Der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an diesem Recht, die einen Verletzer gemeinsam auf Ersatz des ihnen aus einer Verletzung des Schutzrechts entstandenen Schadens in Anspruch nehmen, sind notwendige Streitgenossen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht dem Inhaber eines Patents oder eines vergleichbaren Schutzrechts neben dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz bei einer Verletzung des Schutzrechts ein eigener Schadensersatzanspruch zu, wenn ihm durch die Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist. Diese Voraussetzung ist, wie der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit einem insoweit im Wesentlichen inhaltsgleichen Lizenzvertrag entschieden hat, auch dann erfüllt, wenn der Lizenznehmer als Gegenleistung für die Einräumung des Nutzungsrechts eine Verpflichtung zum Bezug von Waren übernommen hat.
Der Schutzrechtsinhaber und der Lizenznehmer können auch in solchen Fällen den ihnen entstandenen Schaden nach der Lizenzanalogie oder anhand des Verletzergewinns berechnen. Sie sind auch in diesem Fall nicht Mitgläubiger im Sinne von § 432 BGB, sondern können ihre Ansprüche unabhängig voneinander geltend machen. Um zu gewährleisten, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als eine angemessene Lizenzgebühr zahlen bzw. nicht mehr als den von ihm erzielten Gewinn herausgeben muss, haben die Geschädigten bei getrennter Geltendmachung jedoch darzulegen, welcher Teil des Gesamtschadens jeweils auf sie entfällt. Alternativ steht es ihnen frei, gemeinsam den gesamten Schaden geltend zu machen und intern aufzuteilen, sei es durch gemeinsame Klage, sei es durch Abtretung der Ansprüche an einen der Berechtigten.
Notwendige Streitgenossenschaft liegt nach § 62 Abs. 1 Fall 2 ZPO vor, wenn ein Recht aus materiellrechtlichen Gründen nur von mehreren Berechtigten oder gegen mehrere Verpflichtete gemeinsam ausgeübt werden darf, die Klage also wegen fehlender Prozessführungsbefugnis abgewiesen werden müsste, wenn sie nur von einem einzelnen Mitberechtigten oder gegen einen einzelnen Mitverpflichteten erhoben würde.
Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn der Schutzrechtsinhaber und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz gemeinsam auf Herausgabe des vollen Verletzergewinns klagen. Eine solche Klage hat nur dann Erfolg, wenn sie von beiden Berechtigten gemeinsam erhoben wird. § 432 Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach jeder Gläubiger verlangen kann, dass der Schuldner die gesamte Leistung an alle Gläubiger gemeinsam erbringt, ist nicht anwendbar, weil Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer nach der bereits zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht Mitgläubiger im Sinne dieser Vorschrift sind, sondern den jeweils auf sie entfallenden Schaden unabhängig voneinander geltend machen können. Wenn sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen und stattdessen gegenüber dem Verletzer den Ersatz des gesamten Schadens fordern, um den Ersatzbetrag im Innenverhältnis untereinander aufteilen zu können, sind sie aber, sofern sie nicht den Weg über eine Abtretung beschreiten, darauf angewiesen, sich über eine gemeinsame Geltendmachung ihrer Ansprüche zu verständigen und gemeinsam gegen den Verletzer vorzugehen. In diesem gemeinsamen Vorgehen liegt nicht nur eine prozessuale Anspruchshäufung im Sinne der §§ 59, 60 und 260 ZPO. Die Klage ist vielmehr auf ein anderes Ziel gerichtet, weil die Berechtigten nicht die Herausgabe von jeweils einem Teil des Gewinns an jeden einzelnen von ihnen, sondern die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr oder die Herausgabe des gesamten Verletzergewinns an beide gemeinsam fordern. Ein auf dieses Ziel gerichteter Anspruch hat materiellrechtlich zur Voraussetzung, dass die Berechtigten sich über diese Art der Geltendmachung einigen und den Anspruch gemeinsam geltend machen. Damit sind sie im Prozess notwendige Streitgenossen.
Die Bejahung einer notwendigen Streitgenossenschaft führ auch nicht zu unlösbaren Folgeproblemen, wenn sich die Berechtigten über die Art der Schadensberechnung nicht einigen können oder wenn einer von ihnen die Berechnungsart im Lauf des Rechtsstreits ändern oder den ihm entstandenen Schaden separat geltend machen will. Wenn sich mehrere Berechtigte darauf verständigen, ihren Schaden gemeinsam geltend zu machen, müssen sie sich auch darüber einigen, in welcher Weise sie den Schaden berechnen wollen. Auch spätere Änderungen der Berechnungsart können grundsätzlich nur von allen Berechtigten gemeinsam vorgenommen werden. Ein nachträgliches Abrücken von der gemeinsamen Geltendmachung ist nur zulässig, wenn die getroffene Einigung über die gemeinsame Vorgehensweise wirksam geändert oder aufgehoben wird. Auch hierzu bedarf es grundsätzlich der Mitwirkung aller zum Schadensersatz Berechtigten.
Die notwendige Streitgenossenschaft hat gemäß § 62 Abs. 2 ZPO zur Folge, dass ein Streitgenosse auch dann weiter am Verfahren zu beteiligen ist, wenn er gegen eine Instanzentscheidung kein Rechtsmittel eingelegt hat.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. Januar 2012 – X ZR 94/10 – Tintenpatrone II
