Streitgenossenschaft bei Patentverletzungen

Der Inhab­er eines Patents oder Gebrauchsmusters und der Inhab­er ein­er auss­chließlichen Lizenz an diesem Recht, die einen Ver­let­zer gemein­sam auf Ersatz des ihnen aus ein­er Ver­let­zung des Schutzrechts ent­stande­nen Schadens in Anspruch nehmen, sind notwendi­ge Stre­itgenossen.

Streitgenossenschaft bei Patentverletzungen

Nach der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs ste­ht dem Inhab­er eines Patents oder eines ver­gle­ich­baren Schutzrechts neben dem Inhab­er ein­er auss­chließlichen Lizenz bei ein­er Ver­let­zung des Schutzrechts ein eigen­er Schadenser­satzanspruch zu, wenn ihm durch die Ver­let­zung­shand­lung ein eigen­er Schaden ent­standen ist. Diese Voraus­set­zung ist, wie der Bun­des­gericht­shof im Zusam­men­hang mit einem insoweit im Wesentlichen inhalts­gle­ichen Lizen­zver­trag entsch­ieden hat, auch dann erfüllt, wenn der Lizen­znehmer als Gegen­leis­tung für die Ein­räu­mung des Nutzungsrechts eine Verpflich­tung zum Bezug von Waren über­nom­men hat.

Der Schutzrechtsin­hab­er und der Lizen­znehmer kön­nen auch in solchen Fällen den ihnen ent­stande­nen Schaden nach der Lizen­zanalo­gie oder anhand des Ver­let­zergewinns berech­nen. Sie sind auch in diesem Fall nicht Mit­gläu­biger im Sinne von § 432 BGB, son­dern kön­nen ihre Ansprüche unab­hängig voneinan­der gel­tend machen. Um zu gewährleis­ten, dass der Ver­let­zer ins­ge­samt nicht mehr als eine angemessene Lizen­zge­bühr zahlen bzw. nicht mehr als den von ihm erziel­ten Gewinn her­aus­geben muss, haben die Geschädigten bei getren­nter Gel­tend­machung jedoch darzule­gen, welch­er Teil des Gesamtschadens jew­eils auf sie ent­fällt. Alter­na­tiv ste­ht es ihnen frei, gemein­sam den gesamten Schaden gel­tend zu machen und intern aufzuteilen, sei es durch gemein­same Klage, sei es durch Abtre­tung der Ansprüche an einen der Berechtigten.

Notwendi­ge Stre­itgenossen­schaft liegt nach § 62 Abs. 1 Fall 2 ZPO vor, wenn ein Recht aus materiell­rechtlichen Grün­den nur von mehreren Berechtigten oder gegen mehrere Verpflichtete gemein­sam aus­geübt wer­den darf, die Klage also wegen fehlen­der Prozess­führungs­befug­nis abgewiesen wer­den müsste, wenn sie nur von einem einzel­nen Mit­berechtigten oder gegen einen einzel­nen Mitverpflichteten erhoben würde.

Diese Voraus­set­zun­gen sind erfüllt, wenn der Schutzrechtsin­hab­er und der Inhab­er ein­er auss­chließlichen Lizenz gemein­sam auf Her­aus­gabe des vollen Ver­let­zergewinns kla­gen. Eine solche Klage hat nur dann Erfolg, wenn sie von bei­den Berechtigten gemein­sam erhoben wird. § 432 Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach jed­er Gläu­biger ver­lan­gen kann, dass der Schuld­ner die gesamte Leis­tung an alle Gläu­biger gemein­sam erbringt, ist nicht anwend­bar, weil Schutzrechtsin­hab­er und Lizen­znehmer nach der bere­its zitierten Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs nicht Mit­gläu­biger im Sinne dieser Vorschrift sind, son­dern den jew­eils auf sie ent­fal­l­en­den Schaden unab­hängig voneinan­der gel­tend machen kön­nen. Wenn sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen und stattdessen gegenüber dem Ver­let­zer den Ersatz des gesamten Schadens fordern, um den Ersatz­be­trag im Innen­ver­hält­nis untere­inan­der aufteilen zu kön­nen, sind sie aber, sofern sie nicht den Weg über eine Abtre­tung beschre­it­en, darauf angewiesen, sich über eine gemein­same Gel­tend­machung ihrer Ansprüche zu ver­ständi­gen und gemein­sam gegen den Ver­let­zer vorzuge­hen. In diesem gemein­samen Vorge­hen liegt nicht nur eine prozes­suale Anspruchshäu­fung im Sinne der §§ 59, 60 und 260 ZPO. Die Klage ist vielmehr auf ein anderes Ziel gerichtet, weil die Berechtigten nicht die Her­aus­gabe von jew­eils einem Teil des Gewinns an jeden einzel­nen von ihnen, son­dern die Zahlung ein­er angemesse­nen Lizen­zge­bühr oder die Her­aus­gabe des gesamten Ver­let­zergewinns an bei­de gemein­sam fordern. Ein auf dieses Ziel gerichteter Anspruch hat materiell­rechtlich zur Voraus­set­zung, dass die Berechtigten sich über diese Art der Gel­tend­machung eini­gen und den Anspruch gemein­sam gel­tend machen. Damit sind sie im Prozess notwendi­ge Stre­itgenossen.

Die Bejahung ein­er notwendi­gen Stre­itgenossen­schaft führ auch nicht zu unlös­baren Fol­geprob­le­men, wenn sich die Berechtigten über die Art der Schadens­berech­nung nicht eini­gen kön­nen oder wenn ein­er von ihnen die Berech­nungsart im Lauf des Rechtsstre­its ändern oder den ihm ent­stande­nen Schaden sep­a­rat gel­tend machen will. Wenn sich mehrere Berechtigte darauf ver­ständi­gen, ihren Schaden gemein­sam gel­tend zu machen, müssen sie sich auch darüber eini­gen, in welch­er Weise sie den Schaden berech­nen wollen. Auch spätere Änderun­gen der Berech­nungsart kön­nen grund­sät­zlich nur von allen Berechtigten gemein­sam vorgenom­men wer­den. Ein nachträglich­es Abrück­en von der gemein­samen Gel­tend­machung ist nur zuläs­sig, wenn die getrof­fene Eini­gung über die gemein­same Vorge­hensweise wirk­sam geän­dert oder aufge­hoben wird. Auch hierzu bedarf es grund­sät­zlich der Mitwirkung aller zum Schadenser­satz Berechtigten.

Die notwendi­ge Stre­itgenossen­schaft hat gemäß § 62 Abs. 2 ZPO zur Folge, dass ein Stre­itgenosse auch dann weit­er am Ver­fahren zu beteili­gen ist, wenn er gegen eine Instanzentschei­dung kein Rechtsmit­tel ein­gelegt hat.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 24. Jan­u­ar 2012 – X ZR 94/10 – Tin­ten­pa­trone II

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