Mit­er­fin­der, die Mit­be­rech­ti­gung am Patent – und die Vindikationsklage

Da der einem Mit­er­fin­der zuste­hen­de Anspruch auf Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung an einem Patent ein bloß wesens­glei­ches Minus zum Anspruch des Mit­er­fin­ders auf Über­tra­gung des Voll­rechts dar­stellt^[1], steht der Zuläs­sig­keit der Erhe­bung einer Kla­ge auf Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung im Fal­le einer bereits zwi­schen den Par­tei­en rechts­hän­gi­gen, auf Über­tra­gung des Voll­rechts gerich­te­ten Kla­ge der Ein­wand ander­wei­ti­ger Rechts­hän­gig­keit ent­ge­gen (§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Die Klar­stel­lung eines Mit­er­fin­ders, sei­ne Vin­di­ka­ti­ons­kla­ge sei exklu­siv auf die Über­tra­gung des Voll­rechts gerich­tet, hin­dert das Gericht mit Blick auf § 308 Abs. 1 ZPO nur dann dar­an, ihm das Minus zuzu­spre­chen (d.h. den Beklag­ten unter Kla­ge­ab­wei­sung im Übri­gen zur Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung am Patent zu ver­ur­tei­len), wenn der Klä­ger an der betref­fen­den Ein­schrän­kung ein sach­lich aner­ken­nens­wer­tes Inter­es­se hat. Ein sol­ches aner­ken­nens­wer­tes Inter­es­se liegt nicht allein in dem Umstand begrün­det, dass mit der blo­ßen Mit­be­rech­ti­gung im Ver­gleich zum Voll­recht weni­ger mate­ri­ell-recht­li­che Kom­pe­ten­zen einhergehen.

Ist zwi­schen den­sel­ben Par­tei­en eine Kla­ge auf Über­tra­gung des Voll­rechts rechts-hän­gig, fehlt es jeden­falls am Rechts­schutz­be­dürf­nis für die Erhe­bung einer sepa­ra­ten Kla­ge auf Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung, da das letzt­ge­nann­te Kla­ge­ziel ein­fa­cher und kos­ten­güns­ti­ger erreicht wer­den kann, indem die Fra­ge der Mit­be­rech­ti­gung in dem bereits rechts­hän­gi­gen Rechts­streit geklärt wird.

Gemäß der in § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO gere­gel­ten Rechts­hän­gig­keits­sper­re darf die rechts­hän­gi­ge Streit­sa­che unter den­sel­ben Par­tei­en nicht gleich­zei­tig ein wei­te­res Mal bei dem­sel­ben oder einem ande­ren Gericht anhän­gig gemacht wer­den. Die dop­pel­te Rechts­hän­gig­keit führt zur Abwei­sung der zwei­ten Kla­ge als unzu­läs­sig, wobei es allein dar­auf ankommt, wel­che der bei­den Kla­gen zuerst rechts­hän­gig gewor­den ist^[2]. Die bereits bestehen­de Rechts­hän­gig­keit stellt eine nega­ti­ve Pro­zess­vor­aus­set­zung bzw. ein Pro­zess­hin­der­nis dar, die/​das in jeder Lage des Ver­fah­rens von Amts wegen zu beach­te­nist^[3].

Weil die Rechts­hän­gig­keits­sper­re gem. § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO in sub­jek­ti­ver Hin­sicht den­sel­ben Umfang hat wie die mate­ri­el­le Rechts­kraft, wirkt sie auch gegen­über den­je­ni­gen Per­so­nen, auf die sich die mate­ri­el­le Rechts­kraft nach §§ 325 ff. ZPO erstreckt^[4]. Aner­kann­ter­ma­ßen muss im Fal­le einer Pro­zess­füh­rung durch eine Par­tei kraft Amtes der Rechts­trä­ger dem­entspre­chend ein das ver­wal­te­te Ver­mö­gen betref­fen­des Urteil für und gegen sich gel­ten las­sen^[5]. Nament­lich gilt dies für gericht­li­che Ent­schei­dun­gen gegen­über dem Insol­venz­ver­wal­ter (§ 80 InsO)^[6], d.h. ein Urteil, das in einem auf­ge­nom­me­nen Ver­fah­ren gegen­über dem Ver­wal­ter ergeht, bewirkt Rechts­kraft auch gegen­über dem Schuld­ner sowie umgekehrt.

Das Erfor­der­nis der Iden­ti­tät der Streit­ge­gen­stän­de deckt sich in sei­ner Reich­wei­te mit dem aus der mate­ri­el­len Rechts­kraft fol­gen­den Wie­der­ho­lungs­ver­bot („ne bis in idem“). Zwar begrün­det eine blo­ße Iden­ti­tät mit einer auch im Par­al­lel­pro­zess auf­tre­ten­den Vor­fra­ge – eben­so wenig wie die blo­ße Gefahr kol­li­die­ren­der Ent­schei­dun­gen – noch kei­ne unzu­läs­si­ge dop­pel­te Rechts­hän­gig­keit^[7]. Die objek­ti­ve Reich­wei­te der Rechts­hän­gig­keits­sper­re hängt viel­mehr vom auch hier maß­geb­li­chen all­ge­mei­nen Streit­ge­gen­stands­be­griff ab, so dass objek­ti­ve Iden­ti­tät gege­ben ist, wenn Kla­ge­an­trag und Lebens­sach­ver­halt im zwei­ten mit dem ers­ten Pro­zess über­ein­stim­men, wäh­rend bei­spiels­wei­se unter­schied­li­che Anträ­ge bei iden­ti­schem Sach­ver­halt das Ein­grei­fen der Rechts­hän­gig­keits­sper­re aus­schlie­ßen^[8]

Rich­tig ist zwar, dass das Gericht gemäß § 308 Abs. 1 S. 1 ZPO nicht befugt ist, einer Par­tei etwas zuzu­spre­chen, was die­se nicht bean­tragt hat. Im vor­lie­gen­den Zusam­men­hang muss aller­dings beach­tet wer­den, dass der einem Mit­er­fin­der zuste­hen­de mate­ri­ell-recht­li­che Anspruch auf Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung^[9] sei­ner Rechts­na­tur nach ein bloß wesens­glei­ches Minus zu dem Anspruch auf Über­tra­gung des Voll­rechts dar­stellt^[10]. Im Ergeb­nis nicht anders ver­hält es sich mit dem Anspruch auf Über­tra­gung des Voll­rechts im Ver­hält­nis zum Anspruch auf Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung^[11]. Das Gericht ist mit Blick auf die­se Rechts­na­tur des Anspruchs auf Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung als wesens­glei­ches Minus zum Anspruch auf Voll­rechts­über­tra­gung daher grund­sätz­lich nicht nur berech­tigt, son­dern ver­pflich­tet, einen Anspruch auf Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung zu prü­fen, wenn sich die in ers­ter Linie begehr­te Voll­rechts­über­tra­gung als zu weit­ge­hend erweist^[12]. Eben­so ist es im Zivil­pro­zess­recht ein­hel­li­ge Mei­nung, dass der in § 308 Abs. 1 S. 1 ZPO ent­hal­te­ne Grund­satz „ne in ultra peti­ta“ das Gericht zwar hin­dert, ein Mai­us oder ein Aliud im Ver­gleich zum Antrag zuzu­spre­chen, nicht aber ein Minus zuzu­er­ken­nen^[13]. Dem­entspre­chend ist ein Kla­ge­an­trag im Regel­fall nicht nur auf die Ver­ur­tei­lung des Beklag­ten im Sin­ne eines „alles oder nichts“ gerich­tet, son­dern auch auf eine Ver­ur­tei­lung auf ein Weni­ger, wenn ein Mehr nicht erreich­bar ist. Dies ist im All­ge­mei­nen so ein­deu­tig, dass Zwei­fel nicht auf­kom­men kön­nen und der Rich­ter – anders als in 1. Instanz des Par­al­lel­ver­fah­rens gesche­hen – auch nicht ver­pflich­tet ist, ent­spre­chen­de Fra­gen an einen Klä­ger zu stel­len^[14].

Im vor­lie­gen­den Fal­le weist das Klä­ger­ver­hal­ten gera­de die Beson­der­heit auf, dass die Klä­ge­rin im Par­al­lel­ver­fah­ren aus­drück­lich erklärt hat, aus­schließ­lich die vol­le Ver­ur­tei­lung der Beklag­ten und kei­ne Ver­ur­tei­lung zur Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung zu begeh­ren. Wie jedoch sol­che auf die Durch­set­zung einer Maxi­mal­for­de­rung gerich­te­te Kla­ge­be­geh­ren unter gleich­zei­ti­ger Aus­klam­me­rung eines im Kla­ge­an­trag an sich zugleich ent­hal­te­nen Minus pro­zes­su­al zu hand­ha­ben sind, wird in Recht­spre­chung und Lite­ra­tur kei­nes­wegs ein­heit­lich beur­teilt. Zwar wird viel­fach in der Tat ver­tre­ten, dass in einem sol­chen Fal­le der Wil­le des Klä­gers zwin­gend beach­tet wer­den müs­se und daher die Zuer­ken­nung des an sich mit­er­fass­ten Minus zu unter­blei­ben habe^[15]. Dem­ge­gen­über wird von ande­ren eine ent­spre­chen­de Bin­dung gene­rell ver­neint^[16] oder vom Bestehen eines ent­spre­chen­den sach­li­chen Inter­es­ses abhän­gig gemacht^[17].

Das Ober­lan­des­ge­richt Düs­sel­dorf schließt sich der Auf­fas­sung an, wonach jeden­falls ohne ein sach­lich aner­ken­nens­wer­tes Inter­es­se des Klä­gers die Beschrän­kung der Prü­fungs­kom­pe­tenz des Gerichts auf die Berech­ti­gung des Kla­ge­be­geh­rens als Gan­zes unter gene­rel­lem Aus­schluss eines Teilob­sie­gens unbe­acht­lich ist. Dafür spricht zunächst, dass die Ableh­nung eines teil­wei­sen Zuspre­chens in aller Regel dazu führt, dass auf die­se Wei­se der Streit nur unvoll­stän­dig besei­tigt wird, weil im Fal­le einer Kla­ge­ab­wei­sung dann offen blie­be, ob über­haupt nichts oder zumin­dest ein Minus geschul­det ist, und daher kein end­gül­ti­ger Rechts­frie­den geschaf­fen wür­de^[18]. Dabei ver­kennt das Ober­lan­des­ge­richt nicht, dass u.a. die Rege­lung des § 308 ZPO die grund­sätz­li­che Dis­po­si­ti­ons­frei­heit der Par­tei­en in Bezug auf den Streit­ge­gen­stand zum Aus­druck bringt. Die­se wird aller­dings zum Einen nicht in jeder Hin­sicht gewährt, son­dern § 308 ZPO ver­bie­tet aus­drück­lich nur die Zuer­ken­nung eines Mai­us bzw. Aliuds. Zum Ande­ren ist der im Zivil­pro­zess gel­ten­de Grund­satz des Gebo­tes der Pro­zess­öko­no­mie zu beach­ten, wes­halb die will­kür­li­che, mit­tels einer geküns­tel­ten Ein­schrän­kung der Kla­ge­an­trä­ge erzwun­ge­ne Füh­rung meh­re­rer Pro­zes­se über den­sel­ben Lebens­sach­ver­halt in meh­re­ren Ein­zel­ver­fah­ren zu unter­bin­den ist, soweit nicht aus­nahms­wei­se ein sach­li­ches Inter­es­se an einer sol­chen Vor­ge­hens­wei­se besteht. Wäre näm­lich z.B. eine Beschrän­kung des Antra­ges auf eine Voll­rechts­über­tra­gung ohne jed­we­des sach­li­ches Inter­es­se mög­lich, könn­te die Dis­po­si­ti­ons­frei­heit des Klä­gers der­art auf die Spit­ze getrie­ben wer­den, dass eine Viel­zahl von Pro­zes­sen über den­sel­ben Lebens­sach­ver­halt geführt wer­den könn­te, in denen (simul­tan oder suk­zes­si­ve) unter­schied­li­che, ganz kon­kret bezif­fer­te Antei­le am Voll­recht bzw. an einer Gesamt­for­de­rung exklu­siv zu prü­fen wären (z.B. trotz ein­heit­li­chen Lebens­sach­ver­hal­tes: 1. Pro­zess mit dem exklu­si­ven Begeh­ren auf Über­tra­gung des Voll­rechts; 2. Pro­zess mit dem exklu­si­ven Begeh­ren der Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung in Höhe von 4/​5 am Voll­recht; 3. Pro­zess mit exklu­si­vem Begeh­ren der Über­tra­gung von 3/​5 am Voll­recht, usw.). Für eine der­ar­ti­ge mehr­fa­che Inan­spruch­nah­me der Res­sour­cen der Jus­tiz für letzt­lich ein- und das­sel­be qua­li­ta­ti­ve Begeh­ren, das bloß will­kür­lich und künst­lich in quan­ti­ta­ti­ve Antei­le gespal­ten wird, besteht im All­ge­mei­nen auch unter Berück­sich­ti­gung des ver­fas­sungs­recht­lich geschütz­ten Jus­tiz­ge­wäh­rungs­an­spru­ches kein aner­ken­nens­wer­tes Interesse.

Soll­te ent­ge­gen den vor­ste­hend erläu­ter­ten Erwä­gun­gen des Ober­lan­des­ge­richts gleich­wohl von unter­schied­li­chen Streit­ge­gen­stän­den aus­zu­ge­hen und des­halb kei­ne ander­wei­ti­ge Rechts­hän­gig­keit gege­ben sein, wäre die Kla­ge gleich­wohl als unzu­läs­sig abzu­wei­sen, weil es jeden­falls am erfor­der­li­chen Rechts­schutz­be­dürf­nis fehlt, neben dem noch rechts­hän­gi­gen Par­al­lel­ver­fah­ren betref­fend die Über­tra­gung des Voll­rechts noch einen wei­te­ren Rechts­streit anhän­gig zu machen, in dem nun doch die Ein­räu­mung einer Mit­be­rech­ti­gung begehrt wird.

Zwin­gen­de Pro­zess­vor­aus­set­zung für jede Kla­ge ist ein all­ge­mei­nes Rechts­schutz­in­ter­es­se^[19] bzw. Rechts­schutz­be­dürf­nis^[20], also ein schutz­wür­di­ges Inter­es­se an der gericht­li­chen Gel­tend­ma­chung des ein­ge­klag­ten Rechts. Grund­sätz­lich hat jeder Rechts­su­chen­de einen öffent­lich-recht­li­chen Anspruch dar­auf, dass die staat­li­chen Gerich­te sein Anlie­gen sach­lich prü­fen und dar­über ent­schei­den^[21]. Bei Leis­tungs­kla­gen ergibt sich ein Rechts­schutz­be­dürf­nis des­halb regel­mä­ßig schon aus der Nicht­er­fül­lung des behaup­te­ten mate­ri­el­len Anspruchs^[22]. Es bedarf daher beson­de­rer Grün­de, die aus­nahms­wei­se die Ver­nei­nung eines Rechts­schutz­be­dürf­nis­ses recht­fer­ti­gen. Das Rechts­schutz­be­dürf­nis fehlt ins­be­son­de­re dann, wenn das ver­folg­te Begeh­ren auf einem ein­fa­che­ren Weg zu erlan­gen ist^[23]. Hier­bei ist die Zweck­mä­ßig­keit bei­der pro­zes­sua­ler Alter­na­ti­ven zu ver­glei­chen. Auf einen ver­fah­rens­mä­ßig unsi­che­ren Weg darf der Rechts­su­chen­de nicht ver­wie­sen wer­den. Ein schnel­le­res und bil­li­ge­res Mit­tel des Rechts­schut­zes lässt das berech­tig­te Inter­es­se für eine Kla­ge nur ent­fal­len, sofern es wenigs­tens ver­gleich­bar sicher oder wir­kungs­voll alle erfor­der­li­chen Rechts­schutz­zie­le her­bei­füh­ren kann^[24].

Ober­lan­des­ge­richt Düs­sel­dorf, Urteil vom 9. Okto­ber 2014 – I ‑15 U 27/​14

1. BGH, GRUR 2006, 747 – Schneid­bren­ner­strom­dü­se[↩]
2. vgl. Becker-Eber­hard, in: Münch­Komm, ZPO, 4. A., 2013, § 261 Rn 42[↩]
3. BGH, NJW 2001, 3713 m.w.N.[↩]
4. RGZ 52, 260; OLG Koblenz, NJW-RR 1990, 1023; Bacher, in: Beck-OK/Z­PO, § 261 Rn 17; Zöller/​Greger, ZPO, 30. A., § 261 Rn 8a[↩]
5. Gott­wald, in: MünchKomm/​ZPO, a.a.O., § 325 Rn 50; Gru­ber, in: BeckOK/​ZPO, § 325 Rn 38.1[↩]
6. Gott­wald, in: MünchKomm/​ZPO, a.a.O., § 325 Rn 50; Schu­ma­cher, in: MünchKomm/​InsO, § 85 Rn 17[↩]
7. BGH NJW-RR 2010, 640, 641; Zöller/​Greger, a.a.O., § 261 Rn. 10[↩]
8. BGHZ 7, 268, 271 = NJW 1952, 1375; Becker-Eber­hard, in: MünchKomm/​ZPO, a.a.O., § 261 Rn 55 ff.[↩]
9. vgl. dazu BGH, GRUR 1971, 210, 213 – Wild­biss­ver­hin­de­rung; BGHZ 73, S. 342 f. = GRUR 1979, 540 – Bie­der­mei­er­man­schet­ten; vgl. Benkard/​Melullis, PatG, 10. A., § 6 Rn 34a; Busse/​Keukenshrijver, PatG, 7. Aufl., § 6 Rdnr 40[↩]
10. GRUR 2001, 226 – Rol­len­an­triebs­ein­heit; BGHZ 167, 166 = GRUR 2006, 747 – Schneid­bren­ner­strom­dü­se[↩]
11. BGH, GRUR 2006, 747 – Schneid­bren­ner­strom­dü­se unter Hin­weis auf die Pro­zess­öko­no­mie und den Umfang des auf Über­tra­gung des Voll­rechts gerich­te­ten Über­tra­gungs­an­spruchs; eben­so Lei­pold, in: Stein/​Jonas, ZPO, 22. A., Bd. 4, § 308 Rn 17; Tho­le, in: Prütting/​Gehrlein, ZPO, 5. A., § 308 Rn 9[↩]
12. vgl. BGH, GRUR 2006, 747 – Schneid­bren­ner­strom­dü­se[↩]
13. statt aller: Musielak, in: MünchKomm/​ZPO, § 308 Rn 8 m.w.N.[↩]
14. vgl. Musielak, in: MünchKomm/​ZPO, § 308 Rn 8 m.w.N.[↩]
15. so Baumbach/​Lauterbach/​Albers/​Hartmann, ZPO, 71. A., § 308 Rn 7; Fen­ge, in: JR 1974, 68, 69 (zur Fra­ge einer Zug-um-Zug-Ver­ur­tei­lung anstatt unein­ge­schränk­ter Ver­ur­tei­lung); Musielak/​Musielak, ZPO, 11. A., § 308 Rn 6; der­sel­be, in: MünchKomm/​ZPO, 4. A., § 308 Rn 8; Ren­sen, in: Wieczorek/​Schütze, ZPO, 3. A., § 308 Rn 13[↩]
16. Lei­pold, in: Stein/​Jonas, ZPO, 22. A., Bd. 4, § 308 Rn 21[↩]
17. Saen­ger, ZPO, Hand­kom­men­tar, 4. A., § 308 Rn 6[↩]
18. vgl. Lei­pold, in: Stein/​Jonas, ZPO, 22. A., Bd. 4, § 308 Rn 21[↩]
19. BGH NJW-RR 1989, 263, 264[↩]
20. BGH NJW 1999, 1337, 1338[↩]
21. BGH NJW 1996, 2036, 2037[↩]
22. BGH NJW 2013, 464 Rn 51; NJW 2010, 1135 Rn 7[↩]
23. BGH NJW-RR 2010, 19 Rn 20[↩]
24. BGH NJW 1994, 1351, 1352; NJW-RR 2009, 1148 Rn 6[↩]