Miterfinder, die Mitberechtigung am Patent — und die Vindikationsklage

Da der einem Miterfind­er zuste­hende Anspruch auf Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung an einem Patent ein bloß wesens­gle­ich­es Minus zum Anspruch des Miterfind­ers auf Über­tra­gung des Voll­rechts darstellt1, ste­ht der Zuläs­sigkeit der Erhe­bung ein­er Klage auf Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung im Falle ein­er bere­its zwis­chen den Parteien recht­shängi­gen, auf Über­tra­gung des Voll­rechts gerichteten Klage der Ein­wand ander­weit­iger Recht­shängigkeit ent­ge­gen (§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Die Klarstel­lung eines Miterfind­ers, seine Vin­dika­tion­sklage sei exk­lu­siv auf die Über­tra­gung des Voll­rechts gerichtet, hin­dert das Gericht mit Blick auf § 308 Abs. 1 ZPO nur dann daran, ihm das Minus zuzus­prechen (d.h. den Beklagten unter Klage­ab­weisung im Übri­gen zur Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung am Patent zu verurteilen), wenn der Kläger an der betr­e­f­fend­en Ein­schränkung ein sach­lich anerken­nenswertes Inter­esse hat. Ein solch­es anerken­nenswertes Inter­esse liegt nicht allein in dem Umstand begrün­det, dass mit der bloßen Mit­berech­ti­gung im Ver­gle­ich zum Voll­recht weniger materiell-rechtliche Kom­pe­ten­zen ein­herge­hen.

Ist zwis­chen densel­ben Parteien eine Klage auf Über­tra­gung des Voll­rechts rechts-hängig, fehlt es jeden­falls am Rechtss­chutzbedürf­nis für die Erhe­bung ein­er sep­a­rat­en Klage auf Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung, da das let­zt­ge­nan­nte Klageziel ein­fach­er und kostengün­stiger erre­icht wer­den kann, indem die Frage der Mit­berech­ti­gung in dem bere­its recht­shängi­gen Rechtsstre­it gek­lärt wird.

Gemäß der in § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO geregel­ten Recht­shängigkeitssperre darf die recht­shängige Stre­it­sache unter densel­ben Parteien nicht gle­ichzeit­ig ein weit­eres Mal bei dem­sel­ben oder einem anderen Gericht anhängig gemacht wer­den. Die dop­pelte Recht­shängigkeit führt zur Abweisung der zweit­en Klage als unzuläs­sig, wobei es allein darauf ankommt, welche der bei­den Kla­gen zuerst recht­shängig gewor­den ist2. Die bere­its beste­hende Recht­shängigkeit stellt eine neg­a­tive Prozessvo­raus­set­zung bzw. ein Prozesshin­der­nis dar, die/das in jed­er Lage des Ver­fahrens von Amts wegen zu beacht­enist3.

Weil die Recht­shängigkeitssperre gem. § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO in sub­jek­tiv­er Hin­sicht densel­ben Umfang hat wie die materielle Recht­skraft, wirkt sie auch gegenüber den­jeni­gen Per­so­n­en, auf die sich die materielle Recht­skraft nach §§ 325 ff. ZPO erstreckt4. Anerkan­nter­maßen muss im Falle ein­er Prozess­führung durch eine Partei kraft Amtes der Recht­sträger dementsprechend ein das ver­wal­tete Ver­mö­gen betr­e­f­fend­es Urteil für und gegen sich gel­ten lassen5. Namentlich gilt dies für gerichtliche Entschei­dun­gen gegenüber dem Insol­ven­zver­wal­ter (§ 80 InsO)6, d.h. ein Urteil, das in einem aufgenomme­nen Ver­fahren gegenüber dem Ver­wal­ter erge­ht, bewirkt Recht­skraft auch gegenüber dem Schuld­ner sowie umgekehrt.

Das Erforder­nis der Iden­tität der Stre­it­ge­gen­stände deckt sich in sein­er Reich­weite mit dem aus der materiellen Recht­skraft fol­gen­den Wieder­hol­ungsver­bot (“ne bis in idem”). Zwar begrün­det eine bloße Iden­tität mit ein­er auch im Par­al­lel­prozess auftre­tenden Vor­frage — eben­so wenig wie die bloße Gefahr kol­li­dieren­der Entschei­dun­gen — noch keine unzuläs­sige dop­pelte Recht­shängigkeit7. Die objek­tive Reich­weite der Recht­shängigkeitssperre hängt vielmehr vom auch hier maßge­blichen all­ge­meinen Stre­it­ge­gen­stands­be­griff ab, so dass objek­tive Iden­tität gegeben ist, wenn Klageantrag und Lebenssachver­halt im zweit­en mit dem ersten Prozess übere­in­stim­men, während beispiel­sweise unter­schiedliche Anträge bei iden­tis­chem Sachver­halt das Ein­greifen der Recht­shängigkeitssperre auss­chließen8

Richtig ist zwar, dass das Gericht gemäß § 308 Abs. 1 S. 1 ZPO nicht befugt ist, ein­er Partei etwas zuzus­prechen, was diese nicht beantragt hat. Im vor­liegen­den Zusam­men­hang muss allerd­ings beachtet wer­den, dass der einem Miterfind­er zuste­hende materiell-rechtliche Anspruch auf Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung9 sein­er Recht­snatur nach ein bloß wesens­gle­ich­es Minus zu dem Anspruch auf Über­tra­gung des Voll­rechts darstellt10. Im Ergeb­nis nicht anders ver­hält es sich mit dem Anspruch auf Über­tra­gung des Voll­rechts im Ver­hält­nis zum Anspruch auf Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung11. Das Gericht ist mit Blick auf diese Recht­snatur des Anspruchs auf Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung als wesens­gle­ich­es Minus zum Anspruch auf Voll­recht­süber­tra­gung daher grund­sät­zlich nicht nur berechtigt, son­dern verpflichtet, einen Anspruch auf Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung zu prüfen, wenn sich die in erster Lin­ie begehrte Voll­recht­süber­tra­gung als zu weit­ge­hend erweist12. Eben­so ist es im Zivil­prozess­recht ein­hel­lige Mei­n­ung, dass der in § 308 Abs. 1 S. 1 ZPO enthal­tene Grund­satz “ne in ultra peti­ta” das Gericht zwar hin­dert, ein Maius oder ein Ali­ud im Ver­gle­ich zum Antrag zuzus­prechen, nicht aber ein Minus zuzuerken­nen13. Dementsprechend ist ein Klageantrag im Regelfall nicht nur auf die Verurteilung des Beklagten im Sinne eines “alles oder nichts” gerichtet, son­dern auch auf eine Verurteilung auf ein Weniger, wenn ein Mehr nicht erre­ich­bar ist. Dies ist im All­ge­meinen so ein­deutig, dass Zweifel nicht aufkom­men kön­nen und der Richter — anders als in 1. Instanz des Par­al­lelver­fahrens geschehen — auch nicht verpflichtet ist, entsprechende Fra­gen an einen Kläger zu stellen14.

Im vor­liegen­den Falle weist das Klägerver­hal­ten ger­ade die Beson­der­heit auf, dass die Klägerin im Par­al­lelver­fahren aus­drück­lich erk­lärt hat, auss­chließlich die volle Verurteilung der Beklagten und keine Verurteilung zur Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung zu begehren. Wie jedoch solche auf die Durch­set­zung ein­er Max­i­mal­forderung gerichtete Klage­begehren unter gle­ichzeit­iger Ausklam­merung eines im Klageantrag an sich zugle­ich enthal­te­nen Minus prozes­su­al zu hand­haben sind, wird in Recht­sprechung und Lit­er­atur keineswegs ein­heitlich beurteilt. Zwar wird vielfach in der Tat vertreten, dass in einem solchen Falle der Wille des Klägers zwin­gend beachtet wer­den müsse und daher die Zuerken­nung des an sich miter­fassten Minus zu unterbleiben habe15. Demge­genüber wird von anderen eine entsprechende Bindung generell verneint16 oder vom Beste­hen eines entsprechen­den sach­lichen Inter­ess­es abhängig gemacht17.

Das Ober­lan­des­gericht Düs­sel­dorf schließt sich der Auf­fas­sung an, wonach jeden­falls ohne ein sach­lich anerken­nenswertes Inter­esse des Klägers die Beschränkung der Prü­fungskom­pe­tenz des Gerichts auf die Berech­ti­gung des Klage­begehrens als Ganzes unter generellem Auss­chluss eines Teilob­siegens unbeachtlich ist. Dafür spricht zunächst, dass die Ablehnung eines teil­weisen Zus­prechens in aller Regel dazu führt, dass auf diese Weise der Stre­it nur unvoll­ständig beseit­igt wird, weil im Falle ein­er Klage­ab­weisung dann offen bliebe, ob über­haupt nichts oder zumin­d­est ein Minus geschuldet ist, und daher kein endgültiger Rechts­frieden geschaf­fen würde18. Dabei verken­nt das Ober­lan­des­gericht nicht, dass u.a. die Regelung des § 308 ZPO die grund­sät­zliche Dis­po­si­tions­frei­heit der Parteien in Bezug auf den Stre­it­ge­gen­stand zum Aus­druck bringt. Diese wird allerd­ings zum Einen nicht in jed­er Hin­sicht gewährt, son­dern § 308 ZPO ver­bi­etet aus­drück­lich nur die Zuerken­nung eines Maius bzw. Ali­uds. Zum Anderen ist der im Zivil­prozess gel­tende Grund­satz des Gebotes der Prozessökonomie zu beacht­en, weshalb die willkür­liche, mit­tels ein­er gekün­stel­ten Ein­schränkung der Klageanträge erzwun­gene Führung mehrerer Prozesse über densel­ben Lebenssachver­halt in mehreren Einzelver­fahren zu unterbinden ist, soweit nicht aus­nahm­sweise ein sach­lich­es Inter­esse an ein­er solchen Vorge­hensweise beste­ht. Wäre näm­lich z.B. eine Beschränkung des Antrages auf eine Voll­recht­süber­tra­gung ohne jed­wedes sach­lich­es Inter­esse möglich, kön­nte die Dis­po­si­tions­frei­heit des Klägers der­art auf die Spitze getrieben wer­den, dass eine Vielzahl von Prozessen über densel­ben Lebenssachver­halt geführt wer­den kön­nte, in denen (simul­tan oder sukzes­sive) unter­schiedliche, ganz konkret bez­if­ferte Anteile am Voll­recht bzw. an ein­er Gesamt­forderung exk­lu­siv zu prüfen wären (z.B. trotz ein­heitlichen Lebenssachver­haltes: 1. Prozess mit dem exk­lu­siv­en Begehren auf Über­tra­gung des Voll­rechts; 2. Prozess mit dem exk­lu­siv­en Begehren der Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung in Höhe von 4/5 am Voll­recht; 3. Prozess mit exk­lu­sivem Begehren der Über­tra­gung von 3/5 am Voll­recht, usw.). Für eine der­ar­tige mehrfache Inanspruch­nahme der Ressourcen der Jus­tiz für let­ztlich ein- und das­selbe qual­i­ta­tive Begehren, das bloß willkür­lich und kün­stlich in quan­ti­ta­tive Anteile ges­pal­ten wird, beste­ht im All­ge­meinen auch unter Berück­sich­ti­gung des ver­fas­sungsrechtlich geschützten Jus­tizgewährungsanspruch­es kein anerken­nenswertes Inter­esse.

Sollte ent­ge­gen den vorste­hend erläuterten Erwä­gun­gen des Ober­lan­des­gerichts gle­ich­wohl von unter­schiedlichen Stre­it­ge­gen­stän­den auszuge­hen und deshalb keine ander­weit­ige Recht­shängigkeit gegeben sein, wäre die Klage gle­ich­wohl als unzuläs­sig abzuweisen, weil es jeden­falls am erforder­lichen Rechtss­chutzbedürf­nis fehlt, neben dem noch recht­shängi­gen Par­al­lelver­fahren betr­e­f­fend die Über­tra­gung des Voll­rechts noch einen weit­eren Rechtsstre­it anhängig zu machen, in dem nun doch die Ein­räu­mung ein­er Mit­berech­ti­gung begehrt wird.

Zwin­gende Prozessvo­raus­set­zung für jede Klage ist ein all­ge­meines Rechtss­chutz­in­ter­esse19 bzw. Rechtss­chutzbedürf­nis20, also ein schutzwürdi­ges Inter­esse an der gerichtlichen Gel­tend­machung des eingeklagten Rechts. Grund­sät­zlich hat jed­er Rechtssuchende einen öffentlich-rechtlichen Anspruch darauf, dass die staatlichen Gerichte sein Anliegen sach­lich prüfen und darüber entschei­den21. Bei Leis­tungskla­gen ergibt sich ein Rechtss­chutzbedürf­nis deshalb regelmäßig schon aus der Nichter­fül­lung des behaupteten materiellen Anspruchs22. Es bedarf daher beson­der­er Gründe, die aus­nahm­sweise die Vernei­n­ung eines Rechtss­chutzbedürfniss­es recht­fer­ti­gen. Das Rechtss­chutzbedürf­nis fehlt ins­beson­dere dann, wenn das ver­fol­gte Begehren auf einem ein­facheren Weg zu erlan­gen ist23. Hier­bei ist die Zweck­mäßigkeit bei­der prozes­sualer Alter­na­tiv­en zu ver­gle­ichen. Auf einen ver­fahrens­mäßig unsicheren Weg darf der Rechtssuchende nicht ver­wiesen wer­den. Ein schnelleres und bil­ligeres Mit­tel des Rechtss­chutzes lässt das berechtigte Inter­esse für eine Klage nur ent­fall­en, sofern es wenig­stens ver­gle­ich­bar sich­er oder wirkungsvoll alle erforder­lichen Rechtss­chutzziele her­beiführen kann24.

Ober­lan­des­gericht Düs­sel­dorf, Urteil vom 9. Okto­ber 2014 — I -15 U 27/14

1. BGH, GRUR 2006, 747 – Schnei­d­bren­ner­stromdüse [↩]
2. vgl. Beck­er-Eber­hard, in: MünchKomm, ZPO, 4. A., 2013, § 261 Rn 42 [↩]
3. BGH, NJW 2001, 3713 m.w.N. [↩]
4. RGZ 52, 260; OLG Koblenz, NJW-RR 1990, 1023; Bach­er, in: Beck-OK/ZPO, § 261 Rn 17; Zöller/Greger, ZPO, 30. A., § 261 Rn 8a [↩]
5. Gottwald, in: MünchKomm/ZPO, a.a.O., § 325 Rn 50; Gru­ber, in: BeckOK/ZPO, § 325 Rn 38.1 [↩]
6. Gottwald, in: MünchKomm/ZPO, a.a.O., § 325 Rn 50; Schu­mach­er, in: MünchKomm/InsO, § 85 Rn 17 [↩]
7. BGH NJW-RR 2010, 640, 641; Zöller/Greger, a.a.O., § 261 Rn. 10 [↩]
8. BGHZ 7, 268, 271 = NJW 1952, 1375; Beck­er-Eber­hard, in: MünchKomm/ZPO, a.a.O., § 261 Rn 55 ff. [↩]
9. vgl. dazu BGH, GRUR 1971, 210, 213 — Wild­bissver­hin­derung; BGHZ 73, S. 342 f. = GRUR 1979, 540 — Bie­der­meier­man­schet­ten; vgl. Benkard/Melullis, PatG, 10. A., § 6 Rn 34a; Busse/Keukenshrijver, PatG, 7. Aufl., § 6 Rdnr 40 [↩]
10. GRUR 2001, 226 — Rol­lenantrieb­sein­heit; BGHZ 167, 166 = GRUR 2006, 747 – Schnei­d­bren­ner­stromdüse [↩]
11. BGH, GRUR 2006, 747 – Schnei­d­bren­ner­stromdüse unter Hin­weis auf die Prozessökonomie und den Umfang des auf Über­tra­gung des Voll­rechts gerichteten Über­tra­gungsanspruchs; eben­so Leipold, in: Stein/Jonas, ZPO, 22. A., Bd. 4, § 308 Rn 17; Thole, in: Prütting/Gehrlein, ZPO, 5. A., § 308 Rn 9 [↩]
12. vgl. BGH, GRUR 2006, 747 — Schnei­d­bren­ner­stromdüse [↩]
13. statt aller: Musielak, in: MünchKomm/ZPO, § 308 Rn 8 m.w.N. [↩]
14. vgl. Musielak, in: MünchKomm/ZPO, § 308 Rn 8 m.w.N. [↩]
15. so Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 71. A., § 308 Rn 7; Fenge, in: JR 1974, 68, 69 (zur Frage ein­er Zug-um-Zug-Verurteilung anstatt uneingeschränk­ter Verurteilung); Musielak/Musielak, ZPO, 11. A., § 308 Rn 6; der­selbe, in: MünchKomm/ZPO, 4. A., § 308 Rn 8; Rensen, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, 3. A., § 308 Rn 13 [↩]
16. Leipold, in: Stein/Jonas, ZPO, 22. A., Bd. 4, § 308 Rn 21 [↩]
17. Saenger, ZPO, Hand­kom­men­tar, 4. A., § 308 Rn 6 [↩]
18. vgl. Leipold, in: Stein/Jonas, ZPO, 22. A., Bd. 4, § 308 Rn 21 [↩]
19. BGH NJW-RR 1989, 263, 264 [↩]
20. BGH NJW 1999, 1337, 1338 [↩]
21. BGH NJW 1996, 2036, 2037 [↩]
22. BGH NJW 2013, 464 Rn 51; NJW 2010, 1135 Rn 7 [↩]
23. BGH NJW-RR 2010, 19 Rn 20 [↩]
24. BGH NJW 1994, 1351, 1352; NJW-RR 2009, 1148 Rn 6 [↩]