Wenn das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zulässt…

Mit der zulas­sungs­freien Rechts­beschw­erde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann nicht gel­tend gemacht wer­den, eine Zulas­sung der Rechts­beschw­erde durch das Bun­despatent­gericht sei ent­ge­gen § 83 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 MarkenG willkür­lich unterblieben. In ein­er unterbliebe­nen Zulas­sung der Rechts­beschw­erde kann allerd­ings eine Ver­let­zung des Anspruchs auf rechtlich­es Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) und damit ein Ver­fahrens­man­gel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG liegen.

Wenn das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zulässt…

Nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG darf nie­mand seinem geset­zlichen Richter ent­zo­gen wer­den. Der Entzug des geset­zlichen Richters kann durch eine fehler­hafte Anwen­dung von Ver­fahrensvorschriften erfol­gen. Dazu rech­nen die Vorschriften über die Zulas­sung eines Rechtsmit­tels, durch die die Möglichkeit der Anrufung des Rechtsmit­tel­gerichts erst eröffnet wird. Jedoch ist nicht jede fehler­hafte Anwen­dung oder Nicht­beach­tung ein­er Ver­fahrensvorschrift des ein­fachen Rechts über die Rechtsmit­telzu­las­sung zugle­ich eine Ver­fas­sungsver­let­zung. Die Entschei­dung eines Gerichts, ein Rechtsmit­tel nicht zuzu­lassen, ver­stößt nur dann gegen die Gewährleis­tung des geset­zlichen Richters in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, wenn sie willkür­lich erfol­gt1.

Gegen die Entschei­dun­gen der Beschw­erde­se­n­ate des Bun­despatent­gerichts in Marken­sachen, durch die über eine Beschw­erde nach § 66 MarkenG entsch­ieden wird, find­et die Rechts­beschw­erde außer in den Fällen des § 83 Abs. 3 MarkenG nur statt, wenn das Bun­despatent­gericht sie zuge­lassen hat (§ 83 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Da gegen die Entschei­dun­gen des Bun­despatent­gerichts eine Nichtzu­las­sungs­beschw­erde nicht eröffnet ist, entschei­det dieses Gericht abschließend darüber, ob eine durch seine Entschei­dung beschw­erte Partei Rechtsmit­tel zum Bun­des­gericht­shof ein­le­gen kann. Unter­lässt es das Bun­despatent­gericht, die Entschei­dung der Nichtzu­las­sung nachvol­lziehbar zu begrün­den, obwohl eine Zulas­sung nahe­liegt, kommt ein Ver­stoß gegen den geset­zlichen Richter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG in Betra­cht2.

Ein Ver­stoß gegen den geset­zlichen Richter wegen unterblieben­er Zulas­sung der Rechts­beschw­erde kann jedoch die zulas­sungs­freie Rechts­beschw­erde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG nicht begrün­den. Der Bun­des­gericht­shof hat entsch­ieden, dass die Bes­tim­mung des § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG die zulas­sungs­freie Rechts­beschw­erde nur im Fall der nicht vorschriftsmäßi­gen Beset­zung des beschließen­den Gerichts eröffnet und mit ihr nicht all­ge­mein ein Ver­stoß gegen den geset­zlichen Richter gerügt wer­den kann3.

Durch die Eröff­nung der zulas­sungs­freien Rechts­beschw­erde gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG soll sichergestellt wer­den, dass eine Entschei­dung durch einen Bun­des­gericht­shof des Bun­despatent­gerichts getrof­fen wird, der gemäß § 67 Abs. 1 MarkenG als Beschw­erde­se­n­at ein­gerichtet ist und dessen Beset­zung unter Ein­hal­tung der Regeln des Geschäftsverteilungs­plans (§ 21e GVG) und der sen­atsin­ter­nen Mitwirkungsregeln (§ 21g GVG) gebildet wor­den ist. Erfasst wird hier­von die Mitwirkung eines Richters, der nicht hätte mitwirken dür­fen, oder die unterbliebene Mitwirkung eines Richters, der hätte mitwirken müssen. Gegen­stand der Rüge des § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG ist damit die per­son­elle Zusam­menset­zung der Richter­bank4. Deshalb kann mit der zulas­sungs­freien Rechts­beschw­erde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG wed­er ein Ver­stoß gegen die Pflicht zur Vor­lage an den Gericht­shof der Europäis­chen Union nach Art. 267 AEUV noch die unterbliebene Zulas­sung der Rechts­beschw­erde zum Bun­des­gericht­shof gerügt wer­den.

Eine unterbliebene Zulas­sung der Rechts­beschw­erde kann jedoch gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG eine zulas­sungs­freie Rechts­beschw­erde eröff­nen. Dies set­zt voraus, dass die Rechts­beschw­erde erfol­gre­ich rügt, das Bun­despatent­gericht habe unter Ver­stoß gegen den Anspruch auf rechtlich­es Gehör entschei­dungser­he­blich­es Vor­brin­gen des Beschw­erde­führers über­gan­gen, mit dem dieser gel­tend gemacht habe, der Stre­it­fall erfordere eine Zulas­sung der Rechts­beschw­erde nach § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Ver­let­zung des Anspruchs auf rechtlich­es Gehör liegt fern­er vor, wenn das Bun­despatent­gericht die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde unter­lässt, sofern ein gewis­senhafter und kundi­ger Ver­fahrens­beteiligter selb­st unter Berück­sich­ti­gung der Vielzahl vertret­bar­er Recht­sauf­fas­sun­gen damit nach dem bish­eri­gen Ver­fahrens­ablauf nicht zu rech­nen brauchte5.

Ein Ver­stoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs liegt allerd­ings nicht schon allein darin, dass sich aus ein­er Entschei­dung nicht erse­hen lässt, von welchen Erwä­gun­gen sich das Bun­despatent­gericht bei der Entschei­dung hat leit­en lassen, die Rechts­beschw­erde nicht zuzu­lassen. Die Entschei­dung des Bun­despatent­gerichts, die Rechts­beschw­erde nicht zuzu­lassen, ist fachgerichtlich nicht über­prüf­bar und unter­liegt damit keinem ver­fas­sungsrechtlichen Begrün­dungszwang6. Das Bun­despatent­gericht muss deshalb im Regelfall eine unterbliebene Zulas­sung der Rechts­beschw­erde nur begrün­den, wenn ein Ver­fahrens­beteiligter einen entsprechen­den Zulas­sungs­grund gel­tend gemacht hat7.

Nach diesen Maßstäben liegt eine Ver­let­zung des Anspruchs auf rechtlich­es Gehör nicht vor.

Die Marken­in­hab­erin hat die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde zur Beant­wor­tung der Frage angeregt, ob im Rah­men eines Marken­löschungsver­fahrens bei der Frage der orig­inären Schutzfähigkeit eines Zeichens das durch Benutzung geprägte Verkehrsver­ständ­nis und sein Beleg in Form von Verkehrsgutacht­en zu berück­sichti­gen seien, wenn das Zeichen zur Zeit der Ein­tra­gung bere­its im Verkehr benutzt wor­den sei. Weit­er hat­te sie die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde zu der Frage für erforder­lich gehal­ten, ob im Rah­men der Fest­stel­lung des zu ein­er Verkehrs­durch­set­zung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG erforder­lichen Durch­set­zungs­grades die durch Benutzung geprägte Verkehrsauf­fas­sung maßge­blich sei und auf welchen Zeit­punkt es hierzu ankomme. Hier­mit hat sich das Bun­despatent­gericht in der ange­grif­f­e­nen Entschei­dung auseinan­derge­set­zt und begrün­det, warum diese Fra­gen sein­er Auf­fas­sung nach die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde nicht erfordern.

Ein Gehörsver­stoß kann jedoch darin liegen, dass der Marken­in­hab­erin auf­grund der Ver­fahrens­gestal­tung durch das Bun­despatent­gericht die Gele­gen­heit genom­men wor­den ist, zu einem weit­eren die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde recht­fer­ti­gen­den Grund vorzu­tra­gen.

Das Bun­despatent­gericht hat angenom­men, die Beze­ich­nung “SBahn” habe sich nicht im Verkehr im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchge­set­zt. Es han­dele sich um eine glatt beschreibende Sachangabe. Erforder­lich sei deshalb eine nahezu ein­hel­lige Verkehrs­durch­set­zung. Die beteiligten Verkehrskreise im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG seien nicht nur die Nutzer und poten­tiellen Nutzer von Nahverkehrszü­gen, son­dern alle Verkehrsteil­nehmer mit Aus­nahme der­jeni­gen Verkehrskreise, die eine Benutzung des Trans­port­mit­tels “SBahn” kat­e­gorisch ablehn­ten. Eine ein­hel­lige Verkehrs­durch­set­zung sei nach den Ergeb­nis­sen der vorgelegten Verkehrsgutacht­en nicht erre­icht.

Der nach dem Gutacht­en von TNS Infrat­est vom Okto­ber 2009 ermit­telte Zuord­nungs­grad betrage lediglich 48% der Bevölkerung. Von diesem sei unter Berück­sich­ti­gung der Fehler­tol­er­anz ein Abzug von 3, 3% vorzunehmen. Dieser um die Fehler­tol­er­anz ver­ringerte Wert liege deut­lich unter 50%.

Die Rechts­beschw­erde trägt vor, das Bun­despatent­gericht habe in der mündlichen Ver­hand­lung der Marken­in­hab­erin eine Zulas­sung der Rechts­beschw­erde in Aus­sicht gestellt. Dies habe die Marken­in­hab­erin von weit­erem Vor­trag dazu abge­hal­ten, dass die Rechts­beschw­erde auch im Hin­blick auf die Frage der Berück­sich­ti­gung der Fehler­tol­er­anz bei Mei­n­ungs­forschungsgutacht­en zuzu­lassen sei. Ent­ge­gen der Ankündi­gung des Vor­sitzen­den des Beschw­erde­se­n­ats beim Bun­despatent­gericht sei die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde unterblieben. Die Marken­in­hab­erin habe deshalb erst im Rechts­beschw­erde­v­er­fahren Anlass gehabt, zu diesem Gesicht­spunkt und sein­er Entschei­dungser­he­blichkeit vorzu­tra­gen.

Dieses Vor­brin­gen der Rechts­beschw­erde würde, wenn es zuträfe, einen Gehörsver­stoß begrün­den. Hat ein Gericht in der mündlichen Ver­hand­lung eine Entschei­dung als sich­er dargestellt und dadurch einem Ver­fahrens­beteiligten von weit­erem Vor­trag oder weit­eren Erk­lärun­gen abge­hal­ten, begrün­det dies einen Ver­stoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Ein Gericht, das von Hin­weisen an die Partei zur Sach- und Recht­slage oder zum weit­eren Ver­fahrens­gang wieder abrück­en will, muss den Beteiligten Gele­gen­heit zur Stel­lung­nahme geben8. Das­selbe gilt, wenn ein gerichtlich­er Hin­weis nicht hin­re­ichend klar erken­nen lässt, dass er nicht all­ge­mein, son­dern nur bei Vor­liegen weit­er­er beson­der­er Voraus­set­zun­gen gel­ten soll9.

Die von der Rechts­beschw­erde ange­führten Gründe hät­ten für das Bun­despatent­gericht Ver­an­las­sung sein müssen, die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde auch unter diesem Gesicht­spunkt zu erwä­gen. Im Ver­fahren stell­ten sich Rechts­fra­gen von grund­sät­zlich­er Bedeu­tung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Frage, ob bei dem Ergeb­nis eines Mei­n­ungs­forschungsgutacht­ens zum Beleg ein­er Verkehrs­durch­set­zung nach § 8 Abs. 3 MarkenG die Fehler­tol­er­anz zu berück­sichti­gen ist, hat­te zum Zeit­punkt der Entschei­dung des Bun­despatent­gerichts Anfang 2012 grund­sät­zliche Bedeu­tung im Sinne von § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie stellte sich in ein­er unbes­timmten Vielzahl von Fällen sowohl im Ein­tra­gungs- als auch im hier in Rede ste­hen­den Löschungsver­fahren. Das Bun­despatent­gericht hat unter Beru­fung auf seine neue Entschei­dung­sprax­is10 von dem sich aus dem Mei­n­ungs­forschungsgutacht­en ergeben­den Durch­set­zungs­grad die Fehler­tol­er­anz abge­zo­gen. Die Frage, ob die Fehler­tol­er­anz vor­liegend in Höhe von 3, 3% abzuziehen ist, ist in der Lit­er­atur umstrit­ten11. Die Frage war höch­strichter­lich nicht gek­lärt. Der Bun­des­gericht­shof hat­te sie im Anschluss an die vorste­hend wiedergegebene jün­gere Recht­sprechung des Bun­despatent­gerichts zunächst aus­drück­lich offen­ge­lassen12.

Dass der Bun­des­gericht­shof nach dem ange­focht­e­nen Beschluss entsch­ieden hat, bei Verkehrsgutacht­en seien im Ein­tra­gungs- und im Löschungsver­fahren Fehler­tol­er­anzen wed­er durch Zuschläge noch durch Abschläge zu berück­sichti­gen, wenn den Gutacht­en eine aus­re­ichend große Stich­probe zugrunde liegt13, ändert an dieser Beurteilung nichts. Bei der Beant­wor­tung der Frage, ob die Voraus­set­zun­gen für die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde nach § 83 Abs. 2 MarkenG vor­liegen, ist auf den Zeit­punkt der Entschei­dung des Bun­despatent­gerichts abzustellen.

Die Frage, ob die Fehler­tol­er­anz zu berück­sichti­gen ist und ob dies im Löschungsver­fahren zugun­sten des Marken­in­hab­ers zu geschehen hat, ist auch entschei­dungser­he­blich. Der ange­focht­e­nen Entschei­dung ist nicht mit hin­re­ichen­der Sicher­heit zu ent­nehmen, dass das Bun­despatent­gericht unab­hängig von ein­er Berück­sich­ti­gung der Fehler­tol­er­anz in jedem Fall den durch das Mei­n­ungs­forschungsgutacht­en von TNS Infrat­est ermit­tel­ten Durch­set­zungs­grad von 48% im all­ge­meinen Pub­likum für eine Verkehrs­durch­set­zung als nicht aus­re­ichend ange­se­hen hat.

Ein Ver­stoß gegen den Anspruch der Marken­in­hab­erin auf rechtlich­es Gehör durch die Ver­fahrens­gestal­tung des Bun­despatent­gerichts liegt jedoch nicht vor. Dass eines der Mit­glieder des Bun­des­gericht­shofs des Bun­despatent­gerichts während der mündlichen Ver­hand­lung erk­lärt hätte, die Rechts­beschw­erde werde zuge­lassen wer­den, hat sich nicht fest­stellen lassen.

Aus dem Pro­tokoll der mündlichen Ver­hand­lung ergibt sich eine solche Erk­lärung nicht. Daraus ist lediglich ersichtlich, dass die anwaltlichen Vertreter der Marken­in­hab­erin die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde angeregt haben. Das Schweigen des Pro­tokolls bedeutet für sich allein jedoch nicht, dass die von der Rechts­beschw­erde dargelegte Äußerung des Vor­sitzen­den des Beschw­erde­se­n­ates beim Bun­despatent­gericht nicht gefall­en wäre. Für der­ar­tige Erk­lärun­gen des Gerichts gilt die Beweiswirkung des Pro­tokolls gemäß § 165 ZPO nicht. Dass ein Vor­gang allein durch das Pro­tokoll bewiesen wer­den kann, ist danach die Aus­nahme und gilt lediglich für die Beach­tung der “für die mündliche Ver­hand­lung vorgeschriebe­nen Förm­lichkeit­en”, zu denen Äußerun­gen zur Notwendigkeit der Zulas­sung der Rechts­beschw­erde nicht gehören14. Der Marken­in­hab­erin stand mithin die Möglichkeit offen zu beweisen, dass ihr Vor­trag zum Her­gang der mündlichen Ver­hand­lung und zur Erörterung der Frage der Zulas­sung der Rechts­beschw­erde zutr­e­f­fend ist. Diesen Beweis hat sie jedoch nicht führen kön­nen.

Zwar soll sich nach den anwaltlichen Ver­sicherun­gen der Vertreter der Marken­in­hab­erin der Vor­sitzende des zuständi­gen Bun­des­gericht­shofs beim Bun­despatent­gericht ganz zu Beginn der mündlichen Ver­hand­lung entsprechend geäußert haben. Dem Inhalt dieser anwaltlichen Ver­sicherun­gen ste­hen jedoch der Inhalt der auf Ver­an­las­sung des Bun­des­gericht­shofs einge­holten dien­stlichen Stel­lung­nah­men des Vor­sitzen­den und der eines weit­eren an der ange­focht­e­nen Entschei­dung beteiligten Richters ent­ge­gen. Der Vor­sitzende hat sich dahinge­hend erk­lärt, dass er eine Zulas­sung der Rechts­beschw­erde nicht in Aus­sicht gestellt habe. Ein­er der beisitzen­den Richter hat angegeben, die Frage der Zulas­sung der Rechts­beschw­erde sei erörtert wor­den, es sei lediglich zu erken­nen gegeben wor­den, dass der Bun­des­gericht­shof die Frage der Notwendigkeit ein­er Zulas­sung der Rechts­beschw­erde (nochmals) prüfen werde; an eine Zusicherung der Zulas­sung der Rechts­beschw­erde könne er sich nicht erin­nern. Die dritte beteiligte Rich­terin kon­nte sich zwar an den Sach- und Stre­it­stand des Ver­fahrens erin­nern, hat­te jedoch keine Erin­nerun­gen an Äußerun­gen des Vor­sitzen­den Richters zur Frage der Zulas­sung der Rechts­beschw­erde. Auch die anwaltliche Ver­sicherung der Vertreterin der Antrag­stel­lerin des Löschungsver­fahrens bestätigt den Vor­trag der Marken­in­hab­erin zu Äußerun­gen des Vor­sitzen­den des Beschw­erde­se­n­ates des Bun­despatent­gerichts nicht. Im Gegen­teil wird darin eine entsprechende Äußerung aus­drück­lich in Abrede gestellt.

Bei ein­er solchen Sach­lage kann nicht davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass die Zulas­sung der Rechts­beschw­erde in Aus­sicht gestellt wor­den ist. Damit schei­det ein Ver­stoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs aus.

Da das Bun­despatent­gericht die von der Marken­in­hab­erin zur Zulas­sung der Rechts­beschw­erde vor­ge­tra­ge­nen Gründe beschieden und die Marken­in­hab­erin auch nicht in ein­er ihren Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs ver­let­zen­den Weise am Vor­trag zu weit­eren Zulas­sungs­grün­den gehin­dert wor­den ist, liegt auch kein Begrün­dungs­man­gel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG vor, der der Rechts­beschw­erde zum Erfolg ver­helfen kön­nte.

Ohne Erfolg macht die Rechts­beschw­erde gel­tend, das Bun­despatent­gericht habe den Anspruch der Marken­in­hab­erin auf rechtlich­es Gehör dadurch ver­let­zt, dass es dem Gericht­shof der Europäis­chen Union nicht die Frage vorgelegt habe, ob bei glatt beschreiben­den Begrif­f­en eine höhere Verkehrs­durch­set­zung gefordert wer­den könne.

Dazu bedurfte es kein­er Vor­lage an den Gericht­shof der Europäis­chen Union15. Erst recht beste­hen keine Anhalt­spunk­te, dass das Bun­despatent­gericht die Vor­lagepflicht willkür­lich ver­let­zt hat.

Bun­des­gericht­shof, Beschluss vom 22. Mai 2014 — I ZB 34/12

  1. BVer­fGE 19, 38, 42 f.; 87, 282, 284 f.; BVer­fG, WM 2004, 381, 382 []
  2. vgl. BVer­fG, GRUR 2012, 601 Rn.19 []
  3. vgl. BGH, Beschluss vom 03.04.2014 — I ZB 6/12, WRP 2014, 1320 Rn. 15 ff. Schwarzwälder Schinken []
  4. BGH, WRP 2014, 1320 Rn. 17 ff. Schwarzwälder Schinken []
  5. vgl. BGH, WRP 2014, 1320 Rn.19 Schwarzwälder Schinken []
  6. BVer­fGE 50, 287, 289 f., BVer­fG, Beschluss vom 11.02.2008 — 1 BvR 2702/07 5 []
  7. vgl. BVer­fG, GRUR 2012, 601 Rn. 28 []
  8. BGH, Beschluss vom 03.07.2003 — I ZB 36/00, GRUR 2003, 901 Rn. 15 = WRP 2003, 1233MAZ []
  9. BGH, Beschluss vom 09.09.2010 — I ZB 81/09, GRUR 2011, 654 Rn. 15 f. = WRP 2011, 753 — Yoghurt-Gums []
  10. BPatG, GRUR 2007, 324, 329 Kinder; BPatG, Beschluss vom 19.07.2006 32 W (pat) 217/04 24 SCHÜLERHILFE; BPatG, GRUR 2007, 593, 596 Ris­torante; GRUR 2008, 420, 428 ROCHER-Kugel []
  11. für das Ein­tra­gungsver­fahren beja­hend v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblich­er Rechtss­chutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 2. Aufl., § 8 MarkenG Rn. 57; eben­falls vor­sichtig beja­hend Strö­bele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 567; ablehnend Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 351; Pflüger, GRUR Prax 2011, 51, 54 []
  12. BGH, Beschluss vom 02.04.2009 — I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 37 = WRP 2009, 1250 Kinder III; Beschluss vom 09.07.2009 — I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 56 = WRP 2010, 260 ROCHER-Kugel []
  13. vgl. BGH, Beschluss vom 17.10.2013 — I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 38 = WRP 2014, 438 test []
  14. vgl. BGH, Beschluss vom 04.07.2007 — XII ZB 14/07, NJW-RR 2007, 1451 Rn. 6 []
  15. vgl. BGH, Beschluss vom 23.10.2008 — I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Rn. 25 = WRP 2009, 815 Post II; Beschluss vom 09.07.2009 — I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 41 = WRP 2010, 260 ROCHER-Kugel []