Verletzung von MPEG-2-Videokodierungspatenten

Der Bun­des­gericht­shof hat aktuell über ein Patentver­let­zungsver­fahren ver­han­delt und entsch­ieden, das zu ein­er mehrere Ver­fahren umfassenden Klage­serie gehört. Die mit den Kla­gen gel­tend gemacht­en Patente betr­e­f­fen Ver­fahren und Vor­rich­tun­gen zur Kodierung, Über­tra­gung, Spe­icherung und Dekodierung von Videosig­nalen, wie sie beim Her­stellen und Abspie­len von DVD nach dem inter­na­tionalen MPEG-2-Stan­dard Ver­wen­dung find­en.

Verletzung von MPEG-2-Videokodierungspatenten

Alle Kläger haben ihre Klagepatente in einen Patent­pool einge­bracht. Die Beklagte, ein großer, in Griechen­land ansäs­siger DVD-Pro­duzent, hat nicht den von der Poolge­sellschaft ange­bote­nen weltweit­en Stan­dard-Pool­lizen­zver­trag abgeschlossen. Die Ein­räu­mung von der Beklagten stattdessen begehrten nation­al begren­zten Pool-Lizen­zen wurde von der Poolge­sellschaft abgelehnt. Da die Beklagte auch keine nationalen Einzel­lizen­zverträge mit den jew­eili­gen Patentin­hab­ern abgeschlossen hat, die Patentin­hab­er aber den Ver­dacht hat­ten, dass die Beklagte von den Klagepaten­ten in Deutsch­land gle­ich­wohl Gebrauch machte, ver­an­lassten die Klägerin und weit­ere Patentin­hab­er im Jahre 2007 von Deutsch­land aus eine gemein­same Test­bestel­lung bei der Beklagten. Hierzu über­sandte eine Test­bestel­lerin einen DVD-Mas­ter an die Beklagte, die daraus die gewün­scht­en 500 DVD fer­tigte und an die Test­bestel­lerin in Deutsch­land sandte. Daraufhin erhob die Klägerin Patentver­let­zungsklage vor dem Landgericht Düs­sel­dorf. Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben, das Ober­lan­des­gericht die Beru­fung der Beklagten zurück­gewiesen.

Auf die Revi­sion der Beklagten hat der Bun­des­gericht­shof nun­mehr die Klage abgewiesen, soweit die Beklagte auf Schadenser­satz und Auskun­ft über den Umfang patentver­let­zen­der Hand­lun­gen in Anspruch genom­men wurde. Der Bun­des­gericht­shof hat mit dem Ober­lan­des­gericht die inter­na­tionale Zuständigkeit der deutschen Gerichte bejaht, da mit der Klage die Ver­let­zung eines in Deutsch­land gel­tenden Patents durch eine Liefer­ung in das Inland gel­tend gemacht wird. In der Sache hat er die von der Beklagten hergestell­ten DVD als Erzeug­nisse ange­se­hen, die im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG unmit­tel­bar durch das ein Kodierungsver­fahren betr­e­f­fende patent­gemäße Ver­fahren her­vorge­bracht wor­den sind. Unmit­tel­bares Ver­fahrenserzeug­nis ist danach die durch das Kodierungsver­fahren erzeugte, im MPEG-2-For­mat kom­prim­ierte Video­daten­folge, deren Charak­ter­is­ti­ka bei der Über­tra­gung auf das Mas­ter­band sowie die weit­eren tech­nis­chen Zwis­chen­for­men der DVD-Her­stel­lung (Glass-Mas­ter, Stam­per) und bei der Pres­sung der einzel­nen DVD erhal­ten bleiben. Gle­ich­wohl hat die Beklagte mit der Her­stel­lung der DVD das Patent nicht ver­let­zt, da der DVD-Mas­ter durch die (von der Klägerin als Test­bestel­lung ver­an­lasste) Liefer­ung an die Beklagte mit Zus­tim­mung der Klägerin in den Verkehr gebracht wor­den und das Paten­trecht insoweit erschöpft (ver­braucht) wor­den ist. Ger­ade weil näm­lich der DVD-Mas­ter wie jede einzelne auf dieser Basis hergestellte DVD ein und das­selbe unmit­tel­bare Ver­fahrenserzeug­nis verkör­pern, kann auch hin­sichtlich der Erschöp­fung nicht zwis­chen der Liefer­ung des Mas­ter­ban­des (mit Zus­tim­mung der Klägerin) und der (Rück-)Lieferung der DVD (ohne Zus­tim­mung der Klägerin) unter­schieden wer­den.

Über den auf dieselbe Test­bestel­lung gestützten Unter­las­sungsanspruch hat­te der Bun­des­gericht­shof nicht mehr zu entschei­den, da das Klagepatent im ver­gan­genen Jahr abge­laufen ist. Im Rah­men der Koste­nentschei­dung hat der Bun­des­gerichshof jedoch berück­sichtigt, dass die DVD-Liefer­ung der Beklagten wegen der Erschöp­fung des Paten­trechts zwar keinen Schadenser­satzanspruch zur Folge hat, jedoch kün­ftige Ver­let­zun­gen des Klagepatents dro­ht­en. Da die Beklagte nicht wusste, dass die Bestel­lung von der Patentin­hab­erin ver­an­lasst war, begrün­dete die auf­trags­gemäße Liefer­ung die Gefahr, dass sie auch Bestel­lun­gen Drit­ter aus­führte, auch wenn diese eben­so wenig wie die Test­bestel­lerin nach­wiesen, zur Benutzung des patent­gemäßen Kodierungsver­fahrens berechtigt zu sein, und damit einen Unter­las­sungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG unter dem Gesicht­spunkt der Erst­bege­hungs­ge­fahr.

Schließlich hat der Bun­des­gericht­shof entsch­ieden, dass in der Liefer­ung der von der Beklagten gepressten DVD ent­ge­gen der Auf­fas­sung des Ober­lan­des­gerichts keine “mit­tel­bare Ver­let­zung” eines weit­eren Anspruchs der Klagepatents lag, das auf ein Dekodierungsver­fahren gerichtet war, wie es in einem Wieder­gabegerät aus­ge­führt wird, das nach dem MPEG-2-Stan­dard kodierte Video­dat­en ausle­sen kann. Bei ein­er im MPEG-2-Stan­dard kodierten DVD han­delt es sich näm­lich nicht um ein “Mit­tel, das sich auf ein wesentlich­es Ele­ment der Erfind­ung bezieht” im Sinne des § 10 PatG. Die DVD trägt nicht, wie nach der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs erforder­lich, zur Ver­wirk­lichung der Erfind­ung, d.h. in diesem Fall der Dekodierung der Video­dat­en, bei, son­dern stellt nur den Gegen­stand dar, an dem sich die Dekodierung vol­lzieht. Der Bun­des­gericht­shof kon­nte deshalb offen­lassen, ob Ansprüche wegen mit­tel­bar­er Ver­let­zung auch deshalb auss­chei­den, weil § 10 PatG nach der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs einen Patent­ge­fährdungstatbe­stand enthält, der Hand­lun­gen ver­bi­etet, die – ohne selb­st patentver­let­zend zu sein – die Gefahr patentver­let­zen­der Hand­lun­gen durch patent­gemäße Ver­wen­dung der “Mit­tel” begrün­den, und es im Stre­it­fall zu ein­er unmit­tel­baren Patentver­let­zung nur in dem fern­liegen­den Fall hätte kom­men kön­nen, dass die DVD in einem nicht-lizen­zierten Vide­owieder­gabegerät abge­spielt wor­den wäre.

Eine Video­bilder repräsen­tierende Folge von Video­bild­dat­en kann als unmit­tel­bares Ergeb­nis eines Her­stel­lungsver­fahrens anzuse­hen sein und als solch­es Erzeug­niss­chutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen.

Ist eine Daten­folge als unmit­tel­bares Ver­fahrenserzeug­nis eines Video­bild­codierungsver­fahrens anzuse­hen, wird vom Erzeug­niss­chutz auch ein Daten­träger erfasst, auf dem die erfind­ungs­gemäß gewonnene Daten­folge gespe­ichert wor­den ist oder der eine Vervielfäl­ti­gung eines solchen Daten­trägers darstellt.

Ist ein der­ar­tiger Daten­träger (hier: dig­i­tales Video­mas­ter­band) mit Zus­tim­mung des Patentin­hab­ers in den Verkehr gebracht wor­den, hält sich auch die Her­stel­lung weit­er­er Daten­träger (hier: DVDs), die die erfind­ungs­gemäß codierte Daten­folge enthal­ten, im Rah­men der aus der Erschöp­fung des Paten­trechts fol­gen­den Befug­nis zum bes­tim­mungs­gemäßen Gebrauch der erzeugten Daten­folge.

Die Liefer­ung von Daten­trägern mit der erfind­ungs­gemäßen Daten­folge, die nicht rechtswidrig ist, weil sie der Patentin­hab­er im Rah­men ein­er Test­bestel­lung durch Zurver­fü­gung­stel­lung der Daten­folge ver­an­lasst hat, kann die Gefahr kün­ftiger patentver­let­zen­der Hand­lun­gen begrün­den, wenn der Liefer­ant in Unken­nt­nis der Erschöp­fung han­delt.

Ein optis­ch­er Daten­träger, der Dat­en enthält, die mit­tels eines patent­geschützten Decodierungsver­fahrens in Video­bild­dat­en umge­wan­delt wer­den kön­nen, stellt nicht schon wegen dieser Eig­nung ein Mit­tel dar, das sich auf ein wesentlich­es Ele­ment des Decodierungsver­fahrens bezieht.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 21. August 2012 – X ZR 33/10

Verletzung von MPEG-2-Videokodierungspatenten