Unlautere Nachahmung und wettbewerbliche Eigenart — nach Ablauf des Patentschutzes

Zu dem ange­sproch­enen Verkehr, aus dessen Sicht zu beurteilen ist, ob ein Pro­dukt wet­tbe­werbliche Eige­nart hat, gehören nicht nur die End­ab­nehmer, son­dern auch die Abnehmer des Pro­duk­ts auf vor­ange­gan­genen Ver­trieb­sstufen.

Ein ehe­mals paten­trechtlich geschütztes Ele­ment eines Erzeug­niss­es kann diesem wet­tbe­werbliche Eige­nart ver­lei­hen, wenn die konkrete Gestal­tung dieses Ele­ments tech­nisch nicht zwin­gend notwendig ist, son­dern durch eine frei wählbare und aus­tauschbare Gestal­tung, die densel­ben tech­nis­chen Zweck erfüllt, erset­zt wer­den kann, ohne dass damit Qual­ität­sein­bußen ver­bun­den sind.

Einem Wet­tbe­wer­ber ist es grund­sät­zlich nicht zuzu­muten, auf die Über­nahme von Merk­malen des Pro­duk­ts eines Mit­be­wer­bers, die dem freien Stand der Tech­nik ange­hören und der angemesse­nen Lösung ein­er tech­nis­chen Auf­gabe dienen, zu verzicht­en, um die Gefahr ein­er Herkun­ft­stäuschung oder Rufaus­nutzung zu ver­mei­den. Würde die Über­nahme solch­er Merk­male allerd­ings zu ein­er (nahezu) iden­tis­chen Nachah­mung des Pro­duk­ts führen, ist von einem Wet­tbe­wer­ber regelmäßig zu ver­lan­gen, auf eine andere angemessene tech­nis­che Lösung auszuwe­ichen, wenn er der Gefahr ein­er Herkun­ft­stäuschung oder Rufaus­nutzung nicht auf andere Weise etwa durch eine (unter­schei­dende) Kennze­ich­nung sein­er Pro­duk­te — ent­ge­gen­wirken kann.

Der Ver­trieb ein­er Nachah­mung kann nach § 4 Nr. 9 UWG wet­tbe­werb­swidrig sein, wenn das nachgeahmte Pro­dukt wet­tbe­werbliche Eige­nart aufweist und beson­dere Umstände — wie eine ver­mei­d­bare Täuschung über die betriebliche Herkun­ft (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UWG) oder eine unangemessene Aus­nutzung der Wertschätzung des nachgeahmten Pro­duk­ts (§ 4 Nr. 9 Buchst. b UWG) — hinzutreten, aus denen die Unlauterkeit fol­gt. Dabei beste­ht eine Wech­sel­wirkung zwis­chen

• dem Grad der wet­tbe­werblichen Eige­nart,
• der Art und Weise und der Inten­sität der Über­nahme sowie
• den beson­deren wet­tbe­werblichen Umstän­den.

Je größer die wet­tbe­werbliche Eige­nart und je höher der Grad der Über­nahme sind, desto gerin­gere Anforderun­gen sind an die beson­deren Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachah­mung begrün­den und umgekehrt1.

Ein Erzeug­nis besitzt wet­tbe­werbliche Eige­nart, wenn die konkrete Aus­gestal­tung oder bes­timmte Merk­male des Erzeug­niss­es geeignet sind, die inter­essierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkun­ft oder seine Beson­der­heit­en hinzuweisen2.

Ein Erzeug­nis hat keine wet­tbe­werbliche Eige­nart, wenn der ange­sproch­ene Verkehr die prä­gen­den Gestal­tungsmerk­male des Erzeug­niss­es nicht (mehr) einem bes­timmten Her­steller oder ein­er bes­timmten Ware zuord­net3. Für die wet­tbe­werbliche Eige­nart kommt es zwar nicht darauf an, ob der Verkehr den Her­steller der Ware namentlich ken­nt; erforder­lich ist aber, dass der Verkehr annimmt, die Ware stamme von einem bes­timmten Her­steller, wie auch immer dieser heißen möge, oder sei von einem mit diesem ver­bun­de­nen Unternehmen in Verkehr gebracht wor­den4.

Wer­den die Pro­duk­te eines Her­stellers in großem Umfang von ver­schiede­nen Unternehmen jew­eils unter eigen­er Kennze­ich­nung ver­trieben, kann dies zwar dazu führen, dass ihre konkrete Gestal­tung nicht geeignet ist, die ange­sproch­enen Verkehrskreise auf einen bes­timmten Her­steller hinzuweisen und damit ihre wet­tbe­werbliche Eige­nart zu begrün­den5. Hier­bei sind jedoch Fest­stel­lung dazu erforder­lich, ob die Abnehmer die von den Großab­nehmern beim Weit­er­ver­trieb ver­wen­de­ten Kennze­ich­nun­gen als Her­stellerangaben oder als Han­dels­marken ange­se­hen haben6. Im let­zteren Fall stünde der Umstand, dass die Pro­duk­te von ver­schiede­nen Großab­nehmern unter eige­nen Namen und Marken weit­er­ver­trieben wor­den sind, nicht der Annahme ent­ge­gen, dass der ange­sproch­ene Verkehr in der Form dieser Pro­duk­te einen Hin­weis auf ihre Herkun­ft von einem bes­timmten Her­steller sieht.

Darüber hin­aus ist zu berück­sichti­gen, dass zu dem ange­sproch­enen Verkehr nicht nur die End­ab­nehmer, son­dern auch die Abnehmer eines Pro­duk­ts auf vor­ange­gan­genen Ver­trieb­sstufen zählen. Zu dem ange­sproch­enen Verkehr gehören im Stre­it­fall daher auch die Großab­nehmer.

Für die Beurteilung, ob tech­nisch bed­ingte Merk­male einem Erzeug­nis wet­tbe­werbliche Eige­nart ver­lei­hen, gel­ten nach der ständi­gen Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs fol­gende Grund­sätze7:

Tech­nisch notwendi­ge Merk­male — also solche, die bei gle­ichar­ti­gen Erzeug­nis­sen aus tech­nis­chen Grün­den zwin­gend ver­wen­det wer­den müssen — kön­nen aus Rechts­grün­den keine wet­tbe­werbliche Eige­nart begrün­den. Die Über­nahme solch­er — nicht oder nicht mehr unter Son­der­rechtss­chutz ste­hen­der — Gestal­tungsmerk­male ist mit Rück­sicht auf den Grund­satz des freien Stands der Tech­nik wet­tbe­werb­srechtlich nicht zu bean­standen.

Han­delt es sich dage­gen nicht um tech­nisch notwendi­ge Merk­male, son­dern nur um solche, die zwar tech­nisch bed­ingt, aber frei aus­tauschbar sind, ohne dass damit Qual­ität­sein­bußen ver­bun­den sind, kön­nen sie eine wet­tbe­werbliche Eige­nart (mit)begründen, sofern der Verkehr wegen dieser Merk­male auf die Herkun­ft der Erzeug­nisse aus einem bes­timmten Unternehmen Wert legt oder mit ihnen gewisse Qual­ität­ser­wartun­gen verbindet.

Daneben kann eine Kom­bi­na­tion einzel­ner tech­nis­ch­er Gestal­tungsmerk­male wet­tbe­werbliche Eige­nart begrün­den, selb­st wenn die einzel­nen Merk­male für sich genom­men nicht geeignet sind, im Verkehr auf die Herkun­ft aus einem bes­timmten Unternehmen hinzuweisen. Entsprechen­des gilt für eine Kom­bi­na­tion tech­nis­ch­er und ästhetis­ch­er Merk­male der For­mgestal­tung. Sie kann gle­ich­falls die wet­tbe­werbliche Eige­nart eines Erzeug­niss­es begrün­den, selb­st wenn die einzel­nen Merk­male für sich genom­men nicht geeignet sind, als Herkun­ft­shin­weis zu dienen.

Auch einem patent­geschützten Erzeug­nis kann nach dem Aus­laufen des Patentschutzes wet­tbe­werbliche Eige­nart zukom­men8. Dabei darf aber nicht angenom­men wer­den, angenom­men, weil der abge­laufene Patentschutz nicht über das Wet­tbe­werb­srecht ver­längert wer­den dürfe, kön­nten nur solche Merk­male eines der­ar­ti­gen Erzeug­niss­es einen wet­tbe­werb­srechtlichen Leis­tungss­chutz begrün­den, die von der paten­tierten tech­nis­chen Lösung unab­hängig seien9.

Unter dem Gesicht­spunkt, den nach Ablauf eines Son­der­rechtss­chutzes freien Stand der Tech­nik für den Wet­tbe­werb offen­zuhal­ten, beste­ht keine Ver­an­las­sung; vom abge­laufe­nen Son­der­rechtss­chutz erfassten, tech­nisch bed­ingten Merk­malen eines Erzeug­niss­es aus Rechts­grün­den von vorn­here­in die Eig­nung abzus­prechen, auf die betriebliche Herkun­ft oder die Beson­der­heit­en des Erzeug­niss­es hinzuweisen und dem Erzeug­nis damit wet­tbe­werbliche Eige­nart zu ver­lei­hen. Der lauterkeit­srechtliche Nachah­mungss­chutz ist nach Schutzz­weck, Voraus­set­zun­gen und Rechts­fol­gen anders als die Son­der­schutzrechte aus­gestal­tet. Ansprüche aus wet­tbe­werb­srechtlichem Leis­tungss­chutz wegen der Ver­w­er­tung eines frem­den Leis­tungsergeb­niss­es kön­nen unab­hängig vom Beste­hen von Ansprüchen aus einem Schutzrecht gegeben sein, wenn beson­dere Beglei­tum­stände vor­liegen, die außer­halb des son­derge­set­zlichen Tatbe­stands liegen10.

Auch ein ehe­mals paten­trechtlich geschütztes Ele­ment eines Erzeug­niss­es kann diesem daher wet­tbe­werbliche Eige­nart ver­lei­hen, wenn die konkrete Gestal­tung dieses Ele­ments tech­nisch nicht notwendig ist, son­dern durch eine frei wählbare und aus­tauschbare Gestal­tung, die densel­ben tech­nis­chen Zweck erfüllt, erset­zt wer­den kann, ohne dass damit Qual­ität­sein­bußen ver­bun­den sind.

Tech­nisch nicht notwendi­ge, son­dern tech­nisch lediglich bed­ingte, aber ohne Qual­ität­sein­bußen frei aus­tauschbare Gestal­tungsmerk­male kön­nen eine wet­tbe­werbliche Eige­nart (mit)begründen, sofern der Verkehr wegen dieser Merk­male auf die Herkun­ft der Erzeug­nisse aus einem bes­timmten Unternehmen Wert legt oder mit ihnen gewisse Qual­ität­ser­wartun­gen verbindet.

Für die Beurteilung der wet­tbe­werblichen Eige­nart eines nachgeahmten Erzeug­niss­es ist sein Gesamtein­druck maßgebend. Dieser Gesamtein­druck kann durch tech­nis­che Gestal­tungsmerk­male bes­timmt oder mitbes­timmt wer­den, die zwar nicht für sich genom­men, aber in ihrer Kom­bi­na­tion geeignet sind, im Verkehr auf die Herkun­ft des nachgeahmten Erzeug­niss­es aus einem bes­timmten Unternehmen hinzuweisen11.

getrof­fen. Der Grad der wet­tbe­werblichen Eige­nart eines Pro­duk­ts kann durch seine tat­säch­liche Bekan­ntheit im Verkehr ver­stärkt wer­den12.

Eine Herkun­ft­stäuschung ist ver­mei­d­bar, wenn sie durch geeignete und zumut­bare Maß­nah­men ver­hin­dert wer­den kann. Ob und welche Maß­nah­men Wet­tbe­wer­bern zur Ver­hin­derung ein­er Herkun­ft­stäuschung zuge­mutet wer­den kön­nen, ist anhand ein­er umfassenden Inter­essen­ab­wä­gung zu beurteilen. Bei dieser Abwä­gung sind unter anderem das Inter­esse des Her­stellers des Orig­i­nalerzeug­niss­es an der Ver­mei­dung ein­er Herkun­ft­stäuschung, das Inter­esse der Wet­tbe­wer­ber an der Nutzung nicht unter Son­der­rechtss­chutz ste­hen­der Gestal­tungse­le­mente sowie das Inter­esse der Abnehmer an einem Preis- und Leis­tungswet­tbe­werb zwis­chen unter­schiedlichen Anbi­etern zu berück­sichti­gen13.

Dabei ist zu beacht­en, dass es Wet­tbe­wer­bern mit Rück­sicht auf ästhetis­che Gestal­tungsmerk­male des Orig­i­nalerzeug­niss­es, mit denen die ange­sproch­enen Verkehrskreise Herkun­ftsvorstel­lun­gen verbinden, in aller Regel möglich und zumut­bar ist, auf andere Gestal­tungs­for­men auszuwe­ichen, um einen aus­re­ichen­den Abstand zum Orig­i­nal zu wahren14.

Dage­gen kann die Über­nahme von Merk­malen, die man­gels Son­der­rechtss­chutzes dem freizuhal­tenden Stand der Tech­nik ange­hören und unter Berück­sich­ti­gung des Gebrauch­szwecks, der Verkäu­flichkeit der Ware sowie der Ver­braucher­erwartung der angemesse­nen Lösung ein­er tech­nis­chen Auf­gabe dienen, grund­sät­zlich nicht als wet­tbe­werb­srechtlich unlauter ange­se­hen wer­den. Wet­tbe­wer­bern ist es regelmäßig nicht zuzu­muten, auf eine angemessene tech­nis­che Lösung zu verzicht­en, um die Gefahr ein­er Herkun­ft­stäuschung zu ver­mei­den. Dage­gen kann es ihnen zuzu­muten sein, dieser Gefahr durch eine (unter­schei­dende) Kennze­ich­nung ihrer Pro­duk­te ent­ge­gen­zuwirken15.

Bei ein­er (nahezu) iden­tis­chen Nachah­mung gilt allerd­ings im Hin­blick auf die Zuläs­sigkeit der Über­nahme von Merk­malen, die dem freien Stand der Tech­nik ange­hören und der angemesse­nen Lösung ein­er tech­nis­chen Auf­gabe dienen, ein stren­ger­er Maßstab als bei einem gerin­geren Grad der Über­nahme16. Bei ein­er (nahezu) iden­tis­chen Über­nahme kann sich der Nachah­mer grund­sät­zlich nicht darauf berufen, er habe lediglich eine nicht unter Son­der­rechtss­chutz ste­hende angemessene tech­nis­che Lösung über­nom­men17. Würde die Über­nahme solch­er Merk­male zu ein­er (nahezu) iden­tis­chen Nachah­mung führen, ist es einem Wet­tbe­wer­ber regelmäßig zuzu­muten, auf eine andere angemessene tech­nis­che Lösung auszuwe­ichen, wenn er der Gefahr ein­er Herkun­ft­stäuschung nicht auf andere Weise — etwa durch eine (unter­schei­dende) Kennze­ich­nung sein­er Pro­duk­te — ent­ge­gen­wirken kann.

Entsprechen­des gilt für die Unangemessen­heit ein­er Rufaus­nutzung.

Eine unlautere Rufaus­nutzung kann allerd­ings nicht nur auf ein­er Täuschung der ange­sproch­enen Verkehrskreise über die betriebliche Herkun­ft des nachah­menden Erzeug­niss­es, son­dern auch auf ein­er Anlehnung an die fremde Leis­tung beruhen, die eine erkennbare Bezug­nahme auf den Mit­be­wer­ber oder seine Pro­duk­te erfordert. Die Frage, ob hier­durch eine Gütevorstel­lung im Sinne von § 4 Nr. 9 Buchst. b UWG unangemessen aus­genutzt wird, ist jew­eils im Wege ein­er Gesamtwürdi­gung zu beant­worten, bei der alle rel­e­van­ten Umstände des Einzelfalls, ins­beson­dere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufs des nachgeahmten Pro­duk­ts, zu berück­sichti­gen sind18.

Die Über­nahme von Merk­malen, die dem freizuhal­tenden Stand der Tech­nik ange­hören und der angemesse­nen Lösung ein­er tech­nis­chen Auf­gabe dienen, kann zwar unter dem Gesicht­spunkt der Rufaus­nutzung grund­sät­zlich nicht als wet­tbe­werb­srechtlich unlauter ange­se­hen wer­den. Auch insoweit gilt jedoch bei ein­er (nahezu) iden­tis­chen Nachah­mung ein strenger Maßstab. Würde die Über­nahme solch­er Merk­male zu ein­er (nahezu) iden­tis­chen Nachah­mung führen, ist es einem Wet­tbe­wer­ber regelmäßig zuzu­muten, auf eine andere angemessene tech­nis­che Lösung auszuwe­ichen, wenn er ein­er Rufaus­nutzung nicht auf andere Weise ent­ge­gen­wirken kann. So kann ein Wet­tbe­wer­ber, der nach Ablauf eines Patentschutzes des Orig­i­nal­her­stellers in dessen Markt ein­dringt, eine Rufaus­beu­tung etwa dadurch ver­mei­den, dass er die ange­sproch­enen Verkehrskreise durch eine gegenüber dem Orig­i­nal unter­schei­d­bare Kennze­ich­nung unmissver­ständlich darüber informiert, dass sich das nachgeahmte Pro­dukt vom Orig­i­nal unter­schei­det19.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 22. Jan­u­ar 2015 — I ZR 107/13

1. BGH, Urteil vom 28.05.2009 — I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 21 = WRP 2010, 94 — LIKE­aBIKE; Urteil vom 24.01.2013 — I ZR 136/11, GRUR 2013, 951 Rn. 14 = WRP 2013, 1188 Regal­sys­tem; Urteil vom 17.07.2013 — I ZR 21/12, GRUR 2013, 1052 Rn. 15 = WRP 2013, 1339 Einkauf­swa­gen III [↩]
2. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 23 — LIKE­aBIKE; GRUR 2013, 951 Rn.19 — Regal­sys­tem; GRUR 2013, 1052 Rn. 18 — Einkauf­swa­gen III [↩]
3. vgl. Köh­ler in Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 4 Rn.09.26 [↩]
4. vgl. BGH, Urteil vom 15.09.2005 — I ZR 151/02, GRUR 2006, 79 Rn. 36 = WRP 2006, 75 — Jeans I; Urteil vom 24.05.2007 — I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Rn. 23 und 32 = WRP 2007, 1455 — Garten­liege [↩]
5. vgl. BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 25 f. — Garten­liege; OLG Köln, GRUR-RR 2014, 336, 338 [↩]
6. vgl. BGH, GRUR 2007, 984 Rn.Rn. 26 Garten­liege; Urteil vom 02.04.2009 — I ZR 144/06, GRUR 2009, 1069 Rn. 16 bis 18 = WRP 2009, 1374 Knoblauch­würste [↩]
7. vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 27 LIKE­aBIKE; GRUR 2013, 951 Rn.19 — Regal­sys­tem; GRUR 2013, 1052 Rn. 18 f. — Einkauf­swa­gen III [↩]
8. vgl. BGH, Urteil vom 28.01.1988 — I ZR 34/86, GRUR 1988, 385, 386 f. = WRP 1988, 371 — Wäsche-Kennze­ich­nungs­bän­der [↩]
9. so Köh­ler in Köhler/Bornkamm aaO § 4 Rn.09.77; MünchKomm-.UWG/Wiebe, 2. Aufl., § 4 Nr. 9 Rn. 42 [↩]
10. vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn.19 — LIKE­aBIKE; GRUR 2013, 951 Rn.20 — Regal­sys­tem [↩]
11. BGH, GRUR 2010, 80, Rn. 34 — LIKE­aBIKE; GRUR 2013, 951 Rn.19 — Regal­sys­tem; GRUR 2013, 1052 Rn.19 Einkauf­swa­gen III [↩]
12. vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 37 — LIKE­aBIKE; GRUR 2013, 951 Rn. 27 — Regal­sys­tem; GRUR 2013, 1052 Rn. 24 — Einkauf­swa­gen III [↩]
13. vgl. BGH, GRUR 2013, 951 Rn. 35 f. — Regal­sys­tem, mwN [↩]
14. vgl. BGH, GRUR 2013, 951 Rn. 38 — Regal­sys­tem [↩]
15. BGH, Urteil vom 12.05.2011 — I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 Rn. 46 Seilzirkus, mwN [↩]
16. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 27 — LIKE­aBIKE; Urteil vom 22.03.2012 — I ZR 21/11, GRUR 2012, 1155 Rn. 39 = WRP 2012, 1379 — Sand­malka­s­ten [↩]
17. vgl. BGH, Urteil vom 23.01.1981 — I ZR 48/79, GRUR 1981, 517, 519 = WRP 1981, 514 — Roll­hock­er; Urteil vom 17.06.1999 — I ZR 213/96, GRUR 1999, 1106, 1108 = WRP 1999, 1031 Roll­stuhlnach­bau; Urteil vom 12.07.2001 — I ZR 40/99, GRUR 2002, 86, 90 = WRP 2001, 1294 — Laub­hefter; BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 35 f. — Garten­liege; BGH, Urteil vom 02.04.2009 — I ZR 199/06, GRUR 2009, 1073 Rn. 15 = WRP 2009, 1372 — Aus­bein­mess­er [↩]
18. vgl. BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 38 — Einkauf­swa­gen III, mwN [↩]
19. vgl. BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 38 — Einkauf­swa­gen III, mwN [↩]