Schadensersatzberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie

Die Schadenser­satzberech­nung nach der Lizen­zanalo­gie, bei der ein fik­tiv­er Lizen­zsatz zugrunde gelegt wird, ist gewohn­heit­srechtlich anerkan­nt und nun­mehr – in Folge der Umset­zung der Richtlin­ie 2004/48/EG des Europäis­chen Par­la­ments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durch­set­zung der Rechte des geisti­gen Eigen­tums – auch in § 139 Abs. 2 Satz 3 PatG kod­i­fiziert.

Schadensersatzberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie

Die Schadens­berech­nung nach der Lizen­zanalo­gie beruht auf dem Bestreben, dem Ver­let­zten, der sein Schutzrecht nicht auswertet oder der den für ihn oft schwieri­gen Nach­weis eines durch die Ver­let­zung­shand­lun­gen ent­stande­nen konkreten Ver­mö­genss­chadens nicht oder nur unvol­lkom­men führen kann, gle­ich­wohl einen Aus­gle­ich dafür zu ver­schaf­fen, dass der Ver­let­zer durch die uner­laubte Benutzung des Schutzrechts einen geld­w­erten Ver­mö­gensvorteil erlangt hat, dessen Höhe am zuver­läs­sig­sten daran gemessen wer­den kann, wie seine Ver­mö­genslage wäre, wenn er das Schutzrecht erlaubter­weise benutzt hätte: Dann hätte er die Ges­tat­tung des Schutzrechtsin­hab­ers ein­holen müssen, die dieser, wie üblich, nur gegen Zahlung eines Ent­gelts – ein­er Lizen­zge­bühr – erteilt hätte.

Der Schutzrechtsver­let­zer schuldet bei der Schadens­berech­nung nach der Lizen­zanalo­gie das, was vernün­ftige Parteien bei Abschluss eines Lizen­zver­trages vere­in­bart hät­ten, wenn sie die kün­ftige Entwick­lung und namentlich den Umfang der Rechtsver­let­zung voraus­ge­se­hen hät­ten. Es ist der objek­tive Wert der ange­maßten Benutzungs­berech­ti­gung zu ermit­teln, der in der angemesse­nen und üblichen Lizen­zge­bühr beste­ht. Dabei ist uner­he­blich, ob der Ver­let­zer selb­st bere­it gewe­sen wäre, für seine Nutzung­shand­lun­gen eine Vergü­tung in dieser Höhe zu zahlen. Das Gericht hat die Lizen­zge­bühr gemäß § 287 Abs. 1 ZPO auf­grund ein­er wer­tenden Entschei­dung unter Würdi­gung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeu­gung zu bemessen. Es sind alle wertbes­tim­menden Fak­toren einzubeziehen, die auch bei freien Lizen­zver­hand­lun­gen auf die Höhe der Vergü­tung Ein­fluss nehmen. Sofern sich das zur Stre­it­entschei­dung berufene Gericht davon überzeu­gen kann, dass eine aus­re­ichende Zahl von Lizen­zverträ­gen nach einem von der Schadenser­satz begehren­den Partei ange­bote­nen Vergü­tungsmod­ell abgeschlossen wur­den, kommt es nicht darauf an, ob die in den Lizen­zsätzen aufge­führten Lizen­zsätze und son­sti­gen Kon­di­tio­nen all­ge­mein üblich und angemessen sind. Bere­its der Umstand, dass Lizen­zvere­in­barun­gen abgeschlossen wer­den, recht­fer­tigt den Schluss, dass vernün­ftige Ver­tragsparteien bei ver­traglich­er Lizen­zein­räu­mung eine entsprechende Vergü­tung vere­in­bart hät­ten.

Allerd­ings ist in dem Fall, in dem der Schutzrechtsin­hab­er das Schutzrecht nutzt oder eine Lizenz erteilt oder die Lizenzbere­itschaft erk­lärt hat, der Lizen­zsatz ein­er ein­fachen Lizenz der Ermit­tlung der fik­tiv­en Lizenz zugrunde zu leg­en. Daraus fol­gt jedoch nicht, dass für die Bemes­sung dessen, was vernün­ftige Parteien bei Abschluss des Lizen­zver­trages vere­in­bart hät­ten, der Hauptl­izen­zver­trag nicht zu berück­sichti­gen ist. Denn ein vernün­ftiger Inhab­er ein­er auss­chließlichen Lizenz wird sich bei der Frage, welche Lizen­zge­bühr er von dem Unter­l­izen­znehmer fordert, an seinen Verpflich­tun­gen aus dem Hauptl­izen­zver­trag ori­en­tieren. Dies gilt in beson­derem Maße, wenn – wie hier – sich aus diesem die Pflicht ergibt, dem Patentin­hab­er einen Anteil an den Unter­l­izen­zge­bühren auszuzahlen.

Bei der Ermit­tlung des hypo­thetis­chen Lizen­zsatzes ist allerd­ings auch die wirtschaftliche Bedeu­tung des geschützten Rechts, die sich in Gewin­n­chan­cen aus­drückt und durch die die am Markt zu erzie­lende Vergü­tung bes­timmt wird, zu berück­sichti­gen, wobei auch die tech­nis­chen Vorzüge der Erfind­un­gen gegenüber gle­ichen oder ähn­lichen Gegen­stän­den zu berück­sichti­gen sind, eine etwaige Monopol­stel­lung des Schutzrechtsin­hab­ers sowie die Möglichkeit für Abnehmer der schutzrechtsver­let­zen­den Vor­rich­tung, sie auch ohne Benutzung des Schutzrechts zweck­mäßig und wirtschaftlich ein­set­zen zu kön­nen. Zu den wertbes­tim­menden Fak­toren gehört fern­er, ob und gegebe­nen­falls in welchem Umfang gegenüber der Ver­wen­dung der geschützten Lehre gang­bare und aus der Sicht eines Lizen­znehmers wirtschaftlich vernün­ftige Alter­na­tiv­en vorhan­den sind.

Der Schaden ist um einen verzug­sun­ab­hängi­gen Zinss­chaden zu erhöhen, wenn bei freien Lizen­zver­hand­lun­gen üblicher­weise eine Fäl­ligkeitsabrede getrof­fen wor­den wäre. Der Ver­let­zer zahlt nicht wie regelmäßig ein ver­traglich­er Lizen­znehmer in kurzen zeitlichen Abstän­den, son­dern erhe­blich später. Da der Ver­let­zer nicht bess­er ste­hen darf als ein ver­traglich­er Lizen­znehmer, muss in einem solchen Fall die Zin­spflicht auch für den Ver­let­zer gel­ten. Hier­an hat sich durch Art. 13 der Durch­set­zungsrichtlin­ie nichts geän­dert. Denn nach Art. 13 Abs. 1 Satz 2 der Durch­set­zungsrichtlin­ie berück­sichti­gen die Gerichte bei der Fest­set­zung des Schadenser­satzes alle in Frage kom­menden Aspek­te, wie die neg­a­tiv­en wirtschaftlichen Auswirkun­gen, ein­schließlich der Gewin­nein­bußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erziel­ten Gewinne des Ver­let­zers, sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Fak­toren, wie den imma­teriellen Schaden für den Rechtsin­hab­er. In geeigneten Fällen kön­nen sie den Schadenser­satz als Pauschal­be­trag fest­set­zen, und zwar auf der Grund­lage von Fak­toren wie min­destens dem Betrag der Vergü­tung oder Gebühr, die der Ver­let­zer hätte entricht­en müssen, wenn er die Erlaub­nis zur Nutzung des Rechts des geisti­gen Eigen­tums einge­holt hätte. Dies schließt die Berück­sich­ti­gung der mit einem Lizen­znehmer vere­in­barten Verzin­sung nicht aus.

Nach der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs darf der Ver­let­zer wed­er bess­er noch schlechter gestellt wer­den als ein redlich­er Lizen­znehmer. Zwar kön­nen die jew­eili­gen Umstände es bei der Bemes­sung der angemesse­nen Lizen­zge­bühr zudem recht­fer­ti­gen, die Vorteile der Stel­lung des Ver­let­zers gegenüber der Stel­lung eines Lizen­znehmers zu berück­sichti­gen, jedoch dür­fen die Ver­let­zer­vorteile nicht ein­seit­ig ohne Abwä­gung der Ver­let­zer­nachteile lizen­z­er­höhend ver­w­ertet wer­den. Ein Ver­let­zerzuschlag kommt danach nur bei über­durch­schnit­tlichen Beson­der­heit­en der Fallgestal­tung in Betra­cht, näm­lich wenn das in Ver­let­zungs­fällen nor­maler­weise zu beobach­t­ende Ver­hält­nis der Vorteile und Nachteile der Ver­let­zer­stel­lung im Ver­gle­ich zur Stel­lung des Lizen­znehmers erhe­blich ver­schoben ist. Für die Ver­let­zung gewerblich­er Schutzrechte hat es der Bun­des­gericht­shof – anders als bei der Ver­let­zung musikalis­ch­er Auf­führungsrechte – deshalb bish­er abgelehnt, die Lizen­zge­bühr zu ver­dop­peln. Demge­genüber ver­tritt eine im Vor­drin­gen befind­liche Auf­fas­sung, dass die Schadenser­sat­zl­izen­zge­bühr grund­sät­zlich, d. h. im Regelfall höher als die ver­tragliche Lizen­zge­bühr sein muss, wobei teil­weise eine pauschale Ver­dop­pelung für den Regelfall in Betra­cht gezo­gen wird. Da i vor­liegen­den Fall jedoch nach bei­den Ansicht­en hier M. jeden­falls der Klage­be­trag gebührt, bedarf es kein­er Entschei­dung der Frage, welch­er Ansicht zu fol­gen ist.

Unter Zugrun­dele­gung der ständi­gen Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs wäre hier näm­lich ein Zuschlag für Vorteile des Ver­let­zers gegenüber dem Lizen­znehmer nicht vorzunehmen. Denn das in Ver­let­zungs­fällen nor­maler­weise zu beobach­t­ende Ver­hält­nis der Nachteile der Ver­let­zer­stel­lung im Ver­gle­ich zur Stel­lung des Lizen­znehmers war hier nicht zu Gun­sten der Beklagten ver­schoben. Vielmehr entsprechen die Vor- und Nachteile den bei Ver­let­zungs­fällen üblichen Begeben­heit­en. Als Nachteil ist die rechtlich ungesicherte und unterbind­bare Benutzer­stel­lung des Ver­let­zers zu berück­sichti­gen. Als Vorteil ist zu berück­sichti­gen, dass der ver­traglich Lizen­znehmer die gezahlten Lizen­zge­bühren für die Ver­gan­gen­heit nicht zurück­er­hält, wenn etwa das lizen­zierte Patent für nichtig erk­lärt wird, son­dern nur kün­ftig keine Lizen­zge­bühren mehr zu zahlen braucht. Ein üblich­er weit­er­er Vorteil der Beklagten als Patentver­let­zerin gegenüber einem Lizen­znehmer ergibt sich daraus, dass M. kein Buch­prü­fungsrecht zus­tand.

Bei der Berech­nung des Schadens des Lizen­znehmers ist der dem Rechtsin­hab­er ent­standene Schaden zu berück­sichti­gen. Um zu gewährleis­ten, dass der Ver­let­zer ins­ge­samt nicht mehr als eine angemessene Lizen­zge­bühr zahlen bzw. nicht mehr als den von ihm erziel­ten Gewinn her­aus­geben muss, haben der Lizen­znehmer und der Rechtein­hab­er bei getren­nter Gel­tend­machung des Schadens darzule­gen, welch­er Teil des Gesamtschadens jew­eils auf sie ent­fällt. Dieser dem Patentin­hab­er gebührende Anteil ist bei der Berech­nung des Anspruchs des geschädigten Lizen­znehmers abzuziehen.

Ober­lan­des­gericht Karl­sruhe, Urteil vom 5. August 2013 – 6 U 114/12

Schadensersatzberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie