Patent­an­mel­dung durch einen Miterfinder

Ste­hen Mit­er­fin­dern die Rech­te an der Erfin­dung in Bruch­teils­ge­mein­schaft zu, ist die Anmel­dung zum Patent durch einen Mit­er­fin­der jeden­falls dann nicht als not­wen­di­ge Maß­nah­me zur Erhal­tung des Gegen­stands gerecht­fer­tigt, wenn der Anmel­der die Anmel­dung nur im eige­nen Namen vornimmt.

Patent­an­mel­dung durch einen Miterfinder

Einem auf die­se Wei­se über­gan­ge­nen Mit­be­rech­tig­ten steht ein Scha­dens­er­satz­an­spruch zu, der auch einen Aus­gleich für vom Anmel­der gezo­ge­ne Gebrauchs­vor­tei­le umfas­sen kann [1].

Das Ver­hält­nis der Mit­er­fin­dert regelt sich man­gels ander­wei­ti­ger getrof­fe­ner Ver­ein­ba­run­gen nach den §§ 741 ff. BGB [2].

Die Ver­wal­tung des gemein­schaft­li­chen Gegen­stands steht den Teil­ha­bern nach § 744 Abs. 1 BGB grund­sätz­lich gemein­schaft­lich zu; nur die zur Erhal­tung des Gegen­stands not­wen­di­gen Maß­re­geln darf nach § 744 Abs. 2 BGB jeder Teil­ha­ber ohne Zustim­mung der ande­ren tref­fen. Als sol­che von § 744 Abs. 2 BGB pri­vi­le­gier­te Erhal­tungs­maß­nah­me kön­nen die Anmel­dun­gen der Mit­er­fin­de­rin nicht gelten.

Inwie­weit die Anmel­dung einer Erfin­dung zum Patent als sol­che als eine von § 744 Abs. 2 BGB gedeck­te Erhal­tungs­maß­nah­me zu bewer­ten ist [3], bedarf im Streit­fall kei­ner abschlie­ßen­den Beur­tei­lung. Denn auch unter der Prä­mis­se, dass die Anmel­dung der Erfin­dung zum Patent einem Mit­er­fin­der stets oder zumin­dest in Fäl­len dro­hen­der ander­wei­ti­ger Ver­öf­fent­li­chung nach § 744 Abs. 2 BGB ohne vor­he­ri­ge Abspra­che mit den übri­gen Teil­ha­bern erlaubt sein müs­se, han­delt der anmel­den­de Teil­ha­ber jeden­falls dann nicht recht­mä­ßig, wenn er bei der Anmel­dung unzu­tref­fen­de Anga­ben über die Per­so­nen der Mit­er­fin­der macht und sich zu Unrecht als allei­ni­ger Berech­tig­ter an der Erfin­dung geriert.

Dass die Anmel­dung einer gemein­sa­men Erfin­dung nur dann einer nach § 744 Abs. 2 BGB zur Erhal­tung des gemein­schaft­li­chen Gegen­stands not­wen­di­gen Maß­nah­me ent­spricht, wenn sie auf den Namen aller Teil­ha­ber erfolgt, und dass der ledig­lich mit­be­rech­tig­te Anmel­der dem­ge­gen­über rechts­wid­rig han­delt, wenn er die Erfin­dung nur auf sei­nen Namen anmel­det, hat bereits das Reichs­ge­richt ange­nom­men [4].

Die­se Sicht­wei­se trifft zu. Ist der Anmel­der nur Mit­be­rech­tig­ter an der Erfin­dung, darf er auch die Patent­an­mel­dung jeden­falls nicht nur im eige­nen Namen ein­rei­chen, son­dern darf dies allen­falls für die Gemein­schaft der Berech­tig­ten tun. Es ent­spricht zudem den Pflich­ten des Anmel­ders aus § 37 Abs. 1 PatG, den (oder die) Erfin­der zu benen­nen und zu ver­si­chern, dass wei­te­re Per­so­nen sei­nes Wis­sens an der Erfin­dung nicht betei­ligt sind. Eben­so ist nach Art. 81 EPÜ der Erfin­der in der euro­päi­schen Patent­an­mel­dung zu nen­nen. Nach Regel 19 Abs. 3 teilt das Euro­päi­sche Patent­amt jedem genann­ten Erfin­der unter ande­rem den Namen des Anmel­ders und die Bezeich­nung der Erfin­dung mit. Mit die­ser Unter­rich­tung sol­len die benann­ten Erfin­der über die Anmel­dung unter­rich­tet wer­den, damit sie ihre Rech­te wahr­neh­men kön­nen [5].

Wird hier­ge­gen ver­sto­ßen, schafft der Anmel­der die äuße­ren Vor­aus­set­zun­gen für die allei­ni­ge Ver­wer­tung (auch) der frem­den schöp­fe­ri­schen Bei­trä­ge und beugt zugleich dage­gen vor, dass die­je­ni­gen, die die­se erbracht haben, über­haupt von ihrem Recht aus § 745 Abs. 2 BGB Gebrauch machen und eine dem Inter­es­se aller Betei­lig­ten nach bil­li­gem Ermes­sen ent­spre­chen­de Ver­wal­tung und Benut­zung ver­lan­gen. Dies betrifft sowohl die Gestal­tung der Patent­an­mel­dung selbst als auch die Nut­zung ihres Gegen­stands und die Gel­tend­ma­chung von Ansprü­chen gegen­über Drit­ten. Unab­hän­gig davon, ob der Anspruch aus § 33 Abs. 1 PatG neben dem Anmel­der auch dem „nur“ mate­ri­ell Berech­tig­ten zusteht [6], setzt die Wahr­neh­mung sämt­li­cher Rech­te vor­aus, dass dem (Mit)Berechtigten die Anmel­dung der Erfin­dung zum Patent nicht vor­ent­hal­ten wird.

Die Anmel­dung der Schutz­rech­te allein für die anmel­den­de Mit­er­fin­de­rin ver­letzt im Übri­gen glei­cher­ma­ßen das (unvoll­kom­me­ne) abso­lu­te Imma­te­ri­al­gü­ter­recht an der Erfin­dung, das als sons­ti­ges Recht nach § 823 Abs. 1 geschützt ist [7]. Eben­so wie die Posi­ti­on als Teil­ha­be­rin nicht dazu berech­tigt, ande­re Teil­ha­ber aus der Gemein­schaft zu drän­gen oder ihnen wie hier – deren Exis­tenz vor­zu­ent­hal­ten, schützt § 823 Abs. 1 BGB den Mit­er­fin­der dage­gen, dass sei­ne Mit­be­rech­ti­gung von ande­ren Teil­ha­bern über­gan­gen wird.

Nach § 280 Abs. 1 Satz 1 und § 823 Abs. 1 BGB hat die anmel­den­de der ande­ren Mit­er­fin­de­rin den aus der Ver­let­zung ihrer Pflich­ten aus dem Gemein­schafts­ver­hält­nis ent­ste­hen­den Scha­den zu ersetzen.

Der aus der unge­recht­fer­tig­ten Allein­an­mel­dung der Schutz­rech­te her­ge­lei­te­te Scha­dens­er­satz­an­spruch umfasst die Ver­pflich­tung zum Aus­gleich sämt­li­cher Ver­mö­gens­nach­tei­le, die die Mit­er­fin­de­rin infol­ge der Anmel­dung der Erfin­dung zum Patent allein im Namen der Anmel­de­rin und deren hier­aus ent­stan­de­ne for­mel­le Allein­be­rech­ti­gung an den Patent­an­mel­dun­gen erlit­ten hat, und schließt einen der Mit­er­fin­de­rin ent­gan­ge­nen Aus­gleich der Vor­tei­le ein, die die anmel­den­de Mit­er­fin­de­rin aus der Nut­zung des Gegen­stands der Anmel­dun­gen gezo­gen hat.

Das Rechts­schutz­in­ter­es­se an der Fest­stel­lung der Ersatz­pflicht setzt nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs bei Ver­let­zung abso­lut geschütz­ter Rech­te nur die Mög­lich­keit, bei rei­nen Ver­mö­gens­schä­den die hin­rei­chen­de Wahr­schein­lich­keit eines Scha­dens­ein­tritts vor­aus [8].

Der Ver­pflich­tung zum Scha­dens­er­satz steht die Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs zu den Ansprü­chen des Mit­in­ha­bers eines gemein­schaft­li­chen Patents gegen einen die Erfin­dung (allein) benut­zen­den ande­ren Mit­in­ha­ber auch sach­lich nicht ent­ge­gen. Danach kann zwar von dem die Erfin­dung im Rah­men des § 743 Abs. 2 BGB (allein) benut­zen­den Mit­in­ha­ber ein antei­li­ger Aus­gleich für gezo­ge­ne Gebrauchs­vor­tei­le nicht ver­langt wer­den, solan­ge die Mit­in­ha­ber hier­über weder eine Ver­ein­ba­rung noch einen Beschluss getrof­fen haben und auch ein inso­weit nach § 745 Abs. 2 BGB bestehen­der Anspruch nicht gel­tend gemacht ist [9]. Auf die­se Beschrän­kung sei­ner Ansprü­che kann ein Mit­in­ha­ber aber allen­falls ver­wie­sen wer­den, wenn er Aus­gleichs­an­sprü­che in Kennt­nis der Exis­tenz einer Gemein­schaft oder unter der posi­ti­ven Kennt­nis gleich­kom­men­den Umstän­den nicht gel­tend gemacht hat, was im Streit­fall nicht in Rede steht.

Schließ­lich bleibt die Rechts­na­tur als Scha­dens­er­satz­an­spruch davon unbe­rührt, dass bei der Ermitt­lung der Ver­mö­gens­nach­tei­le der Mit­er­fin­de­rin die sich aus § 33 PatG und Art. – II § 1 Abs. 1 IntPa­t­ÜbkG erge­ben­den Wer­tun­gen zu berück­sich­ti­gen sein wer­den. Solan­ge das Schutz­recht noch nicht erteilt ist, kann der Anmel­der aller­dings nach die­sen Bestim­mun­gen von dem­je­ni­gen, der den Gegen­stand der Anmel­dung benutzt hat, obwohl er wuss­te oder wis­sen muss­te, dass die von ihm benutz­te Erfin­dung Gegen­stand der Anmel­dung war, eine nach den Umstän­den ange­mes­se­ne Ent­schä­di­gung ver­lan­gen. Dem­entspre­chend und unter Berück­sich­ti­gung der Mit­be­rech­ti­gung der Anmel­de­rin kann der Mit­er­fin­de­rin jeden­falls kein Anspruch zuste­hen, der die Höhe einer sol­chen nach den Umstän­den ange­mes­se­nen Ent­schä­di­gung über­stie­ge. Denn als Rechts­nach­fol­ge­rin des Mit­er­fin­ders kann sie im Ver­hält­nis zur Anmel­de­rin nicht bes­ser ste­hen als gegen­über einem außen­ste­hen­den Drit­ten, gegen den ihr nach § 33 PatG und Art. – II § 1 Abs. 1 IntPa­t­ÜbkG auch nur eine nach den Umstän­den ange­mes­se­ne Ent­schä­di­gung zustünde.

Aus­kunft und Rech­nungs­le­gung kann die Mit­er­fin­de­rin nach stän­di­ger Recht­spre­chung gemäß § 242 BGB in Ver­bin­dung mit § 259 Abs. 1 und § 260 Abs. 1 BGB ana­log ver­lan­gen. Die ent­spre­chen­den Pflich­ten bestehen auch im Rah­men gesetz­li­cher Schuld­ver­hält­nis­se [10] und erstre­cken sich jeden­falls auf die vom Beru­fungs­ge­richt für die Zeit ab Kla­ge­er­he­bung zuer­kann­ten Angaben.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 27. Sep­tem­ber 2016 – X ZR 163/​12

  1. Wei­ter­füh­rung von BGH, Urteil vom 22.03.2005 – X ZR 152/​03, BGHZ 162, 342 Gum­mi­elas­ti­sche Mas­se II[]
  2. st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2000 – I ZR 223/​98, GRUR 2001, 226 Rol­len­an­triebs­ein­heit; Urteil vom 22.03.2005 – X ZR 152/​03, BGHZ 162, 342 Gum­mi­elas­ti­sche Mas­se II; Urteil vom 21.12 2005 – X ZR 165/​04, GRUR 2006, 401 Rn. 9 Zylin­der­rohr[]
  3. vgl. dazu Busse/​Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 44; ein­ge­hend Hen­ke, Die Erfin­dungs­ge­mein­schaft, 2005 Rn. 435 ff. mwN[]
  4. RG, Urteil vom 30.04.1927 – I 191/​26, RGZ 117, 47, 50 f. Blech­hohl­kör­per; zustim­mend Busse/​Keukenschrijver, aaO[]
  5. vgl. Benkard/​Schäfers, EPÜ, 2. Aufl., Art. 81 Rn.20[]
  6. s. dazu Busse/​Keukenschrijver, 7. Aufl., § 33 PatG Rn. 6[]
  7. vgl. BGH, Urteil vom 18.05.2010 – X ZR 79/​07, BGHZ 185, 341 Rn. 28 – Steu­er­vor­rich­tung; vom 17.01.1995 – X ZR 130/​93, Mitt.1996, 16 ff. Gum­mi­elas­ti­sche Mas­se I; Urteil vom 24.10.1978 – X ZR 42/​76, GRUR 1979, 145, 148 Auf­wärm­vor­rich­tung; RG, Urteil vom 07.12 1932 – I 189/​32, RGZ 139, 87, 92 Kup­fer­sei­den­fa­den[]
  8. BGH, Urteil vom 24.01.2006 – XI ZR 384/​03, BGHZ 166, 84 Rn. 27 mwN[]
  9. vgl. BGH, Urteil vom 22.03.2005 – X ZR 152/​03, BGHZ 162, 342 Gum­mi­elas­ti­sche Mas­se II[]
  10. vgl. BGH, Urteil vom 17.05.1994 – X ZR 82/​92, BGHZ 126, 109, 113; Urteil vom 20.05.2008 – X ZR 180/​05, BGHZ 176, 311 Rn. 31 Tin­ten­pa­tro­ne – I jeweils mwN[]