Patentanmeldung durch einen Miterfinder

11. November 2016 | Patente
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Stehen Miterfindern die Rechte an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zu, ist die Anmeldung zum Patent durch einen Miterfinder jedenfalls dann nicht als notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Gegenstands gerechtfertigt, wenn der Anmelder die Anmeldung nur im eigenen Namen vornimmt.

Einem auf diese Weise übergangenen Mitberechtigten steht ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann1.

Das Verhältnis der Miterfindert regelt sich mangels anderweitiger getroffener Vereinbarungen nach den §§ 741 ff. BGB2.

Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands steht den Teilhabern nach § 744 Abs. 1 BGB grundsätzlich gemeinschaftlich zu; nur die zur Erhaltung des Gegenstands notwendigen Maßregeln darf nach § 744 Abs. 2 BGB jeder Teilhaber ohne Zustimmung der anderen treffen. Als solche von § 744 Abs. 2 BGB privilegierte Erhaltungsmaßnahme können die Anmeldungen der Miterfinderin nicht gelten.

Inwieweit die Anmeldung einer Erfindung zum Patent als solche als eine von § 744 Abs. 2 BGB gedeckte Erhaltungsmaßnahme zu bewerten ist3, bedarf im Streitfall keiner abschließenden Beurteilung. Denn auch unter der Prämisse, dass die Anmeldung der Erfindung zum Patent einem Miterfinder stets oder zumindest in Fällen drohender anderweitiger Veröffentlichung nach § 744 Abs. 2 BGB ohne vorherige Absprache mit den übrigen Teilhabern erlaubt sein müsse, handelt der anmeldende Teilhaber jedenfalls dann nicht rechtmäßig, wenn er bei der Anmeldung unzutreffende Angaben über die Personen der Miterfinder macht und sich zu Unrecht als alleiniger Berechtigter an der Erfindung geriert.

Dass die Anmeldung einer gemeinsamen Erfindung nur dann einer nach § 744 Abs. 2 BGB zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands notwendigen Maßnahme entspricht, wenn sie auf den Namen aller Teilhaber erfolgt, und dass der lediglich mitberechtigte Anmelder demgegenüber rechtswidrig handelt, wenn er die Erfindung nur auf seinen Namen anmeldet, hat bereits das Reichsgericht angenommen4.

Diese Sichtweise trifft zu. Ist der Anmelder nur Mitberechtigter an der Erfindung, darf er auch die Patentanmeldung jedenfalls nicht nur im eigenen Namen einreichen, sondern darf dies allenfalls für die Gemeinschaft der Berechtigten tun. Es entspricht zudem den Pflichten des Anmelders aus § 37 Abs. 1 PatG, den (oder die) Erfinder zu benennen und zu versichern, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Ebenso ist nach Art. 81 EPÜ der Erfinder in der europäischen Patentanmeldung zu nennen. Nach Regel 19 Abs. 3 teilt das Europäische Patentamt jedem genannten Erfinder unter anderem den Namen des Anmelders und die Bezeichnung der Erfindung mit. Mit dieser Unterrichtung sollen die benannten Erfinder über die Anmeldung unterrichtet werden, damit sie ihre Rechte wahrnehmen können5.

Wird hiergegen verstoßen, schafft der Anmelder die äußeren Voraussetzungen für die alleinige Verwertung (auch) der fremden schöpferischen Beiträge und beugt zugleich dagegen vor, dass diejenigen, die diese erbracht haben, überhaupt von ihrem Recht aus § 745 Abs. 2 BGB Gebrauch machen und eine dem Interesse aller Beteiligten nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen. Dies betrifft sowohl die Gestaltung der Patentanmeldung selbst als auch die Nutzung ihres Gegenstands und die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten. Unabhängig davon, ob der Anspruch aus § 33 Abs. 1 PatG neben dem Anmelder auch dem “nur” materiell Berechtigten zusteht6, setzt die Wahrnehmung sämtlicher Rechte voraus, dass dem (Mit)Berechtigten die Anmeldung der Erfindung zum Patent nicht vorenthalten wird.

Die Anmeldung der Schutzrechte allein für die anmeldende Miterfinderin verletzt im Übrigen gleichermaßen das (unvollkommene) absolute Immaterialgüterrecht an der Erfindung, das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 geschützt ist7. Ebenso wie die Position als Teilhaberin nicht dazu berechtigt, andere Teilhaber aus der Gemeinschaft zu drängen oder ihnen wie hier – deren Existenz vorzuenthalten, schützt § 823 Abs. 1 BGB den Miterfinder dagegen, dass seine Mitberechtigung von anderen Teilhabern übergangen wird.

Nach § 280 Abs. 1 Satz 1 und § 823 Abs. 1 BGB hat die anmeldende der anderen Miterfinderin den aus der Verletzung ihrer Pflichten aus dem Gemeinschaftsverhältnis entstehenden Schaden zu ersetzen.

Der aus der ungerechtfertigten Alleinanmeldung der Schutzrechte hergeleitete Schadensersatzanspruch umfasst die Verpflichtung zum Ausgleich sämtlicher Vermögensnachteile, die die Miterfinderin infolge der Anmeldung der Erfindung zum Patent allein im Namen der Anmelderin und deren hieraus entstandene formelle Alleinberechtigung an den Patentanmeldungen erlitten hat, und schließt einen der Miterfinderin entgangenen Ausgleich der Vorteile ein, die die anmeldende Miterfinderin aus der Nutzung des Gegenstands der Anmeldungen gezogen hat.

Das Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Ersatzpflicht setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei Verletzung absolut geschützter Rechte nur die Möglichkeit, bei reinen Vermögensschäden die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts voraus8.

Der Verpflichtung zum Schadensersatz steht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Ansprüchen des Mitinhabers eines gemeinschaftlichen Patents gegen einen die Erfindung (allein) benutzenden anderen Mitinhaber auch sachlich nicht entgegen. Danach kann zwar von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB (allein) benutzenden Mitinhaber ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt werden, solange die Mitinhaber hierüber weder eine Vereinbarung noch einen Beschluss getroffen haben und auch ein insoweit nach § 745 Abs. 2 BGB bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist9. Auf diese Beschränkung seiner Ansprüche kann ein Mitinhaber aber allenfalls verwiesen werden, wenn er Ausgleichsansprüche in Kenntnis der Existenz einer Gemeinschaft oder unter der positiven Kenntnis gleichkommenden Umständen nicht geltend gemacht hat, was im Streitfall nicht in Rede steht.

Schließlich bleibt die Rechtsnatur als Schadensersatzanspruch davon unberührt, dass bei der Ermittlung der Vermögensnachteile der Miterfinderin die sich aus § 33 PatG und Art. – II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG ergebenden Wertungen zu berücksichtigen sein werden. Solange das Schutzrecht noch nicht erteilt ist, kann der Anmelder allerdings nach diesen Bestimmungen von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen. Dementsprechend und unter Berücksichtigung der Mitberechtigung der Anmelderin kann der Miterfinderin jedenfalls kein Anspruch zustehen, der die Höhe einer solchen nach den Umständen angemessenen Entschädigung überstiege. Denn als Rechtsnachfolgerin des Miterfinders kann sie im Verhältnis zur Anmelderin nicht besser stehen als gegenüber einem außenstehenden Dritten, gegen den ihr nach § 33 PatG und Art. – II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG auch nur eine nach den Umständen angemessene Entschädigung zustünde.

Auskunft und Rechnungslegung kann die Miterfinderin nach ständiger Rechtsprechung gemäß § 242 BGB in Verbindung mit § 259 Abs. 1 und § 260 Abs. 1 BGB analog verlangen. Die entsprechenden Pflichten bestehen auch im Rahmen gesetzlicher Schuldverhältnisse10 und erstrecken sich jedenfalls auf die vom Berufungsgericht für die Zeit ab Klageerhebung zuerkannten Angaben.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 27. September 2016 – X ZR 163/12

  1. Weiterführung von BGH, Urteil vom 22.03.2005 – X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 Gummielastische Masse II
  2. st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2000 – I ZR 223/98, GRUR 2001, 226 Rollenantriebseinheit; Urteil vom 22.03.2005 – X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 Gummielastische Masse II; Urteil vom 21.12 2005 – X ZR 165/04, GRUR 2006, 401 Rn. 9 Zylinderrohr
  3. vgl. dazu Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 44; eingehend Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, 2005 Rn. 435 ff. mwN
  4. RG, Urteil vom 30.04.1927 – I 191/26, RGZ 117, 47, 50 f. Blechhohlkörper; zustimmend Busse/Keukenschrijver, aaO
  5. vgl. Benkard/Schäfers, EPÜ, 2. Aufl., Art. 81 Rn.20
  6. s. dazu Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 33 PatG Rn. 6
  7. vgl. BGH, Urteil vom 18.05.2010 – X ZR 79/07, BGHZ 185, 341 Rn. 28 – Steuervorrichtung; vom 17.01.1995 – X ZR 130/93, Mitt.1996, 16 ff. Gummielastische Masse I; Urteil vom 24.10.1978 – X ZR 42/76, GRUR 1979, 145, 148 Aufwärmvorrichtung; RG, Urteil vom 07.12 1932 – I 189/32, RGZ 139, 87, 92 Kupferseidenfaden
  8. BGH, Urteil vom 24.01.2006 – XI ZR 384/03, BGHZ 166, 84 Rn. 27 mwN
  9. vgl. BGH, Urteil vom 22.03.2005 – X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 Gummielastische Masse II
  10. vgl. BGH, Urteil vom 17.05.1994 – X ZR 82/92, BGHZ 126, 109, 113; Urteil vom 20.05.2008 – X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 31 Tintenpatrone – I jeweils mwN

 
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