Patentanmeldung durch einen Miterfinder

Ste­hen Miterfind­ern die Rechte an der Erfind­ung in Bruchteils­ge­mein­schaft zu, ist die Anmel­dung zum Patent durch einen Miterfind­er jeden­falls dann nicht als notwendi­ge Maß­nahme zur Erhal­tung des Gegen­stands gerecht­fer­tigt, wenn der Anmelder die Anmel­dung nur im eige­nen Namen vorn­immt.

Patentanmeldung durch einen Miterfinder

Einem auf diese Weise über­gan­genen Mit­berechtigten ste­ht ein Schadenser­satzanspruch zu, der auch einen Aus­gle­ich für vom Anmelder gezo­gene Gebrauchsvorteile umfassen kann1.

Das Ver­hält­nis der Miterfind­ert regelt sich man­gels ander­weit­iger getrof­fen­er Vere­in­barun­gen nach den §§ 741 ff. BGB2.

Die Ver­wal­tung des gemein­schaftlichen Gegen­stands ste­ht den Teil­habern nach § 744 Abs. 1 BGB grund­sät­zlich gemein­schaftlich zu; nur die zur Erhal­tung des Gegen­stands notwendi­gen Maßregeln darf nach § 744 Abs. 2 BGB jed­er Teil­haber ohne Zus­tim­mung der anderen tre­f­fen. Als solche von § 744 Abs. 2 BGB priv­i­legierte Erhal­tungs­maß­nahme kön­nen die Anmel­dun­gen der Miterfind­erin nicht gel­ten.

Inwieweit die Anmel­dung ein­er Erfind­ung zum Patent als solche als eine von § 744 Abs. 2 BGB gedeck­te Erhal­tungs­maß­nahme zu bew­erten ist3, bedarf im Stre­it­fall kein­er abschließen­den Beurteilung. Denn auch unter der Prämisse, dass die Anmel­dung der Erfind­ung zum Patent einem Miterfind­er stets oder zumin­d­est in Fällen dro­hen­der ander­weit­iger Veröf­fentlichung nach § 744 Abs. 2 BGB ohne vorherige Absprache mit den übri­gen Teil­habern erlaubt sein müsse, han­delt der anmeldende Teil­haber jeden­falls dann nicht recht­mäßig, wenn er bei der Anmel­dung unzutr­e­f­fende Angaben über die Per­so­n­en der Miterfind­er macht und sich zu Unrecht als alleiniger Berechtigter an der Erfind­ung geriert.

Dass die Anmel­dung ein­er gemein­samen Erfind­ung nur dann ein­er nach § 744 Abs. 2 BGB zur Erhal­tung des gemein­schaftlichen Gegen­stands notwendi­gen Maß­nahme entspricht, wenn sie auf den Namen aller Teil­haber erfol­gt, und dass der lediglich mit­berechtigte Anmelder demge­genüber rechtswidrig han­delt, wenn er die Erfind­ung nur auf seinen Namen anmeldet, hat bere­its das Reichs­gericht angenom­men4.

Diese Sichtweise trifft zu. Ist der Anmelder nur Mit­berechtigter an der Erfind­ung, darf er auch die Paten­tan­mel­dung jeden­falls nicht nur im eige­nen Namen ein­re­ichen, son­dern darf dies allen­falls für die Gemein­schaft der Berechtigten tun. Es entspricht zudem den Pflicht­en des Anmelders aus § 37 Abs. 1 PatG, den (oder die) Erfind­er zu benen­nen und zu ver­sich­ern, dass weit­ere Per­so­n­en seines Wis­sens an der Erfind­ung nicht beteiligt sind. Eben­so ist nach Art. 81 EPÜ der Erfind­er in der europäis­chen Paten­tan­mel­dung zu nen­nen. Nach Regel 19 Abs. 3 teilt das Europäis­che Paten­tamt jedem genan­nten Erfind­er unter anderem den Namen des Anmelders und die Beze­ich­nung der Erfind­ung mit. Mit dieser Unter­rich­tung sollen die benan­nten Erfind­er über die Anmel­dung unter­richtet wer­den, damit sie ihre Rechte wahrnehmen kön­nen5.

Wird hierge­gen ver­stoßen, schafft der Anmelder die äußeren Voraus­set­zun­gen für die alleinige Ver­w­er­tung (auch) der frem­den schöpferischen Beiträge und beugt zugle­ich dage­gen vor, dass diejeni­gen, die diese erbracht haben, über­haupt von ihrem Recht aus § 745 Abs. 2 BGB Gebrauch machen und eine dem Inter­esse aller Beteiligten nach bil­ligem Ermessen entsprechende Ver­wal­tung und Benutzung ver­lan­gen. Dies bet­rifft sowohl die Gestal­tung der Paten­tan­mel­dung selb­st als auch die Nutzung ihres Gegen­stands und die Gel­tend­machung von Ansprüchen gegenüber Drit­ten. Unab­hängig davon, ob der Anspruch aus § 33 Abs. 1 PatG neben dem Anmelder auch dem “nur” materiell Berechtigten zuste­ht6, set­zt die Wahrnehmung sämtlich­er Rechte voraus, dass dem (Mit)Berechtigten die Anmel­dung der Erfind­ung zum Patent nicht voren­thal­ten wird.

Die Anmel­dung der Schutzrechte allein für die anmeldende Miterfind­erin ver­let­zt im Übri­gen gle­icher­maßen das (unvol­lkommene) absolute Imma­te­ri­al­güter­recht an der Erfind­ung, das als son­stiges Recht nach § 823 Abs. 1 geschützt ist7. Eben­so wie die Posi­tion als Teil­haberin nicht dazu berechtigt, andere Teil­haber aus der Gemein­schaft zu drän­gen oder ihnen wie hier — deren Exis­tenz vorzuen­thal­ten, schützt § 823 Abs. 1 BGB den Miterfind­er dage­gen, dass seine Mit­berech­ti­gung von anderen Teil­habern über­gan­gen wird.

Nach § 280 Abs. 1 Satz 1 und § 823 Abs. 1 BGB hat die anmeldende der anderen Miterfind­erin den aus der Ver­let­zung ihrer Pflicht­en aus dem Gemein­schaftsver­hält­nis entste­hen­den Schaden zu erset­zen.

Der aus der ungerecht­fer­tigten Alleinan­mel­dung der Schutzrechte hergeleit­ete Schadenser­satzanspruch umfasst die Verpflich­tung zum Aus­gle­ich sämtlich­er Ver­mö­gen­snachteile, die die Miterfind­erin infolge der Anmel­dung der Erfind­ung zum Patent allein im Namen der Anmelderin und deren hier­aus ent­standene formelle Allein­berech­ti­gung an den Paten­tan­mel­dun­gen erlit­ten hat, und schließt einen der Miterfind­erin ent­gan­genen Aus­gle­ich der Vorteile ein, die die anmeldende Miterfind­erin aus der Nutzung des Gegen­stands der Anmel­dun­gen gezo­gen hat.

Das Rechtss­chutz­in­ter­esse an der Fest­stel­lung der Ersatzpflicht set­zt nach der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs bei Ver­let­zung abso­lut geschützter Rechte nur die Möglichkeit, bei reinen Ver­mö­genss­chä­den die hin­re­ichende Wahrschein­lichkeit eines Schaden­sein­tritts voraus8.

Der Verpflich­tung zum Schadenser­satz ste­ht die Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs zu den Ansprüchen des Mit­in­hab­ers eines gemein­schaftlichen Patents gegen einen die Erfind­ung (allein) benutzen­den anderen Mit­in­hab­er auch sach­lich nicht ent­ge­gen. Danach kann zwar von dem die Erfind­ung im Rah­men des § 743 Abs. 2 BGB (allein) benutzen­den Mit­in­hab­er ein anteiliger Aus­gle­ich für gezo­gene Gebrauchsvorteile nicht ver­langt wer­den, solange die Mit­in­hab­er hierüber wed­er eine Vere­in­barung noch einen Beschluss getrof­fen haben und auch ein insoweit nach § 745 Abs. 2 BGB beste­hen­der Anspruch nicht gel­tend gemacht ist9. Auf diese Beschränkung sein­er Ansprüche kann ein Mit­in­hab­er aber allen­falls ver­wiesen wer­den, wenn er Aus­gle­ich­sansprüche in Ken­nt­nis der Exis­tenz ein­er Gemein­schaft oder unter der pos­i­tiv­en Ken­nt­nis gle­ichk­om­menden Umstän­den nicht gel­tend gemacht hat, was im Stre­it­fall nicht in Rede ste­ht.

Schließlich bleibt die Recht­snatur als Schadenser­satzanspruch davon unberührt, dass bei der Ermit­tlung der Ver­mö­gen­snachteile der Miterfind­erin die sich aus § 33 PatG und Art. — II § 1 Abs. 1 Int­PatÜbkG ergeben­den Wer­tun­gen zu berück­sichti­gen sein wer­den. Solange das Schutzrecht noch nicht erteilt ist, kann der Anmelder allerd­ings nach diesen Bes­tim­mungen von dem­jeni­gen, der den Gegen­stand der Anmel­dung benutzt hat, obwohl er wusste oder wis­sen musste, dass die von ihm benutzte Erfind­ung Gegen­stand der Anmel­dung war, eine nach den Umstän­den angemessene Entschädi­gung ver­lan­gen. Dementsprechend und unter Berück­sich­ti­gung der Mit­berech­ti­gung der Anmelderin kann der Miterfind­erin jeden­falls kein Anspruch zuste­hen, der die Höhe ein­er solchen nach den Umstän­den angemesse­nen Entschädi­gung über­stiege. Denn als Recht­snach­fol­gerin des Miterfind­ers kann sie im Ver­hält­nis zur Anmelderin nicht bess­er ste­hen als gegenüber einem außen­ste­hen­den Drit­ten, gegen den ihr nach § 33 PatG und Art. — II § 1 Abs. 1 Int­PatÜbkG auch nur eine nach den Umstän­den angemessene Entschädi­gung zustünde.

Auskun­ft und Rech­nungsle­gung kann die Miterfind­erin nach ständi­ger Recht­sprechung gemäß § 242 BGB in Verbindung mit § 259 Abs. 1 und § 260 Abs. 1 BGB ana­log ver­lan­gen. Die entsprechen­den Pflicht­en beste­hen auch im Rah­men geset­zlich­er Schuld­ver­hält­nisse10 und erstreck­en sich jeden­falls auf die vom Beru­fungs­gericht für die Zeit ab Klageer­he­bung zuerkan­nten Angaben.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 27. Sep­tem­ber 2016 — X ZR 163/12

  1. Weit­er­führung von BGH, Urteil vom 22.03.2005 — X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 Gum­mielastis­che Masse II []
  2. st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2000 — I ZR 223/98, GRUR 2001, 226 Rol­lenantrieb­sein­heit; Urteil vom 22.03.2005 — X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 Gum­mielastis­che Masse II; Urteil vom 21.12 2005 — X ZR 165/04, GRUR 2006, 401 Rn. 9 Zylin­der­rohr []
  3. vgl. dazu Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 44; einge­hend Henke, Die Erfind­ungs­ge­mein­schaft, 2005 Rn. 435 ff. mwN []
  4. RG, Urteil vom 30.04.1927 — I 191/26, RGZ 117, 47, 50 f. Blech­hohlkör­p­er; zus­tim­mend Busse/Keukenschrijver, aaO []
  5. vgl. Benkard/Schäfers, EPÜ, 2. Aufl., Art. 81 Rn.20 []
  6. s. dazu Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 33 PatG Rn. 6 []
  7. vgl. BGH, Urteil vom 18.05.2010 — X ZR 79/07, BGHZ 185, 341 Rn. 28 — Steuer­vor­rich­tung; vom 17.01.1995 — X ZR 130/93, Mitt.1996, 16 ff. Gum­mielastis­che Masse I; Urteil vom 24.10.1978 — X ZR 42/76, GRUR 1979, 145, 148 Aufwär­mvor­rich­tung; RG, Urteil vom 07.12 1932 — I 189/32, RGZ 139, 87, 92 Kupfer­sei­den­faden []
  8. BGH, Urteil vom 24.01.2006 — XI ZR 384/03, BGHZ 166, 84 Rn. 27 mwN []
  9. vgl. BGH, Urteil vom 22.03.2005 — X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 Gum­mielastis­che Masse II []
  10. vgl. BGH, Urteil vom 17.05.1994 — X ZR 82/92, BGHZ 126, 109, 113; Urteil vom 20.05.2008 — X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 31 Tin­ten­pa­trone — I jew­eils mwN []