Noch­mals: Die Kos­ten des Patent­an­walts

Hat neben einem Rechts­an­walt auch ein Patent­an­walt an der Abwehr einer unbe­rech­tig­ten Schutz­rechts­ver­war­nung mit­ge­wirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Patent­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur bean­sprucht wer­den, wenn der Anspruch­stel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Patent­an­walts erfor­der­lich war. Die­se Vor­aus­set­zung ist in der Regel allen­falls dann erfüllt, wenn der Patent­an­walt dabei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die – wie etwa Recher­chen zum Regis­ter­stand oder zur Benut­zungs­la­ge – zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Patent­an­walts gehö­ren. Die Not­wen­dig­keit der außer­ge­richt­li­chen Mit­wir­kung eines Patent­an­walts neben einem Rechts­an­walt kann nicht im Wege einer typi­sie­ren­den Betrach­tungs­wei­se für kom­ple­xe oder bedeut­sa­me Ange­le­gen­hei­ten gene­rell bejaht wer­den.

Noch­mals: Die Kos­ten des Patent­an­walts

Zu den Kenn­zei­chen­streit­sa­chen im Sin­ne des § 140 Abs. 1 Mar­kenG zäh­len auch Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Ver­fü­gung, durch die ein Anspruch aus einem der im Mar­ken­ge­setz gere­gel­ten Rechts­ver­hält­nis­se gel­tend gemacht wird.

Nach § 140 Abs. 3 Mar­kenG sind von den Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer Kenn­zei­chen­streit­sa­che ent­ste­hen, die Gebüh­ren nach § 13 RVG und außer­dem die not­wen­di­gen Aus­la­gen des Patent­an­walts zu erstat­ten.

Bei Kenn­zei­chen­streit­sa­chen han­delt es sich um alle Kla­gen, durch die ein Anspruch aus einem der im Mar­ken­ge­setz gere­gel­ten Rechts­ver­hält­nis­se gel­tend gemacht wird (§ 140 Abs. 1 Mar­kenG). Zu den Kla­gen im Sin­ne die­ser Bestim­mung zäh­len auch Ver­fah­ren der einst­wei­li­gen Ver­fü­gung.

Hin­sicht­lich der durch die Mit­wirklung eines Patent­an­walts in einer Kenn­zei­chen­streit­sa­che ent­stan­de­nen Kos­ten ist nicht zu prü­fen, ob die Mit­wir­kung des Patent­an­walts zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung im Sin­ne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO not­wen­dig war. Es kommt auch nicht dar­auf an, ob der Patent­an­walt gegen­über dem Rechts­an­walt eine “Mehr­leis­tung” erbracht hat.

Auch ist die für gericht­li­che Patent­an­walts­kos­ten gel­ten­de Bestim­mung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG auf außer­ge­richt­li­che Patent­an­walts­kos­ten nicht ent­spre­chend anwend­bar.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat ent­schie­den, dass sich der Rege­lung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG nicht die Wer­tung des Geset­zes ent­neh­men lässt, dass auch die Kos­ten für die außer­ge­richt­li­che Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer kenn­zei­chen­recht­li­chen Ange­le­gen­heit ohne Prü­fung der Erfor­der­lich­keit immer zu erstat­ten sind, sofern ein mate­ri­ell­recht­li­cher Kos­ten­er­stat­tungs­an­spruch dem Grun­de nach gege­ben ist. Dies hät­te zur Fol­ge, dass in Kenn­zei­chen­streit­sa­chen die durch die Ein­schal­tung eines Patent­an­walts ent­stan­de­nen außer­ge­richt­li­chen Kos­ten unter leich­te­ren Vor­aus­set­zun­gen zu erstat­ten wären als die durch die Ein­schal­tung eines Rechts­an­walts ent­stan­de­nen außer­ge­richt­li­chen Kos­ten. Für eine sol­che Pri­vi­le­gie­rung der patent­an­walt­li­chen gegen­über der rechts­an­walt­li­chen Tätig­keit gibt es kei­nen Grund.

Die Kos­ten für die außer­ge­richt­li­che Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer Kenn­zei­chen­streit­sa­che sind – anders als das Beru­fungs­ge­richt gemeint hat – auch dann nicht ohne Prü­fung ihrer Erfor­der­lich­keit zu erstat­ten, wenn die Kos­ten für die außer­ge­richt­li­che Tätig­keit eines Rechts­an­walts in die­ser Kenn­zei­chen­streit­sa­che als erfor­der­lich anzu­se­hen und daher zu erset­zen sind. Ist ein Rechts­an­walt nach sei­nen kenn­zei­chen­recht­li­chen Fähig­kei­ten allein dazu imstan­de, den Fall recht­lich zu beur­tei­len, ist es nicht nötig, zusätz­lich noch einen Patent­an­walt ein­zu­schal­ten. Es bedarf daher grund­sätz­lich einer geson­der­ten Prü­fung, ob es not­wen­dig war, zur außer­ge­richt­li­chen Ver­fol­gung einer Mar­ken­ver­let­zung neben einem Rechts­an­walt auch noch einen Patent­an­walt zu beauf­tra­gen.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat für den Fall, dass neben einem Rechts­an­walt auch ein Patent­an­walt an der Abmah­nung wegen einer Mar­ken­ver­let­zung mit­ge­wirkt hat, ent­schie­den, dass die Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Patent­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nur bean­sprucht wer­den kann, wenn der Anspruch­stel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Patent­an­walts erfor­der­lich war. Die­se Vor­aus­set­zung ist in der Regel allen­falls dann erfüllt, wenn der Patent­an­walt dabei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die – wie etwa Recher­chen zum Regis­ter­stand oder zur Benut­zungs­la­ge – zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Patent­an­walts gehö­ren.

Die­se Grund­sät­ze gel­ten nicht nur für den Fall der Mit­wir­kung eines Patent­an­walts an der Rechts­ver­fol­gung einer Mar­ken­ver­let­zung im Wege der Abmah­nung, son­dern auch für den – hier gege­be­nen – Fall der Mit­wir­kung eines Patent­an­walts an der Rechts­ver­tei­di­gung zur Abwehr einer unbe­rech­tig­ten Schutz­rechts­ver­war­nung. Es gibt kei­nen Grund, die bei­den Fall­ge­stal­tun­gen unter­schied­lich zu beur­tei­len. Hat neben einem Rechts­an­walt auch ein Patent­an­walt an der Abwehr einer unbe­rech­tig­ten Schutz­rechts­ver­war­nung mit­ge­wirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Patent­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten daher nur bean­sprucht wer­den, wenn der Anspruch­stel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Patent­an­walts erfor­der­lich war. Die­se Vor­aus­set­zung ist allen­falls dann erfüllt, wenn der Patent­an­walt dabei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Patent­an­walts gehö­ren.

Auch bei kom­ple­xen und bedeut­sa­men Ange­le­gen­hei­ten muss die zusätz­li­che Beauf­tra­gung eines Patent­an­walts jeden­falls bei der gebo­te­nen typi­sie­ren­den Betrach­tungs­wei­se nicht als erfor­der­lich erach­tet wer­den. Bei einer kom­ple­xen Ange­le­gen­heit, bei der es auf unter­schied­lichs­te tat­säch­li­che und recht­li­che Fra­ge­stel­lun­gen ankom­men kön­ne, ver­mö­ge der Geschä­dig­te zum Zeit­punkt der Auf­trags­er­tei­lung nicht vor­aus­zu­se­hen, ob im Lau­fe der mög­li­cher­wei­se durch drei Instan­zen und über vie­le Jah­re hin­weg geführ­ten Aus­ein­an­der­set­zung typi­sche patent­an­walt­li­che Tätig­kei­ten erfor­der­lich sei­en. Hin­zu kom­me, dass bei kom­ple­xen Strei­tig­kei­ten typi­sche patent­an­walt­li­che Tätig­kei­ten, wie etwa Recher­chen zum Regis­ter­stand, auch außer­halb der eigent­li­chen zei­chen­recht­li­chen Pro­ble­ma­tik rele­vant wer­den könn­ten, etwa wenn im Rah­men von Ver­gleichs­ver­hand­lun­gen zu prü­fen sei, ob sich die Par­tei­en auf eine von bei­den Sei­ten als zuläs­sig erach­te­te Zei­chen­form eini­gen könn­ten. Außer­dem sei der Aus­gang der Aus­ein­an­der­set­zung für die Klä­ge­rin von weit­rei­chen­der und über den kon­kre­ten Fall weit hin­aus­ge­hen­der Bedeu­tung gewe­sen. Auch des­halb sei sie nicht im Kos­ten­in­ter­es­se der Beklag­ten gehal­ten gewe­sen, auf eine zwei­te Mei­nung zu ver­zich­ten.

Die Not­wen­dig­keit der außer­ge­richt­li­chen Mit­wir­kung eines Patent­an­walts neben einem Rechts­an­walt kann nicht im Wege einer typi­sie­ren­den Betrach­tungs­wei­se für kom­ple­xe oder bedeut­sa­me Ange­le­gen­hei­ten gene­rell bejaht wer­den. Das ist schon des­halb nicht mög­lich, weil sich die Fra­ge, ob eine Ange­le­gen­heit kom­plex oder bedeut­sam ist und die außer­ge­richt­li­che Ein­schal­tung nicht nur eines Rechts­an­walts, son­dern auch eines Patent­an­walts erfor­dert, einer typi­sie­ren­den und gene­ra­li­sie­ren­den Betrach­tungs­wei­se ent­zieht. Hat neben einem Rechts­an­walt auch ein Patent­an­walt außer­ge­richt­lich in einer Kenn­zei­chen­rechts­sa­che mit­ge­wirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Patent­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten daher nur bean­sprucht wer­den, wenn der Anspruch­stel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Patent­an­walts im kon­kre­ten Fall erfor­der­lich war.

Im vor­lie­gend vom Bun­des­ge­richts­hof ent­schie­de­nen Fall hat die Klä­ge­rin nicht kon­kret vor­ge­tra­gen, war­um es erfor­der­lich war, für die abge­rech­ne­ten Tätig­kei­ten neben einem Rechts­an­walt zusätz­lich einen Patent­an­walt ein­zu­schal­ten. Ins­be­son­de­re ist weder fest­ge­stellt noch vor­ge­tra­gen, dass Recher­chen zum Regis­ter­stand durch­ge­führt wur­den und not­wen­dig waren.

Ohne Belang ist inso­weit für den Bun­des­ge­richts­hof auch, dass es sich um eine zei­chen­recht­li­che Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Groß­un­ter­neh­men gehan­delt hat, die von bei­den Sei­ten mit hohem Auf­wand geführt wur­de. Die­ser Umstand lässt für sich genom­men nicht auf die Not­wen­dig­keit der außer­ge­richt­li­chen Mit­wir­kung eines Patent­an­walts neben einem Rechts­an­walt schlie­ßen. Eine die zusätz­li­che Ein­schal­tung eines Patent­an­walts erfor­dern­de Kom­ple­xi­tät des Fal­les ergibt sich auch nicht dar­aus, dass die Ent­schei­dun­gen der Gerich­te im Ver­fah­ren des einst­wei­li­gen Rechts­schut­zes einer­seits und im Haupt­sa­che­ver­fah­ren ande­rer­seits von­ein­an­der abwei­chen. Die Klä­ge­rin war fer­ner nicht dar­an gehin­dert, die zwei­te Mei­nung eines Patent­an­walts zu der aus ihrer Sicht bedeut­sa­men Ange­le­gen­heit ein­zu­ho­len. Sie ist ledig­lich nicht dazu berech­tigt, von der Beklag­ten die Erstat­tung der Kos­ten für die außer­ge­richt­li­che Tätig­keit die­ses Patent­an­walts zu ver­lan­gen, ohne deren Erfor­der­lich­keit dar­zu­le­gen und nach­zu­wei­sen.

Der Klä­ge­rin steht ein Kos­ten­er­stat­tungs­an­spruch auch nicht des­halb zu, weil zum Zeit­punkt der Beauf­tra­gung im Jahr 2007 die Ein­schal­tung eines Patent­an­walts unter den Umstän­den des Streit­falls die abso­lu­te Regel gewe­sen sei und sie des­halb auf eine Kos­ten­er­stat­tung habe ver­trau­en dür­fen.

Der Schä­di­ger hat nicht alle durch das Scha­dens­er­eig­nis adäquat ver­ur­sach­ten Rechts­ver­fol­gungs­kos­ten des Geschä­dig­ten zu erset­zen, son­dern nur sol­che Kos­ten, die aus der Sicht des Geschä­dig­ten zur Wahr­neh­mung sei­ner Rech­te erfor­der­lich waren. Es gibt kei­nen Grund für die Annah­me, ein Aner­kennt­nis­ur­teil begrün­de eine von die­sem Grund­satz abwei­chen­de, stren­ge­re Haf­tung der Beklag­ten. Da die Klä­ge­rin im hier ent­schie­de­nen Fall nicht dar­ge­legt hat, dass die außer­ge­richt­li­chen Kos­ten des Patent­an­walts erfor­der­lich waren, kann sie deren Erstat­tung daher auch nicht auf­grund des in der Haupt­sa­che Aner­kennt­nis­ur­teils ver­lan­gen.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 21. Dezem­ber 2011 – I ZR 196/​10

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