Nochmals: Die Kosten des Patentanwalts

Hat neben einem Recht­san­walt auch ein Paten­tan­walt an der Abwehr ein­er unberechtigten Schutzrechtsver­war­nung mit­gewirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur beansprucht wer­den, wenn der Anspruch­steller dar­legt und nach­weist, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts erforder­lich war. Diese Voraus­set­zung ist in der Regel allen­falls dann erfüllt, wenn der Paten­tan­walt dabei Auf­gaben über­nom­men hat, die – wie etwa Recherchen zum Reg­is­ter­stand oder zur Benutzungslage – zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören. Die Notwendigkeit der außerg­erichtlichen Mitwirkung eines Paten­tan­walts neben einem Recht­san­walt kann nicht im Wege ein­er typ­isieren­den Betra­ch­tungsweise für kom­plexe oder bedeut­same Angele­gen­heit­en generell bejaht wer­den.

Nochmals: Die Kosten des Patentanwalts

Zu den Kennze­ichen­stre­it­sachen im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG zählen auch Ver­fahren der einst­weili­gen Ver­fü­gung, durch die ein Anspruch aus einem der im Markenge­setz geregel­ten Rechtsver­hält­nisse gel­tend gemacht wird.

Nach § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache entste­hen, die Gebühren nach § 13 RVG und außer­dem die notwendi­gen Aus­la­gen des Paten­tan­walts zu erstat­ten.

Bei Kennze­ichen­stre­it­sachen han­delt es sich um alle Kla­gen, durch die ein Anspruch aus einem der im Markenge­setz geregel­ten Rechtsver­hält­nisse gel­tend gemacht wird (§ 140 Abs. 1 MarkenG). Zu den Kla­gen im Sinne dieser Bes­tim­mung zählen auch Ver­fahren der einst­weili­gen Ver­fü­gung.

Hin­sichtlich der durch die Mitwirk­lung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache ent­stande­nen Kosten ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Paten­tan­walts zur zweck­entsprechen­den Rechtsver­fol­gung oder Rechtsvertei­di­gung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Paten­tan­walt gegenüber dem Recht­san­walt eine “Mehrleis­tung” erbracht hat.

Auch ist die für gerichtliche Paten­tan­walt­skosten gel­tende Bes­tim­mung des § 140 Abs. 3 MarkenG auf außerg­erichtliche Paten­tan­walt­skosten nicht entsprechend anwend­bar.

Der Bun­des­gericht­shof hat entsch­ieden, dass sich der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht die Wer­tung des Geset­zes ent­nehmen lässt, dass auch die Kosten für die außerg­erichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er kennze­ichen­rechtlichen Angele­gen­heit ohne Prü­fung der Erforder­lichkeit immer zu erstat­ten sind, sofern ein materiell­rechtlich­er Kosten­er­stat­tungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist. Dies hätte zur Folge, dass in Kennze­ichen­stre­it­sachen die durch die Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts ent­stande­nen außerg­erichtlichen Kosten unter leichteren Voraus­set­zun­gen zu erstat­ten wären als die durch die Ein­schal­tung eines Recht­san­walts ent­stande­nen außerg­erichtlichen Kosten. Für eine solche Priv­i­legierung der paten­tan­waltlichen gegenüber der recht­san­waltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund.

Die Kosten für die außerg­erichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache sind – anders als das Beru­fungs­gericht gemeint hat – auch dann nicht ohne Prü­fung ihrer Erforder­lichkeit zu erstat­ten, wenn die Kosten für die außerg­erichtliche Tätigkeit eines Recht­san­walts in dieser Kennze­ichen­stre­it­sache als erforder­lich anzuse­hen und daher zu erset­zen sind. Ist ein Recht­san­walt nach seinen kennze­ichen­rechtlichen Fähigkeit­en allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen, ist es nicht nötig, zusät­zlich noch einen Paten­tan­walt einzuschal­ten. Es bedarf daher grund­sät­zlich ein­er geson­derten Prü­fung, ob es notwendig war, zur außerg­erichtlichen Ver­fol­gung ein­er Marken­ver­let­zung neben einem Recht­san­walt auch noch einen Paten­tan­walt zu beauf­tra­gen.

Der Bun­des­gericht­shof hat für den Fall, dass neben einem Recht­san­walt auch ein Paten­tan­walt an der Abmah­nung wegen ein­er Marken­ver­let­zung mit­gewirkt hat, entsch­ieden, dass die Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten nur beansprucht wer­den kann, wenn der Anspruch­steller dar­legt und nach­weist, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts erforder­lich war. Diese Voraus­set­zung ist in der Regel allen­falls dann erfüllt, wenn der Paten­tan­walt dabei Auf­gaben über­nom­men hat, die – wie etwa Recherchen zum Reg­is­ter­stand oder zur Benutzungslage – zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören.

Diese Grund­sätze gel­ten nicht nur für den Fall der Mitwirkung eines Paten­tan­walts an der Rechtsver­fol­gung ein­er Marken­ver­let­zung im Wege der Abmah­nung, son­dern auch für den – hier gegebe­nen – Fall der Mitwirkung eines Paten­tan­walts an der Rechtsvertei­di­gung zur Abwehr ein­er unberechtigten Schutzrechtsver­war­nung. Es gibt keinen Grund, die bei­den Fallgestal­tun­gen unter­schiedlich zu beurteilen. Hat neben einem Recht­san­walt auch ein Paten­tan­walt an der Abwehr ein­er unberechtigten Schutzrechtsver­war­nung mit­gewirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten daher nur beansprucht wer­den, wenn der Anspruch­steller dar­legt und nach­weist, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts erforder­lich war. Diese Voraus­set­zung ist allen­falls dann erfüllt, wenn der Paten­tan­walt dabei Auf­gaben über­nom­men hat, die zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören.

Auch bei kom­plex­en und bedeut­samen Angele­gen­heit­en muss die zusät­zliche Beauf­tra­gung eines Paten­tan­walts jeden­falls bei der gebote­nen typ­isieren­den Betra­ch­tungsweise nicht als erforder­lich erachtet wer­den. Bei ein­er kom­plex­en Angele­gen­heit, bei der es auf unter­schiedlich­ste tat­säch­liche und rechtliche Fragestel­lun­gen ankom­men könne, ver­möge der Geschädigte zum Zeit­punkt der Auf­tragserteilung nicht vorauszuse­hen, ob im Laufe der möglicher­weise durch drei Instanzen und über viele Jahre hin­weg geführten Auseinan­der­set­zung typ­is­che paten­tan­waltliche Tätigkeit­en erforder­lich seien. Hinzu komme, dass bei kom­plex­en Stre­it­igkeit­en typ­is­che paten­tan­waltliche Tätigkeit­en, wie etwa Recherchen zum Reg­is­ter­stand, auch außer­halb der eigentlichen zeichen­rechtlichen Prob­lematik rel­e­vant wer­den kön­nten, etwa wenn im Rah­men von Ver­gle­ichsver­hand­lun­gen zu prüfen sei, ob sich die Parteien auf eine von bei­den Seit­en als zuläs­sig erachtete Zeichen­form eini­gen kön­nten. Außer­dem sei der Aus­gang der Auseinan­der­set­zung für die Klägerin von weitre­ichen­der und über den konkreten Fall weit hin­aus­ge­hen­der Bedeu­tung gewe­sen. Auch deshalb sei sie nicht im Kosten­in­ter­esse der Beklagten gehal­ten gewe­sen, auf eine zweite Mei­n­ung zu verzicht­en.

Die Notwendigkeit der außerg­erichtlichen Mitwirkung eines Paten­tan­walts neben einem Recht­san­walt kann nicht im Wege ein­er typ­isieren­den Betra­ch­tungsweise für kom­plexe oder bedeut­same Angele­gen­heit­en generell bejaht wer­den. Das ist schon deshalb nicht möglich, weil sich die Frage, ob eine Angele­gen­heit kom­plex oder bedeut­sam ist und die außerg­erichtliche Ein­schal­tung nicht nur eines Recht­san­walts, son­dern auch eines Paten­tan­walts erfordert, ein­er typ­isieren­den und gen­er­al­isieren­den Betra­ch­tungsweise entzieht. Hat neben einem Recht­san­walt auch ein Paten­tan­walt außerg­erichtlich in ein­er Kennze­ichen­rechtssache mit­gewirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten daher nur beansprucht wer­den, wenn der Anspruch­steller dar­legt und nach­weist, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts im konkreten Fall erforder­lich war.

Im vor­liegend vom Bun­des­gericht­shof entsch­iede­nen Fall hat die Klägerin nicht konkret vor­ge­tra­gen, warum es erforder­lich war, für die abgerech­neten Tätigkeit­en neben einem Recht­san­walt zusät­zlich einen Paten­tan­walt einzuschal­ten. Ins­beson­dere ist wed­er fest­gestellt noch vor­ge­tra­gen, dass Recherchen zum Reg­is­ter­stand durchge­führt wur­den und notwendig waren.

Ohne Belang ist insoweit für den Bun­des­gericht­shof auch, dass es sich um eine zeichen­rechtliche Auseinan­der­set­zung zwis­chen zwei Großun­ternehmen gehan­delt hat, die von bei­den Seit­en mit hohem Aufwand geführt wurde. Dieser Umstand lässt für sich genom­men nicht auf die Notwendigkeit der außerg­erichtlichen Mitwirkung eines Paten­tan­walts neben einem Recht­san­walt schließen. Eine die zusät­zliche Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts erfordernde Kom­plex­ität des Fall­es ergibt sich auch nicht daraus, dass die Entschei­dun­gen der Gerichte im Ver­fahren des einst­weili­gen Rechtss­chutzes ein­er­seits und im Haupt­sachev­er­fahren ander­er­seits voneinan­der abwe­ichen. Die Klägerin war fern­er nicht daran gehin­dert, die zweite Mei­n­ung eines Paten­tan­walts zu der aus ihrer Sicht bedeut­samen Angele­gen­heit einzu­holen. Sie ist lediglich nicht dazu berechtigt, von der Beklagten die Erstat­tung der Kosten für die außerg­erichtliche Tätigkeit dieses Paten­tan­walts zu ver­lan­gen, ohne deren Erforder­lichkeit darzule­gen und nachzuweisen.

Der Klägerin ste­ht ein Kosten­er­stat­tungsanspruch auch nicht deshalb zu, weil zum Zeit­punkt der Beauf­tra­gung im Jahr 2007 die Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts unter den Umstän­den des Stre­it­falls die absolute Regel gewe­sen sei und sie deshalb auf eine Kosten­er­stat­tung habe ver­trauen dür­fen.

Der Schädi­ger hat nicht alle durch das Schadensereig­nis adäquat verur­sacht­en Rechtsver­fol­gungskosten des Geschädigten zu erset­zen, son­dern nur solche Kosten, die aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung sein­er Rechte erforder­lich waren. Es gibt keinen Grund für die Annahme, ein Anerken­nt­nisurteil begründe eine von diesem Grund­satz abwe­ichende, stren­gere Haf­tung der Beklagten. Da die Klägerin im hier entsch­iede­nen Fall nicht dargelegt hat, dass die außerg­erichtlichen Kosten des Paten­tan­walts erforder­lich waren, kann sie deren Erstat­tung daher auch nicht auf­grund des in der Haupt­sache Anerken­nt­nisurteils ver­lan­gen.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 21. Dezem­ber 2011 – I ZR 196/10

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