Leh­re zum tech­ni­schen Han­deln – und der erfin­de­ri­sche Über­schuss

Eine Leh­re zum tech­ni­schen Han­deln, die die Nut­zung einer Ent­de­ckung zur Her­bei­füh­rung eines bestimm­ten Erfolgs lehrt, ist dem Patent­schutz unab­hän­gig davon zugäng­lich, ob die Leh­re über die zweck­ge­rich­te­te Nut­zung des auf­ge­deck­ten natur­ge­setz­li­chen Zusam­men­hangs hin­aus einen „erfin­de­ri­schen Über­schuss“ ent­hält. Dies gilt auch für die Bereit­stel­lung einer für ein Human­pro­te­in codie­ren­den Nukle­in­säu­re­se­quenz. Einer Kenn­zeich­nung der Sequenz als iso­liert oder durch ein tech­ni­sches Ver­fah­ren gewon­nen im Patent­an­spruch bedarf es dabei nicht.

Leh­re zum tech­ni­schen Han­deln – und der erfin­de­ri­sche Über­schuss

Eine Ent­de­ckung ist nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 EPÜ als sol­che eben­so wie eine wis­sen­schaft­li­che Theo­rie oder eine mathe­ma­ti­sche Metho­de dem Patent­schutz nicht zugäng­lich. Anders als es der Obers­te Gerichts­hof der Ver­ei­nig­ten Staa­ten für das ame­ri­ka­ni­sche Patent­recht ent­schie­den hat [1], ist jedoch eine Leh­re zum tech­ni­schen Han­deln, die die Nut­zung einer Ent­de­ckung zur Her­bei­füh­rung eines bestimm­ten Erfolgs lehrt, nach euro­päi­schem – und deut­schem – Recht dem Patent­schutz unab­hän­gig davon zugäng­lich, ob die Leh­re über die Nut­zung des auf­ge­deck­ten natur­ge­setz­li­chen Zusam­men­hangs hin­aus einen „erfin­de­ri­schen Über­schuss“ ent­hält. Denn jedes tech­ni­sche Han­deln beruht auf der ziel­ge­rich­te­ten Nut­zung von Natur­ge­set­zen, so dass es sich ver­bie­tet, bei der – auch für den Patent­schutz com­pu­ter­im­ple­men­tier­ter Erfin­dun­gen maß­geb­li­chen – Prü­fung der Fra­ge, ob die gelehr­te tech­ni­sche Lösung des Pro­blems auf erfin­de­ri­scher Tätig­keit beruht, die Fra­ge außer Betracht zu las­sen, ob dem Fach­mann die Erkennt­nis einer phy­si­ka­li­schen, che­mi­schen oder bio­lo­gi­schen Gesetz­mä­ßig­keit, die die Grund­la­ge der tech­ni­schen Leh­re der Erfin­dung bil­det, nahe­ge­legt war.

Es steht daher der Patent­fä­hig­keit nicht ent­ge­gen, dass sich die tech­ni­sche Leh­re in der Anwei­sung erschöpft, das in die­sen Ansprü­chen bezeich­ne­te Nuclein­säu­re­mo­le­kül bereit­zu­stel­len. Etwas ande­res ergibt sich auch nicht aus Regel 29 AOEPÜ, die – in Über­ein­stim­mung mit § 1a Abs. 1 PatG – bestimmt, dass der mensch­li­che Kör­per in den ein­zel­nen Pha­sen sei­ner Ent­ste­hung und Ent­wick­lung sowie die blo­ße Ent­de­ckung eines sei­ner Bestand­tei­le, ein­schließ­lich der Sequenz oder Teil­se­quenz eines Gens, kei­ne paten­tier­ba­ren Erfin­dun­gen dar­stel­len. Denn dies bekräf­tigt nur den sich bereits aus dem Erfin­dungs­be­griff erge­ben­den Grund­satz, dass nicht die Ent­de­ckung einer Sequenz, wohl aber die Offen­ba­rung, dass und wie die­se durch Iso­lie­rung tech­nisch nutz­bar gemacht wer­den kann (Regel 29 Abs. 2 AOEPÜ, § 1a Abs. 2 PatG), eine dem Patent­schutz zugäng­li­che Leh­re dar­stellt. Der von der Klä­ge­rin für erfor­der­lich gehal­te­nen „erkenn­ba­ren Kenn­zeich­nung“ der Sequenz als iso­liert oder durch ein tech­ni­sches Ver­fah­ren gewon­nen, bedarf es dabei nicht, denn es ist einem jeden Sach­an­spruch imma­nent, dass er mit der Bezeich­nung der Sache die geschütz­te tech­ni­sche Leh­re kenn­zeich­net, eben die­se Sache (durch ein tech­ni­sches Ver­fah­ren) bereit­zu­stel­len.

Eben­so wenig ist der – ohne­hin nicht näher aus­ge­führ­te – Ein­wand erheb­lich, die Erfin­dung sei „unfer­tig“ ange­mel­det wor­den und es sei zur Veri­fi­zie­rung der gege­be­nen tech­ni­schen Leh­re nach­träg­lich erheb­li­cher Auf­wand zu leis­ten gewe­sen. Der Erfin­der muss weder erkannt haben, war­um die tech­ni­sche Leh­re der Erfin­dung funk­tio­niert, noch muss er hier­für eine wis­sen­schaft­li­che Begrün­dung lie­fern. Es genügt, dass er dem Fach­mann das­je­ni­ge an die Hand gibt, was die­ser benö­tigt, um die tech­ni­sche Leh­re der Erfin­dung aus­zu­füh­ren.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 19. Janu­ar 2016 – X ZR 141/​13

  1. 566 U.S. (2012) – Mayo v. Pro­me­theus[]