Lehre zum technischen Handeln — und der erfinderische Überschuss

Eine Lehre zum tech­nis­chen Han­deln, die die Nutzung ein­er Ent­deck­ung zur Her­beiführung eines bes­timmten Erfol­gs lehrt, ist dem Patentschutz unab­hängig davon zugänglich, ob die Lehre über die zweck­gerichtete Nutzung des aufgedeck­ten naturge­set­zlichen Zusam­men­hangs hin­aus einen “erfind­erischen Über­schuss” enthält. Dies gilt auch für die Bere­it­stel­lung ein­er für ein Human­pro­tein codieren­den Nuk­lein­säure­se­quenz. Ein­er Kennze­ich­nung der Sequenz als isoliert oder durch ein tech­nis­ches Ver­fahren gewon­nen im Paten­tanspruch bedarf es dabei nicht.

Lehre zum technischen Handeln — und der erfinderische Überschuss

Eine Ent­deck­ung ist nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 EPÜ als solche eben­so wie eine wis­senschaftliche The­o­rie oder eine math­e­ma­tis­che Meth­ode dem Patentschutz nicht zugänglich. Anders als es der Ober­ste Gericht­shof der Vere­inigten Staat­en für das amerikanis­che Paten­trecht entsch­ieden hat1, ist jedoch eine Lehre zum tech­nis­chen Han­deln, die die Nutzung ein­er Ent­deck­ung zur Her­beiführung eines bes­timmten Erfol­gs lehrt, nach europäis­chem — und deutschem — Recht dem Patentschutz unab­hängig davon zugänglich, ob die Lehre über die Nutzung des aufgedeck­ten naturge­set­zlichen Zusam­men­hangs hin­aus einen “erfind­erischen Über­schuss” enthält. Denn jedes tech­nis­che Han­deln beruht auf der ziel­gerichteten Nutzung von Naturge­set­zen, so dass es sich ver­bi­etet, bei der — auch für den Patentschutz com­put­er­im­ple­men­tiert­er Erfind­un­gen maßge­blichen — Prü­fung der Frage, ob die gelehrte tech­nis­che Lösung des Prob­lems auf erfind­erisch­er Tätigkeit beruht, die Frage außer Betra­cht zu lassen, ob dem Fach­mann die Erken­nt­nis ein­er physikalis­chen, chemis­chen oder biol­o­gis­chen Geset­zmäßigkeit, die die Grund­lage der tech­nis­chen Lehre der Erfind­ung bildet, nahegelegt war.

Es ste­ht daher der Patent­fähigkeit nicht ent­ge­gen, dass sich die tech­nis­che Lehre in der Anweisung erschöpft, das in diesen Ansprüchen beze­ich­nete Nucle­in­säure­molekül bere­itzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Regel 29 AOEPÜ, die — in Übere­in­stim­mung mit § 1a Abs. 1 PatG — bes­timmt, dass der men­schliche Kör­p­er in den einzel­nen Phasen sein­er Entste­hung und Entwick­lung sowie die bloße Ent­deck­ung eines sein­er Bestandteile, ein­schließlich der Sequenz oder Teilse­quenz eines Gens, keine paten­tier­baren Erfind­un­gen darstellen. Denn dies bekräftigt nur den sich bere­its aus dem Erfind­ungs­be­griff ergeben­den Grund­satz, dass nicht die Ent­deck­ung ein­er Sequenz, wohl aber die Offen­barung, dass und wie diese durch Isolierung tech­nisch nutzbar gemacht wer­den kann (Regel 29 Abs. 2 AOEPÜ, § 1a Abs. 2 PatG), eine dem Patentschutz zugängliche Lehre darstellt. Der von der Klägerin für erforder­lich gehal­te­nen “erkennbaren Kennze­ich­nung” der Sequenz als isoliert oder durch ein tech­nis­ches Ver­fahren gewon­nen, bedarf es dabei nicht, denn es ist einem jeden Sachanspruch imma­nent, dass er mit der Beze­ich­nung der Sache die geschützte tech­nis­che Lehre kennze­ich­net, eben diese Sache (durch ein tech­nis­ches Ver­fahren) bere­itzustellen.

Eben­so wenig ist der — ohne­hin nicht näher aus­ge­führte — Ein­wand erhe­blich, die Erfind­ung sei “unfer­tig” angemeldet wor­den und es sei zur Ver­i­fizierung der gegebe­nen tech­nis­chen Lehre nachträglich erhe­blich­er Aufwand zu leis­ten gewe­sen. Der Erfind­er muss wed­er erkan­nt haben, warum die tech­nis­che Lehre der Erfind­ung funk­tion­iert, noch muss er hier­für eine wis­senschaftliche Begrün­dung liefern. Es genügt, dass er dem Fach­mann das­jenige an die Hand gibt, was dieser benötigt, um die tech­nis­che Lehre der Erfind­ung auszuführen.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 19. Jan­u­ar 2016 — X ZR 141/13

  1. 566 U.S. (2012) — Mayo v. Prometheus []