Die Kosten des Patentanwalts II

Allein der nicht weit­er sub­stan­ti­ierte Vor­trag, der Paten­tan­walt habe eine Marken­recherche durchge­führt, ist nicht dazu geeignet, die Erforder­lichkeit der Mitwirkung eines Paten­tan­walts an der Abmah­nung eine Marken­ver­let­zung neben einem Recht­san­walt mit Erfahrung im Marken­recht darzule­gen und einen Anspruch auf Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begrün­den.

Die Kosten des Patentanwalts <span class="caps">II</span>

Der Anspruch auf Erstat­tung der Aufwen­dun­gen für eine Abmah­nung ist unter dem Gesicht­spunkt der Geschäfts­führung ohne Auf­trag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) allerd­ings nur begrün­det, soweit diese Kosten erforder­lich waren. Für den von der Klägerin gel­tend gemacht­en Anspruch auf Erstat­tung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts an der Abmah­nung der Beklagten wegen ein­er Marken­ver­let­zung ent­standen sind, gel­ten insoweit keine Beson­der­heit­en. Er ist daher nur begrün­det, soweit die Klägerin dar­legt und nach­weist, dass diese Kosten zur Rechtsver­fol­gung erforder­lich waren.

Der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG, nach der die Kosten für die Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache ohne Prü­fung der Erforder­lichkeit stets zu erstat­ten sind, läßt sich nicht – auch nicht im Wege eines Erst-recht-Schlusses – die Wer­tung des Geset­zes ent­nehmen, dass die Kosten für die außerg­erichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er kennze­ichen­rechtlichen Angele­gen­heit eben­falls ohne Prü­fung der Erforder­lichkeit stets zu erstat­ten sind, sofern ein materiell­rechtlich­er Kosten­er­stat­tungsanspruch – hier aus §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB – dem Grunde nach gegeben ist. Dies hätte zur Folge, dass in Kennze­ichen­stre­it­sachen die durch die Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts ent­stande­nen außerg­erichtlichen Kosten unter leichteren Voraus­set­zun­gen zu erstat­ten wären als die durch die Ein­schal­tung eines Recht­san­walts ent­stande­nen außerg­erichtlichen Kosten. Für eine solche Priv­i­legierung der paten­tan­waltlichen gegenüber der recht­san­waltlichen Tätigkeit gibt es keinen sach­lichen Grund.

Die Kosten für die außerg­erichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache sind ent­ge­gen der Ansicht des Beru­fungs­gerichts auch dann nicht ohne Prü­fung ihrer Erforder­lichkeit zu erstat­ten, wenn die Kosten für die außerg­erichtliche Tätigkeit eines Recht­san­walts in dieser Kennze­ichen­stre­it­sache als erforder­lich anzuse­hen und daher zu erset­zen sind. Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforder­lich ist, einen Recht­san­walt mit der Abmah­nung ein­er Kennze­ichen­ver­let­zung zu betrauen, fol­gt nicht, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Paten­tan­walt mit dieser Abmah­nung zu beauf­tra­gen. Ist ein Recht­san­walt nach seinen kennze­ichen­rechtlichen Fähigkeit­en allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Ver­let­zer abzumah­nen, ist es nicht nötig, zusät­zlich noch einen Paten­tan­walt einzuschal­ten. Es bedarf daher grund­sät­zlich ein­er geson­derten Prü­fung, ob es notwendig war, zur außerg­erichtlichen Ver­fol­gung ein­er Marken­ver­let­zung neben einem Recht­san­walt auch noch einen Paten­tan­walt zu beauf­tra­gen.

Hat – wie im hier vom Bun­des­gericht­shof entsch­iede­nen Stre­it­fall – neben einem Recht­san­walt auch ein Paten­tan­walt an der Abmah­nung wegen ein­er Marken­ver­let­zung mit­gewirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten nur beansprucht wer­den, wenn der Anspruch­steller dar­legt und nach­weist, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts erforder­lich war. Diese Voraus­set­zung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Paten­tan­walt dabei Auf­gaben über­nom­men hat, die – wie etwa Recherchen zum Reg­is­ter­stand oder zur Benutzungslage – zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören.

Der Grund­satz, dass die Mitwirkung eines Paten­tan­walts regelmäßig nur dann als erforder­lich anzuse­hen ist, wenn er Auf­gaben über­nom­men hat, die zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören, ist nicht dahin zu ver­ste­hen, dass die Mitwirkung eines Paten­tan­walts immer schon dann als erforder­lich anzuse­hen ist, wenn er solche Auf­gaben über­nom­men hat. Allein der nicht weit­er sub­stan­ti­ierte Vor­trag, der Paten­tan­walt habe eine Marken­recherche durchge­führt, ist nicht dazu geeignet, die Erforder­lichkeit der Mitwirkung eines Paten­tan­walts an der Abmah­nung ein­er Marken­ver­let­zung neben einem Recht­san­walt mit Erfahrung im Marken­recht darzule­gen.

Im konkreten Fall bedeutete dies für den Bun­des­gericht­shof: Die Prozess­bevollmächtigte der Klägerin ist Fachan­wältin für gewerblichen Rechtss­chutz. Ein Fachan­walt für gewerblichen Rechtss­chutz muss über beson­dere Sachkunde im Kennze­ichen­recht ver­fü­gen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rah­men ein­er Abmah­nung eine Marken­recherche durchzuführen. Auch unter Berück­sich­ti­gung des Umstandes, dass die im Stre­it­fall gebotene Recherche keine Beson­der­heit­en aufwies, unter­liegt es keinem Zweifel, dass die Prozess­bevollmächtigte der Klägerin selb­st in der Lage gewe­sen wäre, im Rah­men der Abmah­nung eine Marken­recherche hin­sichtlich des Zeichens „Schneeflöckchen“ durchzuführen.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 10. Mai 2012 – I ZR 70/11

Die Kosten des Patentanwalts II