Die Kosten des Patentanwalts

Hat neben einem Recht­san­walt auch ein Paten­tan­walt an der Abmah­nung wegen ein­er Marken­ver­let­zung mit­gewirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht wer­den, wenn der Anspruch­steller dar­legt und nach­weist, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts erforder­lich war. Diese Voraus­set­zung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Paten­tan­walt dabei Auf­gaben über­nom­men hat, die – wie etwa Recherchen zum Reg­is­ter­stand oder zur Benutzungslage – zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören.

Die Kosten des Patentanwalts

Ein Anspruch auf Erstat­tung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts an der Abmah­nung der Beklagten wegen der Marken­ver­let­zung ent­standen sind, kann allein unter dem Gesicht­spunkt der Geschäfts­führung ohne Auf­trag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) oder als Schadenser­satzanspruch (§ 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) begrün­det sein. Die für das gerichtliche Ver­fahren gel­tende Bes­tim­mung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann dage­gen wed­er in unmit­tel­bar­er noch in entsprechen­der Anwen­dung als Anspruchs­grund­lage herange­zo­gen wer­den.

Kein Kostenerstattungsanspruch nach § 140 Abs. 3 MarkenG

Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache entste­hen, die Gebühren nach § 13 RVG und außer­dem die notwendi­gen Aus­la­gen des Paten­tan­walts zu erstat­ten.

Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt unmit­tel­bar nur für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Paten­tan­walts in einem Rechtsstre­it ent­standen sind und nicht für Kosten, die – wie hier die Abmahnkosten – durch die Mitwirkung eines Paten­tan­walts außer­halb eines Rechtsstre­its ange­fall­en sind. Die Vorschrift gibt – in Ergänzung zu § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO – lediglich einen prozes­sualen und keinen materiell­rechtlichen Kosten­er­stat­tungsanspruch.

Die Bes­tim­mung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann auch nicht in entsprechen­der Anwen­dung als Grund­lage für einen Anspruch auf Erstat­tung der Kosten für die außerg­erichtliche Tätigkeit eines Paten­tan­walts herange­zo­gen wer­den. Voraus­set­zung für die entsprechende Anwen­dung ein­er Vorschrift ist das Beste­hen ein­er plan­widri­gen Regelungslücke und ein­er ver­gle­ich­baren Inter­essen­lage. Hier liegt schon keine Regelungslücke vor. Die materiell­rechtlichen Anspruchs­grund­la­gen – hier §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG – regeln abschließend, unter welchen Voraus­set­zun­gen ein Anspruch auf Erstat­tung außerg­erichtlich­er Kosten der Rechtsver­fol­gung beste­ht.

Kostenerstattung aus GoA oder als Schadensersatz

Der Anspruch auf Erstat­tung der Kosten der Rechtsver­fol­gung ein­schließlich der Aufwen­dun­gen für eine Abmah­nung ist unter dem Gesicht­spunkt der Geschäfts­führung ohne Auf­trag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) eben­so wie als Schadenser­satzanspruch (§ 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) nur begrün­det, soweit diese Kosten erforder­lich waren. Für den von der Klägerin gel­tend gemacht­en Anspruch auf Erstat­tung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts an der Abmah­nung der Beklagten wegen der Marken­ver­let­zung ent­standen sind, gel­ten insoweit keine Beson­der­heit­en. Er ist daher nur begrün­det, soweit die Klägerin dar­legt und nach­weist, dass diese Kosten zur Rechtsver­fol­gung erforder­lich waren.

Dabei lässt sich der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht die Wer­tung des Geset­zes ent­nehmen, dass die Kosten für die außerg­erichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er kennze­ichen­rechtlichen Angele­gen­heit eben­falls ohne Prü­fung der Erforder­lichkeit stets zu erstat­ten sind.

Die Kosten für die Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache sind nach § 140 Abs. 3 MarkenG allerd­ings ohne Prü­fung der Erforder­lichkeit stets zu erstat­ten. Es ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Paten­tan­walts zur zweck­entsprechen­den Rechtsver­fol­gung oder Rechtsvertei­di­gung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Paten­tan­walt gegenüber dem Recht­san­walt eine „Mehrleis­tung“ erbracht hat.

Daraus kann jedoch nicht im Wege ein­er wer­tenden Betra­ch­tung geschlossen wer­den, dass auch die Kosten für die außerg­erichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er kennze­ichen­rechtlichen Angele­gen­heit ohne Prü­fung der Erforder­lichkeit immer zu erstat­ten sind, sofern ein materiell­rechtlich­er Kosten­er­stat­tungsanspruch – hier aus §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG – dem Grunde nach gegeben ist. Dies hätte, wie das Beru­fungs­gericht mit Recht angenom­men hat, zur Folge, dass in Kennze­ichen­stre­it­sachen die durch die Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts ent­stande­nen außerg­erichtlichen Kosten unter leichteren Voraus­set­zun­gen zu erstat­ten wären als die durch die Ein­schal­tung eines Recht­san­walts ent­stande­nen außerg­erichtlichen Kosten. Für eine solche Priv­i­legierung der paten­tan­waltlichen gegenüber der recht­san­waltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund.

Erstattung nur bei Erforderlichkeit

Die Kosten, die durch die außerg­erichtliche Tätigkeit eines Recht­san­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache entste­hen, sind nur zu erstat­ten, soweit sie erforder­lich waren. Dabei ist es Sache des Anspruch­stellers, darzule­gen und nachzuweisen, dass es erforder­lich war, einen Recht­san­walt mit der außerg­erichtlichen Rechtsver­fol­gung zu beauf­tra­gen. Es gibt keinen Grund dafür, die außerg­erichtlichen Paten­tan­walt­skosten anders als die außerg­erichtlichen Recht­san­walt­skosten ohne Prü­fung ihrer Erforder­lichkeit zu erset­zen. Ins­beson­dere kann dies nicht damit begrün­det wer­den, dass auch die gerichtlichen Paten­tan­walt­skosten unter leichteren Voraus­set­zun­gen als die gerichtlichen Recht­san­walt­skosten zu erstat­ten sind. Die Kosten für die gerichtliche Tätigkeit eines Recht­san­walts sind in Kennze­ichen­stre­it­sachen – wie die Kosten für die gerichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts – stets zu erstat­ten. Sie sind immer zur zweck­entsprechen­den Rechtsver­fol­gung oder Rechtsvertei­di­gung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Abge­se­hen davon, dass die Tätigkeit eines Recht­san­walts im Gerichtsver­fahren grund­sät­zlich stets als notwendig anzuse­hen ist, fol­gt die Notwendigkeit der Tätigkeit eines Recht­san­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache auch daraus, dass für Kennze­ichen­stre­it­sachen die Landgerichte ohne Rück­sicht auf den Stre­itwert auss­chließlich zuständig sind (§ 140 Abs. 1 MarkenG) und sich die Parteien vor den Landgericht­en durch einen Recht­san­walt vertreten lassen müssen (§ 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Die Kosten für die außerg­erichtliche Mitwirkung eines Paten­tan­walts in ein­er Kennze­ichen­stre­it­sache sind auch dann nicht ohne Prü­fung ihrer Erforder­lichkeit zu erstat­ten, wenn die Kosten für die außerg­erichtliche Tätigkeit eines Recht­san­walts in dieser Kennze­ichen­stre­it­sache als erforder­lich anzuse­hen und daher zu erset­zen sind.

Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforder­lich ist, einen Recht­san­walt mit der Abmah­nung ein­er Kennze­ichen­ver­let­zung zu betrauen, fol­gt nicht ohne Weit­eres, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Paten­tan­walt mit dieser Abmah­nung zu beauf­tra­gen. Ist ein Recht­san­walt nach seinen kennze­ichen­rechtlichen Fähigkeit­en allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Ver­let­zer abzumah­nen, ist es nicht nötig, zusät­zlich noch einen Paten­tan­walt einzuschal­ten. Es bedarf daher grund­sät­zlich ein­er geson­derten Prü­fung, ob es notwendig war, zur außerg­erichtlichen Ver­fol­gung ein­er Marken­ver­let­zung neben einem Recht­san­walt auch noch einen Paten­tan­walt zu beauf­tra­gen.

Hierge­gen wird gel­tend gemacht, der Geschädigte könne zum maßge­blichen Zeit­punkt der Auf­tragserteilung regelmäßig nur überblick­en, ob er die Abmah­nung in einem ein­fach gelagerten Fall auf­grund eigen­er Sachkunde selb­st aussprechen könne oder zur zweck­entsprechen­den Rechtsver­fol­gung bess­er auf die Mitwirkung fachkundi­ger Drit­ter zurück­greifen solle. Für eine selek­tive Beauf­tra­gung entwed­er eines Recht­san­walts oder eines Paten­tan­walts fehle ihm die Sachkunde und zum Zeit­punkt der Auf­tragserteilung zudem regelmäßig die Beurteilungs­grund­lage. Die Ein­schal­tung eines Recht­san­walts und eines Paten­tan­walts zur Wahrnehmung sein­er Rechte sei daher entwed­er ins­ge­samt erforder­lich oder nicht.

Dieser Ein­wand greift nach Ansicht des Bun­des­gericht­shofs aber nicht durch: Der­jenige, der im Falle ein­er Kennze­ichen­ver­let­zung zur vorg­erichtlichen Ver­fol­gung sein­er Rechte die Mitwirkung fachkundi­ger Drit­ter für erforder­lich hält, man­gels eigen­er Sachkunde aber nicht beurteilen kann, ob er hierzu sowohl einen Recht­san­walt als auch einen Paten­tan­walt benötigt, kann sich zunächst nur an einen Recht­san­walt oder nur an einen Paten­tan­walt wen­den und sich von diesem sachkundig berat­en lassen, ob es der Hinzuziehung eines weit­eren Fach­manns bedarf.

Hat neben einem Recht­san­walt auch ein Paten­tan­walt an der Abmah­nung wegen ein­er Marken­ver­let­zung mit­gewirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mitwirkung des Paten­tan­walts ent­stande­nen Kosten nur beansprucht wer­den, wenn der Anspruch­steller dar­legt und nach­weist, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts erforder­lich war. Diese Voraus­set­zung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Paten­tan­walt dabei Auf­gaben über­nom­men hat, die – wie etwa Recherchen zum Reg­is­ter­stand oder zur Benutzungslage – zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören.

Der Geset­zge­ber hat allerd­ings mit der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG zum Aus­druck gebracht, dass er von ein­er beson­deren Sachkunde des Paten­tan­walts im Kennze­ichen­recht aus­ge­ht. Allein deswe­gen ist es aber nicht erforder­lich, bei ein­er Marken­ver­let­zung mit der Abmah­nung des Ver­let­zers zusät­zlich zu einem Recht­san­walt auch noch einen Paten­tan­walt zu beauf­tra­gen.

Bei Kennze­ichen­stre­it­sachen geht es nicht um natur­wis­senschaftliche oder tech­nis­che Sachver­halte und die sich daraus ergeben­den Rechts­fra­gen, die es regelmäßig nahele­gen, neben einem Recht­san­walt auch noch einen Paten­tan­walt einzuschal­ten. In Kennze­ichen­stre­it­sachen wird es vielmehr oft ent­behrlich sein, zusät­zlich zu einem Recht­san­walt auch noch einen Paten­tan­walt zu beauf­tra­gen. Es gibt zahlre­iche Recht­san­wälte, die über beson­dere Sachkunde im Kennze­ichen­recht ver­fü­gen und in der Lage sind, Man­dan­ten ohne Hinzuziehung eines Paten­tan­walts in kennze­ichen­rechtlichen Angele­gen­heit­en umfassend zu berat­en. Ins­beson­dere wird ein Recht­san­walt mit Erfahrung im Marken­recht ohne Mitwirkung eines Paten­tan­walts dazu imstande sein, eine Abmah­nung wegen ein­er Marken­ver­let­zung zu ver­fassen.

Unter diesen Umstän­den hat der­jenige, der die Erstat­tung der Kosten eines Paten­tan­walts beansprucht, der bei der Abmah­nung ein­er Marken­ver­let­zung neben einem Recht­san­walt mit­gewirkt hat, darzule­gen und nachzuweisen, dass die Mitwirkung des Paten­tan­walts erforder­lich war. Zur Beurteilung der Erforder­lichkeit kön­nen, wie das Beru­fungs­gericht zutr­e­f­fend angenom­men hat, die Grund­sätze herange­zo­gen wer­den, nach denen zu beurteilen ist, ob die Beauf­tra­gung eines Paten­tan­walts in ein­er Wet­tbe­werb­ssache im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Danach wird die Mitwirkung eines Paten­tan­walts regelmäßig nur dann als erforder­lich anzuse­hen sein, wenn er Auf­gaben über­nom­men hat, die zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören.

Die bisherige Rechtsprechung des BGH

Die Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs ste­ht dieser Beurteilung nicht ent­ge­gen:

Der X. Zivilse­n­at des Bun­des­gericht­shofs hat zwar in der Entschei­dung „Klei­der­bügel“ die Auf­fas­sung des Beru­fungs­gerichts in jen­em Rechtsstre­it gebil­ligt, dass der aus dem gewerblichen Schutzrecht – im Stre­it­fall ging es um ein Gebrauchsmuster und ein Patent – Abgemah­nte die Kosten ein­er berechtigten Abmah­nung unter dem Gesicht­spunkt der Geschäfts­führung ohne Auf­trag erset­zen müsse und hierzu auch die Hon­o­rare für einen Paten­tan­walt und einen Recht­san­walt für deren Mitwirkung an der Abfas­sung des Abmahn­schreibens gehörten. Er hat aber nicht aus­ge­sprochen, dass eine Erstat­tung von vorg­erichtlichen Paten­tan­walt­skosten ohne Prü­fung der Erforder­lichkeit beansprucht wer­den könne. Die Hinzuziehung eines Paten­tan­walts neben Recht­san­wäl­ten war nach den Fest­stel­lun­gen des Beru­fungs­gerichts in jen­em Fall zweck­entsprechend und notwendig im Sinne der §§ 683, 670 BGB. Im Übri­gen liegt die Erforder­lichkeit der Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts bei Abmah­nun­gen aus einem tech­nis­chen Schutzrecht näher als bei Abmah­nun­gen aus einem Kennze­ichen­recht.

Der Bun­des­gericht­shof hat zwar in der Entschei­dung „Ther­moroll“ der Klägerin jenes Rechtsstre­its einen Anspruch auf Erstat­tung der Kosten zuerkan­nt, die durch die vor­prozes­suale Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts zur Abmah­nung ent­standen sind. Aus dem Urteil geht jedoch nicht her­vor, dass die Klägerin den Paten­tan­walt zusät­zlich zu einem Recht­san­walt mit der Abmah­nung beauf­tragt hat­te. Zudem war nach den Fest­stel­lun­gen des Beru­fungs­gerichts in jen­em Fall zur Klärung der Recht­slage eine marken­rechtliche Recherche und damit eine Tätigkeit erforder­lich, die zum typ­is­chen Arbeits­feld eines Paten­tan­walts gehört.

So läßt der Bun­des­gericht­shof auch nicht den Ein­wand gel­ten, das Mehr an Einzelfall­gerechtigkeit, das durch die Auf­gabe ein­er typ­isieren­den Betra­ch­tungsweise zugun­sten ein­er konkreten Erforder­lichkeit­sprü­fung möglicher­weise entste­he, ste­he in keinem Ver­hält­nis zur dadurch entste­hen­den Recht­sun­sicher­heit.

Bei der Prü­fung der Notwendigkeit von Maß­nah­men der Rechtsver­fol­gung oder Rechtsvertei­di­gung ist allerd­ings eine typ­isierende Betra­ch­tungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeits­gewinn, der bei ein­er über­mäßig dif­feren­zieren­den Betra­ch­tung im Einzelfall zu erzie­len ist, ste­ht in keinem Ver­hält­nis zu den Nachteilen, die sich ein­stellen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestrit­ten wer­den kön­nte, ob die Kosten ein­er bes­timmten Maß­nahme zu erstat­ten sind.

Allerd­ings ist bei der Beurteilung, ob es erforder­lich ist, zur Abmah­nung ein­er Marken­ver­let­zung neben einem Recht­san­walt auch noch einen Paten­tan­walt her­anzuziehen, eine typ­isierende Betra­ch­tungsweise möglich. Die zusät­zliche Ein­schal­tung eines Paten­tan­walts wird in solchen Fällen – wie aus­ge­führt – regelmäßig nur erforder­lich sein, wenn der Paten­tan­walt dabei Auf­gaben erfüllt, die zum typ­is­chen Arbeits­ge­bi­et eines Paten­tan­walts gehören.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 24. Feb­ru­ar 2011 – I ZR 181/09

Die Kosten des Patentanwalts