Die Kosten des Patentanwalts

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Die Kosten des Patentanwalts

Ein Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung entstanden sind, kann allein unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) oder als Schadensersatzanspruch (§ 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) begründet sein. Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann dagegen weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden.

Kein Kostenerstattungsanspruch nach § 140 Abs. 3 MarkenG

Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt unmittelbar nur für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit entstanden sind und nicht für Kosten, die – wie hier die Abmahnkosten – durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind. Die Vorschrift gibt – in Ergänzung zu § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO – lediglich einen prozessualen und keinen materiellrechtlichen Kostenerstattungsanspruch.

Die Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann auch nicht in entsprechender Anwendung als Grundlage für einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Patentanwalts herangezogen werden. Voraussetzung für die entsprechende Anwendung einer Vorschrift ist das Bestehen einer planwidrigen Regelungslücke und einer vergleichbaren Interessenlage. Hier liegt schon keine Regelungslücke vor. Die materiellrechtlichen Anspruchsgrundlagen – hier §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG – regeln abschließend, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Kosten der Rechtsverfolgung besteht.

Kostenerstattung aus GoA oder als Schadensersatz

Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für eine Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatzanspruch (§ 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren. Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung entstanden sind, gelten insoweit keine Besonderheiten. Er ist daher nur begründet, soweit die Klägerin darlegt und nachweist, dass diese Kosten zur Rechtsverfolgung erforderlich waren.

Dabei lässt sich der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht die Wertung des Gesetzes entnehmen, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit ebenfalls ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten sind.

Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind nach § 140 Abs. 3 MarkenG allerdings ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten. Es ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat.

Daraus kann jedoch nicht im Wege einer wertenden Betrachtung geschlossen werden, dass auch die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit ohne Prüfung der Erforderlichkeit immer zu erstatten sind, sofern ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch – hier aus §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG – dem Grunde nach gegeben ist. Dies hätte, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, zur Folge, dass in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten wären als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund.

Erstattung nur bei Erforderlichkeit

Die Kosten, die durch die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind nur zu erstatten, soweit sie erforderlich waren. Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, darzulegen und nachzuweisen, dass es erforderlich war, einen Rechtsanwalt mit der außergerichtlichen Rechtsverfolgung zu beauftragen. Es gibt keinen Grund dafür, die außergerichtlichen Patentanwaltskosten anders als die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu ersetzen. Insbesondere kann dies nicht damit begründet werden, dass auch die gerichtlichen Patentanwaltskosten unter leichteren Voraussetzungen als die gerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu erstatten sind. Die Kosten für die gerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts sind in Kennzeichenstreitsachen – wie die Kosten für die gerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts – stets zu erstatten. Sie sind immer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Abgesehen davon, dass die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Gerichtsverfahren grundsätzlich stets als notwendig anzusehen ist, folgt die Notwendigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache auch daraus, dass für Kennzeichenstreitsachen die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig sind (§ 140 Abs. 1 MarkenG) und sich die Parteien vor den Landgerichten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind auch dann nicht ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu erstatten, wenn die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und daher zu ersetzen sind.

Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht ohne Weiteres, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.

Hiergegen wird geltend gemacht, der Geschädigte könne zum maßgeblichen Zeitpunkt der Auftragserteilung regelmäßig nur überblicken, ob er die Abmahnung in einem einfach gelagerten Fall aufgrund eigener Sachkunde selbst aussprechen könne oder zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung besser auf die Mitwirkung fachkundiger Dritter zurückgreifen solle. Für eine selektive Beauftragung entweder eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts fehle ihm die Sachkunde und zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zudem regelmäßig die Beurteilungsgrundlage. Die Einschaltung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts zur Wahrnehmung seiner Rechte sei daher entweder insgesamt erforderlich oder nicht.

Dieser Einwand greift nach Ansicht des Bundesgerichtshofs aber nicht durch: Derjenige, der im Falle einer Kennzeichenverletzung zur vorgerichtlichen Verfolgung seiner Rechte die Mitwirkung fachkundiger Dritter für erforderlich hält, mangels eigener Sachkunde aber nicht beurteilen kann, ob er hierzu sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt benötigt, kann sich zunächst nur an einen Rechtsanwalt oder nur an einen Patentanwalt wenden und sich von diesem sachkundig beraten lassen, ob es der Hinzuziehung eines weiteren Fachmanns bedarf.

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Der Gesetzgeber hat allerdings mit der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG zum Ausdruck gebracht, dass er von einer besonderen Sachkunde des Patentanwalts im Kennzeichenrecht ausgeht. Allein deswegen ist es aber nicht erforderlich, bei einer Markenverletzung mit der Abmahnung des Verletzers zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.

Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. In Kennzeichenstreitsachen wird es vielmehr oft entbehrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen.

Unter diesen Umständen hat derjenige, der die Erstattung der Kosten eines Patentanwalts beansprucht, der bei der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mitgewirkt hat, darzulegen und nachzuweisen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Zur Beurteilung der Erforderlichkeit können, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grundsätze herangezogen werden, nach denen zu beurteilen ist, ob die Beauftragung eines Patentanwalts in einer Wettbewerbssache im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Danach wird die Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig nur dann als erforderlich anzusehen sein, wenn er Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Die bisherige Rechtsprechung des BGH

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht dieser Beurteilung nicht entgegen:

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat zwar in der Entscheidung „Kleiderbügel“ die Auffassung des Berufungsgerichts in jenem Rechtsstreit gebilligt, dass der aus dem gewerblichen Schutzrecht – im Streitfall ging es um ein Gebrauchsmuster und ein Patent – Abgemahnte die Kosten einer berechtigten Abmahnung unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzen müsse und hierzu auch die Honorare für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt für deren Mitwirkung an der Abfassung des Abmahnschreibens gehörten. Er hat aber nicht ausgesprochen, dass eine Erstattung von vorgerichtlichen Patentanwaltskosten ohne Prüfung der Erforderlichkeit beansprucht werden könne. Die Hinzuziehung eines Patentanwalts neben Rechtsanwälten war nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in jenem Fall zweckentsprechend und notwendig im Sinne der §§ 683, 670 BGB. Im Übrigen liegt die Erforderlichkeit der Einschaltung eines Patentanwalts bei Abmahnungen aus einem technischen Schutzrecht näher als bei Abmahnungen aus einem Kennzeichenrecht.

Der Bundesgerichtshof hat zwar in der Entscheidung „Thermoroll“ der Klägerin jenes Rechtsstreits einen Anspruch auf Erstattung der Kosten zuerkannt, die durch die vorprozessuale Einschaltung eines Patentanwalts zur Abmahnung entstanden sind. Aus dem Urteil geht jedoch nicht hervor, dass die Klägerin den Patentanwalt zusätzlich zu einem Rechtsanwalt mit der Abmahnung beauftragt hatte. Zudem war nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in jenem Fall zur Klärung der Rechtslage eine markenrechtliche Recherche und damit eine Tätigkeit erforderlich, die zum typischen Arbeitsfeld eines Patentanwalts gehört.

So läßt der Bundesgerichtshof auch nicht den Einwand gelten, das Mehr an Einzelfallgerechtigkeit, das durch die Aufgabe einer typisierenden Betrachtungsweise zugunsten einer konkreten Erforderlichkeitsprüfung möglicherweise entstehe, stehe in keinem Verhältnis zur dadurch entstehenden Rechtsunsicherheit.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit von Maßnahmen der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung ist allerdings eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die sich einstellen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind.

Allerdings ist bei der Beurteilung, ob es erforderlich ist, zur Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt heranzuziehen, eine typisierende Betrachtungsweise möglich. Die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts wird in solchen Fällen – wie ausgeführt – regelmäßig nur erforderlich sein, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben erfüllt, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. Februar 2011 – I ZR 181/09