Gleich­wir­ken­des Aus­tausch­mit­tel – und die Über­le­gun­gen des Fachmanns

Die Ori­en­tie­rung der Über­le­gun­gen des Fach­manns, mit denen er ein im Sin­ne des Merk­mals der Erfin­dung gleich­wir­ken­des Aus­tausch­mit­tel als gleich­wir­kend auf­fin­den kann, am Patent­an­spruch und damit die Ver­let­zung des Patents mit äqui­va­len­ten Mit­teln kann regel­mä­ßig nicht mit der Begrün­dung ver­neint wer­den, der Patent­in­ha­ber habe sich mit der kon­kre­ten For­mu­lie­rung des Merk­mals auf eine des­sen Wort­sinn ent­spre­chen­de Aus­ge­stal­tung festgelegt.

Gleich­wir­ken­des Aus­tausch­mit­tel – und die Über­le­gun­gen des Fachmanns

Eine Ver­let­zung des Streit­pa­tents kann hier­nach nur dann ver­neint wer­den, wenn die Über­le­gun­gen des Fach­manns, mit wel­chen er die­se Aus­ge­stal­tung als gleich­wir­kend zu erken­nen ver­möch­te, nicht am Sinn (Sinn­ge­halt) der im Patent­an­spruch bezeich­ne­ten tech­ni­schen Leh­re ori­en­tiert wären und die­se Aus­ge­stal­tung folg­lich aus fach­män­ni­scher Sicht nicht als gleich­wer­tig (äqui­va­lent) ange­se­hen wer­den könn­te [1].

Dies darf jedoch nicht dar­auf hin­aus­lau­fen, gleich­wir­ken­de Aus­füh­rungs­for­men [2] immer dann aus dem Schutz­be­reich aus­zu­schlie­ßen, wenn der Patent­in­ha­ber erkannt hat (oder hät­te erken­nen kön­nen), dass für ein im Anspruch benann­tes Lösungs­ele­ment Aus­tausch­mit­tel denk­bar sind, und es ver­säumt hat, auf eine Fas­sung des Patents hin­zu­wir­ken, bei der die Aus­tausch­mit­tel vom Wort­sinn des Patent­an­spruchs umfasst wor­den wären. Dies fin­det in der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs kei­ne Grund­la­ge und ist auch sach­lich nicht zu rechtfertigen.

Indem er ein bestimm­tes Ele­ment der erfin­dungs­ge­mä­ßen Leh­re in bestimm­ter Wei­se kon­kre­ti­siert, wie dies im Streit­fall mit der Cha­rak­te­ri­sie­rung des Quer­schnitts der Füh­rungs­an­ord­nun­gen als Vför­mig gesche­hen ist, „legt sich“ der Patent­in­ha­ber stets auf eine tech­ni­sche Aus­ge­stal­tung „fest“, die dem Wort­sinn die­ser Kon­kre­ti­sie­rung ent­spricht. Eine sol­che „Fest­le­gung“ deter­mi­niert weder posi­tiv noch nega­tiv die Fra­ge, ob sich aus fach­män­ni­scher Sicht gleich­wir­ken­de Aus­tausch­mit­tel als gleich­wer­tig (äqui­va­lent) darstellen.

Für Fall­ge­stal­tun­gen, in denen dem Patent­an­spruch eine Aus­wahl­ent­schei­dung zwi­schen ver­schie­de­nen Mög­lich­kei­ten zugrun­de liegt, hat der Bun­des­ge­richts­hof das Erfor­der­nis der Aus­rich­tung am Patent­an­spruch dahin kon­kre­ti­siert, dass die fach­män­ni­schen Über­le­gun­gen zu mög­li­chen Abwand­lun­gen gera­de auch mit die­ser Aus­wahl­ent­schei­dung in Ein­klang ste­hen müs­sen. Des­halb ist eine Patent­ver­let­zung mit äqui­va­len­ten Mit­teln in der Regel zu ver­nei­nen, wenn die Beschrei­bung meh­re­re Mög­lich­kei­ten offen­bart, wie eine bestimm­te tech­ni­sche Wir­kung erzielt wer­den kann, jedoch nur eine die­ser Mög­lich­kei­ten in den Patent­an­spruch auf­ge­nom­men wor­den ist [3].

Die Ein­be­zie­hung von Äqui­va­len­ten zu der offen­bar­ten Aus­füh­rungs­form ist regel­mä­ßig nicht aus­ge­schlos­sen [4].

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 23. August 2016 – X ZR 76/​14

  1. BGH, Urteil vom 12.03.2002 – X ZR 168/​00, BGHZ 150, 149, 154 – Schneid­mes­ser I; Urteil vom 14.12 2010 – X ZR 193/​03, GRUR 2011, 313 Rn. 35 – Crimp­werk­zeug IV; Urteil vom 13.01.2015 – X ZR 81/​13, GRUR 2015, 361 Rn. 18 – Koch­ge­fäß[]
  2. ähn­lich den fore­see­ab­le equi­va­lents des ame­ri­ka­ni­schen Patent­rechts[]
  3. BGH, Urteil vom 10.05.2011 – X ZR 16/​09, BGHZ 189, 330 Rn. 36 – Okklu­si­ons­vor­rich­tung; Urteil vom 13.09.2011 – X ZR 69/​10, GRUR 2012, 45 Rn. 44 – Digly­cid­ver­bin­dung[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 14.06.2016 – X ZR 29/​15, GRUR 2016, 921 Rn. 5361 – Peme­trex­ed[]