Gleichwirkendes Austauschmittel — und die Überlegungen des Fachmanns

Die Ori­en­tierung der Über­legun­gen des Fach­manns, mit denen er ein im Sinne des Merk­mals der Erfind­ung gle­ich­wirk­endes Aus­tauschmit­tel als gle­ich­wirk­end auffind­en kann, am Paten­tanspruch und damit die Ver­let­zung des Patents mit äquiv­a­len­ten Mit­teln kann regelmäßig nicht mit der Begrün­dung verneint wer­den, der Patentin­hab­er habe sich mit der konkreten For­mulierung des Merk­mals auf eine dessen Wortsinn entsprechende Aus­gestal­tung fest­gelegt.

Gleichwirkendes Austauschmittel — und die Überlegungen des Fachmanns

Eine Ver­let­zung des Stre­it­patents kann hier­nach nur dann verneint wer­den, wenn die Über­legun­gen des Fach­manns, mit welchen er diese Aus­gestal­tung als gle­ich­wirk­end zu erken­nen ver­möchte, nicht am Sinn (Sin­nge­halt) der im Paten­tanspruch beze­ich­neten tech­nis­chen Lehre ori­en­tiert wären und diese Aus­gestal­tung fol­glich aus fach­män­nis­ch­er Sicht nicht als gle­ich­w­er­tig (äquiv­a­lent) ange­se­hen wer­den kön­nte1.

Dies darf jedoch nicht darauf hin­aus­laufen, gle­ich­wirk­ende Aus­führungs­for­men2 immer dann aus dem Schutzbere­ich auszuschließen, wenn der Patentin­hab­er erkan­nt hat (oder hätte erken­nen kön­nen), dass für ein im Anspruch benan­ntes Lösungse­le­ment Aus­tauschmit­tel denkbar sind, und es ver­säumt hat, auf eine Fas­sung des Patents hinzuwirken, bei der die Aus­tauschmit­tel vom Wortsinn des Paten­tanspruchs umfasst wor­den wären. Dies find­et in der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs keine Grund­lage und ist auch sach­lich nicht zu recht­fer­ti­gen.

Indem er ein bes­timmtes Ele­ment der erfind­ungs­gemäßen Lehre in bes­timmter Weise konkretisiert, wie dies im Stre­it­fall mit der Charak­ter­isierung des Quer­schnitts der Führungsanord­nun­gen als Vför­mig geschehen ist, “legt sich” der Patentin­hab­er stets auf eine tech­nis­che Aus­gestal­tung “fest”, die dem Wortsinn dieser Konkretisierung entspricht. Eine solche “Fes­tle­gung” deter­miniert wed­er pos­i­tiv noch neg­a­tiv die Frage, ob sich aus fach­män­nis­ch­er Sicht gle­ich­wirk­ende Aus­tauschmit­tel als gle­ich­w­er­tig (äquiv­a­lent) darstellen.

Für Fallgestal­tun­gen, in denen dem Paten­tanspruch eine Auswahlentschei­dung zwis­chen ver­schiede­nen Möglichkeit­en zugrunde liegt, hat der Bun­des­gericht­shof das Erforder­nis der Aus­rich­tung am Paten­tanspruch dahin konkretisiert, dass die fach­män­nis­chen Über­legun­gen zu möglichen Abwand­lun­gen ger­ade auch mit dieser Auswahlentschei­dung in Ein­klang ste­hen müssen. Deshalb ist eine Patentver­let­zung mit äquiv­a­len­ten Mit­teln in der Regel zu verneinen, wenn die Beschrei­bung mehrere Möglichkeit­en offen­bart, wie eine bes­timmte tech­nis­che Wirkung erzielt wer­den kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeit­en in den Paten­tanspruch aufgenom­men wor­den ist3.

Die Ein­beziehung von Äquiv­a­len­ten zu der offen­barten Aus­führungs­form ist regelmäßig nicht aus­geschlossen4.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 23. August 2016 — X ZR 76/14

  1. BGH, Urteil vom 12.03.2002 — X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 154 — Schnei­dmess­er I; Urteil vom 14.12 2010 — X ZR 193/03, GRUR 2011, 313 Rn. 35 — Crim­p­w­erkzeug IV; Urteil vom 13.01.2015 — X ZR 81/13, GRUR 2015, 361 Rn. 18 — Kochge­fäß []
  2. ähn­lich den fore­see­able equiv­a­lents des amerikanis­chen Paten­trechts []
  3. BGH, Urteil vom 10.05.2011 — X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 36 — Okklu­sionsvor­rich­tung; Urteil vom 13.09.2011 — X ZR 69/10, GRUR 2012, 45 Rn. 44 — Digly­cid­verbindung []
  4. vgl. BGH, Urteil vom 14.06.2016 — X ZR 29/15, GRUR 2016, 921 Rn. 5361 — Peme­trexed []