Ersatz­be­darf – Mit­tel­ba­re Patent­ver­let­zung und die Erschöp­fung der Rech­te aus dem Patent

Mit der Fra­ge der Erschöp­fung der Rech­te aus dem Patent, wenn mit der ange­grif­fe­nen Vor­rich­tung ein erwart­ba­rer Ersatz­be­darf gedeckt wird, hat­te sich aktu­ell das Ober­lan­des­ge­richt Karls­ru­he in einem Rechts­streit zu befas­sen, in dem es um Fil­ter­ein­sät­ze für einen Ölfil­ter ging:

Ersatz­be­darf – Mit­tel­ba­re Patent­ver­let­zung und die Erschöp­fung der Rech­te aus dem Patent

Nach der stän­di­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs ist das Aus­schließ­lich­keits­recht aus einem Patent, das ein Erzeug­nis betrifft, hin­sicht­lich sol­cher Exem­pla­re des geschütz­ten Erzeug­nis­ses erschöpft, die vom Patent­in­ha­ber oder mit sei­ner Zustim­mung in Ver­kehr gebracht wor­den sind[1]. Der recht­mä­ßi­ge Erwer­ber eines sol­chen Exem­plars ist befugt, die­ses bestim­mungs­ge­mäß zu gebrau­chen, an Drit­te zu ver­äu­ßern oder zu einem die­ser Zwe­cke Drit­ten anzu­bie­ten. Zum bestim­mungs­ge­mä­ßen Gebrauch gehört auch die Erhal­tung und Wie­der­her­stel­lung der Gebrauchs­taug­lich­keit, wenn die Funk­ti­ons- oder Leis­tungs­fä­hig­keit des kon­kre­ten Exem­plars ganz oder teil­wei­se durch Ver­schleiß, Beschä­di­gung oder aus ande­ren Grün­den beein­träch­tigt oder auf­ge­ho­ben ist. Von einer Wie­der­her­stel­lung in die­sem Sin­ne kann jedoch dann nicht mehr gespro­chen wer­den, wenn die getrof­fe­nen Maß­nah­men nicht mehr die Iden­ti­tät des in Ver­kehr gebrach­ten Exem­plars wah­ren, son­dern dar­auf hin­aus­lau­fen, tat­säch­lich das patent­ge­mä­ße Erzeug­nis erneut her­zu­stel­len[2].

Die dem recht­mä­ßi­gen Erwer­ber eines geschütz­ten Erzeug­nis­ses zuste­hen­de Befug­nis zur Benut­zung und Wei­ter­ver­äu­ße­rung beruht nicht auf einer ver­trag­li­chen Rechts­ein­räu­mung des Patent­in­ha­bers. Sie ist viel­mehr Fol­ge davon, dass die dem Patent­in­ha­ber nach § 9 PatG zuste­hen­den Rech­te mit dem Inver­kehr­brin­gen eines kon­kre­ten Exem­plars inso­weit erschöpft sind, der Patent­in­ha­ber hin­sicht­lich die­ses Exem­plars also sei­ne Befug­nis ver­lo­ren hat, dem Abneh­mer oder Drit­ten den bestim­mungs­ge­mä­ßen Gebrauch des geschütz­ten Erzeug­nis­ses zu ver­bie­ten. Der bestim­mungs­ge­mä­ße Gebrauch eines sol­chen Exem­plars stellt des­halb kei­ne Patent­ver­let­zung dar – unab­hän­gig davon, durch wen er erfolgt[3].

Zur Beur­tei­lung der Fra­ge, ob durch den Aus­tausch von Tei­len die Iden­ti­tät des bear­bei­te­ten Gegen­stan­des gewahrt bleibt oder ob die Maß­nah­men auf die erneu­te Her­stel­lung des patent­ge­schütz­ten Erzeug­nis­ses hin­aus­lau­fen, bedarf es einer die Eigen­art des patent­ge­schütz­ten Erzeug­nis­ses berück­sich­ti­gen­den Abwä­gung der schutz­wür­di­gen Inter­es­sen des Patent­in­ha­bers an der wirt­schaft­li­chen Ver­wer­tung der Erfin­dung einer­seits und des Abneh­mers am unge­hin­der­ten Gebrauch des in den Ver­kehr gebrach­ten kon­kre­ten erfin­dungs­ge­mä­ßen Erzeug­nis­ses ande­rer­seits[4]. Die Gren­ze des bestim­mungs­ge­mä­ßen Gebrauchs kann sach­ge­recht nicht ohne Berück­sich­ti­gung der spe­zi­fi­schen Eigen­schaf­ten, Wir­kun­gen und Vor­tei­le der Erfin­dung fest­ge­legt wer­den, die aus patent­recht­li­cher Sicht einer­seits die Iden­ti­tät des Erzeug­nis­ses prä­gen und ande­rer­seits Anhalts­punk­te dafür lie­fern, inwie­weit bei die­sem Erzeug­nis die ein­an­der wider­strei­ten­den Inter­es­sen der Betei­lig­ten zu einem ange­mes­se­nen Aus­gleich des Schut­zes bedür­fen[5]. Dabei kann auch von Bedeu­tung sein, ob es sich um Tei­le han­delt, mit deren Aus­tausch wäh­rend der Lebens­dau­er der Vor­rich­tung übli­cher­wei­se zu rech­nen ist, und inwie­weit sich gera­de in den aus­ge­tausch­ten Tei­len die tech­ni­schen Wir­kun­gen der Erfin­dung wider­spie­geln[6].

Nach die­sen Grund­sät­zen liegt eine Erschöp­fung der Patent­rech­te im Streit­fall nicht vor. Aller­dings ist bei den von den Kla­ge­pa­ten­ten geschütz­ten Flüs­sig­keits­fil­tern damit zu rech­nen, dass der Ring­fil­ter­ein­satz wäh­rend der Lebens­dau­er des Fil­ters mehr­fach aus­ge­tauscht wird. Das ergibt sich schon aus den Paten­ten selbst, die mit dem Ablei­tungs­ka­nal und der durch Ram­pe und Zap­fen gebil­de­ten Ein­führ­hil­fe gera­de die­sen Aus­tausch­vor­gang ver­bes­sern bzw. erleich­tern sol­len. Das ent­spricht auch der Ver­kehr­auf­fas­sung; es ist bekannt, dass sich die eigent­li­chen Fil­ter­ele­men­te durch die her­aus­ge­fil­ter­ten Schmutz­teil­chen mit der Zeit zuset­zen und daher regel­mä­ßig aus­ge­tauscht wer­den müssen.

In einem sol­chen Fall liegt in dem Aus­tausch in der Regel kei­ne Neu­her­stel­lung. Eine sol­che ist nur aus­nahms­wei­se gege­ben, und zwar dann, wenn sich gera­de in den aus­ge­tausch­ten Tei­len die tech­ni­schen Wir­kun­gen der Erfin­dung wider­spie­geln und des­halb durch den Aus­tausch die­ser Tei­le der tech­ni­sche oder wirt­schaft­li­che Vor­teil der Erfin­dung erneut ver­wirk­licht wird. Die tech­ni­schen Wir­kun­gen der Erfin­dung tre­ten in dem aus­ge­tausch­ten Teil in Erschei­nung, ent­we­der wenn das Teil selbst wesent­li­che Ele­men­te des Erfin­dungs­ge­dan­kens ver­kör­pert, indem spe­zi­ell die­ses Teil auf­grund sei­ner Sach­ei­gen­schaf­ten oder sei­ner Funk­ti­ons­wei­se für die patent­ge­mä­ßen Vor­tei­le maß­geb­lich (mit-)verantwortlich ist, mit­hin einen ent­schei­den­den Lösungs­bei­trag für den Erfin­dungs­er­folg lie­fert, oder wenn gera­de an oder in dem Aus­tausch­teil die Vor­tei­le der erfin­dungs­ge­mä­ßen Lösung ver­wirk­licht wer­den, mit­hin sich die Vor­tei­le der Erfin­dung spe­zi­ell im aus­ge­tausch­ten Teil nie­der­schla­gen, etwa weil die Erfin­dung die Funk­ti­ons­wei­se oder die Lebens­dau­er des Aus­tausch­teils beein­flusst[7].

Ein sol­cher Aus­nah­me­fall ist hier gege­ben. Die in bei­den Kla­ge­pa­ten­ten geschütz­te, auf die Ein­führ­hil­fe bezo­ge­ne Erfin­dung setzt, wie sich aus den obi­gen Aus­füh­run­gen ergibt, vor­aus, dass die im Fil­ter­ge­häu­se vor­han­de­ne Ram­pe und der Ring­fil­ter­ein­satz ange­form­te Zap­fen in einer spe­zi­fi­schen Wei­se auf­ein­an­der abge­stimmt sind, um das ange­streb­te Leis­tungs­er­geb­nis, näm­lich ein Abglei­ten des Zap­fens auf der Ram­pe bis zum Errei­chen der Öff­nung des Ablei­tungs­ka­nals, zu errei­chen; durch die­se Abstim­mung von Zap­fen und Ram­pe wird ein „blin­des“ Ein­füh­ren des Ring­fil­ter­ein­sat­zes, bei dem es auf die genaue Posi­ti­on des Zap­fens nicht ankommt, erst ermög­licht. Der Erfin­dungs­ge­dan­ke lässt sich nur errei­chen, wenn Zap­fen und Ram­pe „zuein­an­der pas­sen“, also die rich­ti­ge radia­le Posi­ti­on und Kon­takt­flä­chen haben, die das Abglei­ten des Zap­fens beim Ein­dre­hen des Ring­fil­ter­ein­sat­zes zulas­sen. Wei­ter müs­sen nach bei­den Kla­ge­pa­ten­ten der Ring­fil­ter­ein­satz und das Fil­ter­ge­häu­se so anein­an­der ange­passt sein, dass der Ring­fil­ter­ein­satz im Fil­ter­ge­häu­se frei dreh­bar ist, solan­ge der Zap­fen noch nicht die Öff­nung des Ablei­tungs­ka­nals ein­greift. Das setzt wei­te­re Abstim­mun­gen zwi­schen Ring­fil­ter­ein­satz und Fil­ter­ge­häu­se vor­aus, die über die Anpas­sung von Ram­pe und Zap­fen hin­aus­ge­hen. Das betrifft z.B. die Gestal­tung des zen­tra­len Bereichs, in dem der Ring­fil­ter­ein­satz mit dem Fil­ter­ge­häu­se bzw. mit dem Funk­ti­ons­trä­ger­ein­satz ver­bun­den wird und der bei der genann­ten Dre­hung die „Ach­se“ bil­det, sowie wei­te­re Tei­le wie etwa die Außen­form des Ring­fil­ter­ein­satz und die Innen­form des Fil­ter­auf­nah­me­raums im Filtergehäuse.

Damit ver­kör­pert sich die Erfin­dung not­wen­dig nicht nur im Fil­ter­ge­häu­se bzw. im Funk­ti­ons­trä­ger­ein­satz, son­dern auch am Ring­fil­ter­ein­satz mit sei­nem ange­form­ten Zap­fen. Sei­ne Aus­ge­stal­tung soll (zusam­men mit der ent­spre­chen­den Aus­ge­stal­tung des Fil­ter­ge­häu­ses bzw. Funk­ti­ons­trä­ger­ein­sat­zes) gera­de den Aus­tausch­vor­gang ver­bes­sern bzw. erleich­tern. Die Wür­di­gung des Land­ge­richts, der Ring­fil­ter­ein­satz sei blo­ßes Objekt des ver­bes­ser­ten Ein­setz­vor­gangs und tra­ge zum Leis­tungs­er­geb­nis der Erfin­dung nichts bei[8], ver­mag das Ober­lan­des­ge­richt daher nicht zu tei­len. Der ver­bes­ser­te Ein­führ­vor­gang wird nach der Leh­re bei­der Kla­ge­pa­ten­te auch durch kör­per­li­che Merk­ma­le des Ring­fil­ter­ein­sat­zes erreicht, näm­lich durch die funk­ti­ons­ori­en­tier­te Anpas­sung des Zap­fens an die im Fil­ter­ge­häu­se vor­han­de­ne Ram­pe sowie durch die wei­te­re Abstim­mung des Ring­fil­ter­ein­sat­zes und des Filtergehäuses.

Dass Ring­fil­ter­ein­sät­ze mit ange­form­tem exzen­tri­schen Zap­fen, der den Ablei­tungs­ka­nal im Ein­bau­zu­stand ver­schließt, bereits aus dem in den Kla­ge­pa­ten­ten zitier­ten Stand der Tech­nik bekannt waren, ändert an die­sem Ergeb­nis nichts. Zen­tra­ler Erfin­dungs­ge­dan­ke ist die Erleich­te­rung des Ein­setz­vor­gangs, die gegen­über die­sem Stand der Tech­nik durch die Ram­pe, den auf sie abge­stimm­ten Zap­fen und durch die wei­te­re Anpas­sung von Ring­fil­ter­ein­satz und Fil­ter­ge­häu­se erreicht wird und die bewirkt, dass es auf die rela­ti­ve Win­kel­po­si­ti­on (in Dreh­rich­tung) von Ring­fil­ter­ein­satz und Fil­ter­ge­häu­se nicht mehr ankommt. Die­se spe­zi­fi­sche Aus­ge­stal­tung des Ring­fil­ter­ein­sat­zes wird durch den genann­ten Stand der Tech­nik gera­de nicht offenbart.

Wegen der anspruchs­ge­mä­ßen wech­sel­sei­ti­gen Anpas­sung von Ring­fil­ter­ein­satz und Fil­ter­ge­häu­se /​Funktionsträgereinsatz wird der Ring­fil­ter­ein­satz in sei­ner Funk­ti­on durch die Leh­re der Kla­ge­pa­ten­te maß­geb­lich beein­flusst[9]. Anders als in der oben zitier­ten Ent­schei­dung des Ober­lan­des­ge­richts Düs­sel­dorf[10] ist der aus­zu­tau­schen­de Teil der Vor­rich­tung (Ring­fil­ter­ein­satz) zen­tra­ler Bestand­teil der unter Schutz gestell­ten tech­ni­schen Leh­re; er steht inso­weit gleich­wer­tig neben den ande­ren, auf das Fil­ter­ge­häu­se bzw. den Funk­ti­ons­trä­ger­ein­satz bezo­ge­nen Tei­len der Erfin­dung. Bei der wer­ten­den Betrach­tung im Rah­men der zu tref­fen­den Inter­es­sen­ab­wä­gung ent­spricht der Streit­fall dem­je­ni­gen, der der Ent­schei­dung „Flü­gel­rad­zäh­ler“ des Bun­des­ge­richts­hofs[11] zugrun­de­lag; dort wirk­te die aus­tausch­ba­re Mess­kap­sel eines Flü­gel­rad­zäh­lers zur Erfas­sung der Durch­fluss­men­ge von Flüs­sig­kei­ten mit dem erfin­dungs­ge­mä­ßen Gehäu­se des Zäh­lers so zusam­men, dass das in der Mess­kap­sel ent­hal­te­ne Flü­gel­rad gleich­mä­ßig und wir­bel­frei beauf­schlagt und des­halb die Gefahr eines Anein­an­der­fest­ba­ckens von Mess­kap­sel und Gehäu­se ver­rin­gert wur­de[12]. Ganz ent­spre­chend wird auch hier das von der bean­spruch­ten Erfin­dung ange­streb­te Leis­tungs­er­geb­nis erst durch das Zusam­men­wir­ken der anspruchs­ge­mäß auf­ein­an­der abge­stimm­ten Tei­le von Ring­fil­ter­ein­satz und Gehäuse/​Funktionsträgereinsatz erreicht.

Im Ergeb­nis liegt also im Aus­tausch des Ring­fil­ter­ein­sat­zes eine Neu­her­stel­lung des von der Erfin­dung geschütz­ten Gegen­stan­des. Damit ist die mit­tel­ba­re Benut­zung der geschütz­ten Leh­re nicht wegen inso­weit bestehen­der Erschöp­fung der Patent­rech­te gerecht­fer­tigt. Auf die von den Par­tei­en in der münd­li­chen Ver­hand­lung vor dem Ober­lan­des­ge­richt dis­ku­tier­te Fra­ge, ob in die Ölfil­ter YY auch ande­re, nicht patent­ge­mä­ße Ring­fil­ter­ein­sät­ze ein­ge­baut wer­den kön­nen, kommt es nach Auf­fas­sung des Ober­lan­des­ge­richts nicht an. Die durch den Ein­bau des ange­grif­fe­nen, mit­tel­bar patent­ver­let­zen­den Ring­fil­ter­ein­sat­zes bewirk­te Neu­her­stel­lung der geschütz­ten Vor­rich­tung ist nach dem Aus­ge­führ­ten vom Aus­schließ­lich­keits­recht der Kla­ge­pa­ten­te umfasst.

Ober­lan­des­ge­richt Karls­ru­he, Urteil vom 23. Juli 2014 – 6 U 89/​13

  1. vgl. BGHZ 143, 268, 270 f. = GRUR 2000, 299 – Kara­te; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 27 – Pipet­ten­sys­tem[]
  2. BGHZ 159, 76, 89 = GRUR 2004, 758, 762 – Flü­gel­rad­zäh­ler; BGH GRUR 2006, 837 16 – Lauf­kranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 27 – Pipet­ten­sys­tem; BGH GRUR 2012, 1118 18 – Palet­ten­be­häl­ter II[]
  3. BGH a.a.O. Rn.20 – Palet­ten­be­häl­ter II[]
  4. BGH a.a.O. Rn. 26 m.w.N. – Palet­ten­be­häl­ter II[]
  5. BGHZ 171, 167 28 – Pipet­ten­sys­tem[]
  6. BGH GRUR 2012, 1118 23, 28 – Palet­ten­be­häl­ter II; BGH GRUR 2004, 758, 762 – Flü­gel­rad­zäh­ler[]
  7. OLG Düs­sel­dorf GRUR-RR 2013, 185 116 m.w.N. – Nes­press­o­kap­seln[]
  8. vgl. dazu BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 31 – Pipet­ten­sys­tem[]
  9. vgl. dazu BGH GRUR 2006, 837 22 – Lauf­kranz[]
  10. GRUR-RR 2013, 185 119 ff. – Nes­press­o­kap­seln[]
  11. BGHZ 159, 76, 92 f. = GRUR 2004, 758, 762 f.[]
  12. vgl. auch BGH GRUR 2012, 1118 44 – Palet­ten­be­häl­ter II[]