Ersatzbedarf — Mittelbare Patentverletzung und die Erschöpfung der Rechte aus dem Patent

Mit der Frage der Erschöp­fung der Rechte aus dem Patent, wenn mit der ange­grif­f­e­nen Vor­rich­tung ein erwart­bar­er Ersatzbe­darf gedeckt wird, hat­te sich aktuell das Ober­lan­des­gericht Karl­sruhe in einem Rechtsstre­it zu befassen, in dem es um Fil­tere­in­sätze für einen Ölfil­ter ging:

Ersatzbedarf — Mittelbare Patentverletzung und die Erschöpfung der Rechte aus dem Patent

Nach der ständi­gen Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs ist das Auss­chließlichkeit­srecht aus einem Patent, das ein Erzeug­nis bet­rifft, hin­sichtlich solch­er Exem­plare des geschützten Erzeug­niss­es erschöpft, die vom Patentin­hab­er oder mit sein­er Zus­tim­mung in Verkehr gebracht wor­den sind1. Der recht­mäßige Erwer­ber eines solchen Exem­plars ist befugt, dieses bes­tim­mungs­gemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Drit­ten anzu­bi­eten. Zum bes­tim­mungs­gemäßen Gebrauch gehört auch die Erhal­tung und Wieder­her­stel­lung der Gebrauch­stauglichkeit, wenn die Funk­tions- oder Leis­tungs­fähigkeit des konkreten Exem­plars ganz oder teil­weise durch Ver­schleiß, Beschädi­gung oder aus anderen Grün­den beein­trächtigt oder aufge­hoben ist. Von ein­er Wieder­her­stel­lung in diesem Sinne kann jedoch dann nicht mehr gesprochen wer­den, wenn die getrof­fe­nen Maß­nah­men nicht mehr die Iden­tität des in Verkehr gebracht­en Exem­plars wahren, son­dern darauf hin­aus­laufen, tat­säch­lich das patent­gemäße Erzeug­nis erneut herzustellen2.

Die dem recht­mäßi­gen Erwer­ber eines geschützten Erzeug­niss­es zuste­hende Befug­nis zur Benutzung und Weit­er­veräußerung beruht nicht auf ein­er ver­traglichen Recht­sein­räu­mung des Patentin­hab­ers. Sie ist vielmehr Folge davon, dass die dem Patentin­hab­er nach § 9 PatG zuste­hen­den Rechte mit dem Inverkehrbrin­gen eines konkreten Exem­plars insoweit erschöpft sind, der Patentin­hab­er hin­sichtlich dieses Exem­plars also seine Befug­nis ver­loren hat, dem Abnehmer oder Drit­ten den bes­tim­mungs­gemäßen Gebrauch des geschützten Erzeug­niss­es zu ver­bi­eten. Der bes­tim­mungs­gemäße Gebrauch eines solchen Exem­plars stellt deshalb keine Patentver­let­zung dar – unab­hängig davon, durch wen er erfol­gt3.

Zur Beurteilung der Frage, ob durch den Aus­tausch von Teilen die Iden­tität des bear­beit­eten Gegen­standes gewahrt bleibt oder ob die Maß­nah­men auf die erneute Her­stel­lung des patent­geschützten Erzeug­niss­es hin­aus­laufen, bedarf es ein­er die Eige­nart des patent­geschützten Erzeug­niss­es berück­sichti­gen­den Abwä­gung der schutzwürdi­gen Inter­essen des Patentin­hab­ers an der wirtschaftlichen Ver­w­er­tung der Erfind­ung ein­er­seits und des Abnehmers am unge­hin­derten Gebrauch des in den Verkehr gebracht­en konkreten erfind­ungs­gemäßen Erzeug­niss­es ander­er­seits4. Die Gren­ze des bes­tim­mungs­gemäßen Gebrauchs kann sachgerecht nicht ohne Berück­sich­ti­gung der spez­i­fis­chen Eigen­schaften, Wirkun­gen und Vorteile der Erfind­ung fest­gelegt wer­den, die aus paten­trechtlich­er Sicht ein­er­seits die Iden­tität des Erzeug­niss­es prä­gen und ander­er­seits Anhalt­spunk­te dafür liefern, inwieweit bei diesem Erzeug­nis die einan­der wider­stre­i­t­en­den Inter­essen der Beteiligten zu einem angemesse­nen Aus­gle­ich des Schutzes bedür­fen5. Dabei kann auch von Bedeu­tung sein, ob es sich um Teile han­delt, mit deren Aus­tausch während der Lebens­dauer der Vor­rich­tung üblicher­weise zu rech­nen ist, und inwieweit sich ger­ade in den aus­ge­tauscht­en Teilen die tech­nis­chen Wirkun­gen der Erfind­ung wider­spiegeln6.

Nach diesen Grund­sätzen liegt eine Erschöp­fung der Paten­trechte im Stre­it­fall nicht vor. Allerd­ings ist bei den von den Klagepaten­ten geschützten Flüs­sigkeits­fil­tern damit zu rech­nen, dass der Ring­fil­tere­in­satz während der Lebens­dauer des Fil­ters mehrfach aus­ge­tauscht wird. Das ergibt sich schon aus den Paten­ten selb­st, die mit dem Ableitungskanal und der durch Rampe und Zapfen gebilde­ten Ein­führhil­fe ger­ade diesen Aus­tauschvor­gang verbessern bzw. erle­ichtern sollen. Das entspricht auch der Verkehrauf­fas­sung; es ist bekan­nt, dass sich die eigentlichen Fil­terele­mente durch die her­aus­ge­filterten Schmutzteilchen mit der Zeit zuset­zen und daher regelmäßig aus­ge­tauscht wer­den müssen.

In einem solchen Fall liegt in dem Aus­tausch in der Regel keine Neuher­stel­lung. Eine solche ist nur aus­nahm­sweise gegeben, und zwar dann, wenn sich ger­ade in den aus­ge­tauscht­en Teilen die tech­nis­chen Wirkun­gen der Erfind­ung wider­spiegeln und deshalb durch den Aus­tausch dieser Teile der tech­nis­che oder wirtschaftliche Vorteil der Erfind­ung erneut ver­wirk­licht wird. Die tech­nis­chen Wirkun­gen der Erfind­ung treten in dem aus­ge­tauscht­en Teil in Erschei­n­ung, entwed­er wenn das Teil selb­st wesentliche Ele­mente des Erfind­ungs­gedankens verkör­pert, indem speziell dieses Teil auf­grund sein­er Sacheigen­schaften oder sein­er Funk­tion­sweise für die patent­gemäßen Vorteile maßge­blich (mit-)verantwortlich ist, mithin einen entschei­den­den Lösungs­beitrag für den Erfind­ungser­folg liefert, oder wenn ger­ade an oder in dem Aus­tauschteil die Vorteile der erfind­ungs­gemäßen Lösung ver­wirk­licht wer­den, mithin sich die Vorteile der Erfind­ung speziell im aus­ge­tauscht­en Teil nieder­schla­gen, etwa weil die Erfind­ung die Funk­tion­sweise oder die Lebens­dauer des Aus­tauschteils bee­in­flusst7.

Ein solch­er Aus­nah­me­fall ist hier gegeben. Die in bei­den Klagepaten­ten geschützte, auf die Ein­führhil­fe bezo­gene Erfind­ung set­zt, wie sich aus den obi­gen Aus­führun­gen ergibt, voraus, dass die im Fil­terge­häuse vorhan­dene Rampe und der Ring­fil­tere­in­satz ange­formte Zapfen in ein­er spez­i­fis­chen Weise aufeinan­der abges­timmt sind, um das angestrebte Leis­tungsergeb­nis, näm­lich ein Abgleit­en des Zapfens auf der Rampe bis zum Erre­ichen der Öff­nung des Ableitungskanals, zu erre­ichen; durch diese Abstim­mung von Zapfen und Rampe wird ein “blindes” Ein­führen des Ring­fil­tere­in­satzes, bei dem es auf die genaue Posi­tion des Zapfens nicht ankommt, erst ermöglicht. Der Erfind­ungs­gedanke lässt sich nur erre­ichen, wenn Zapfen und Rampe “zueinan­der passen”, also die richtige radi­ale Posi­tion und Kon­tak­t­flächen haben, die das Abgleit­en des Zapfens beim Ein­drehen des Ring­fil­tere­in­satzes zulassen. Weit­er müssen nach bei­den Klagepaten­ten der Ring­fil­tere­in­satz und das Fil­terge­häuse so aneinan­der angepasst sein, dass der Ring­fil­tere­in­satz im Fil­terge­häuse frei drehbar ist, solange der Zapfen noch nicht die Öff­nung des Ableitungskanals ein­greift. Das set­zt weit­ere Abstim­mungen zwis­chen Ring­fil­tere­in­satz und Fil­terge­häuse voraus, die über die Anpas­sung von Rampe und Zapfen hin­aus­ge­hen. Das bet­rifft z.B. die Gestal­tung des zen­tralen Bere­ichs, in dem der Ring­fil­tere­in­satz mit dem Fil­terge­häuse bzw. mit dem Funk­tion­strägere­in­satz ver­bun­den wird und der bei der genan­nten Drehung die “Achse” bildet, sowie weit­ere Teile wie etwa die Außen­form des Ring­fil­tere­in­satz und die Innen­form des Fil­ter­auf­nah­mer­aums im Fil­terge­häuse.

Damit verkör­pert sich die Erfind­ung notwendig nicht nur im Fil­terge­häuse bzw. im Funk­tion­strägere­in­satz, son­dern auch am Ring­fil­tere­in­satz mit seinem ange­formten Zapfen. Seine Aus­gestal­tung soll (zusam­men mit der entsprechen­den Aus­gestal­tung des Fil­terge­häus­es bzw. Funk­tion­strägere­in­satzes) ger­ade den Aus­tauschvor­gang verbessern bzw. erle­ichtern. Die Würdi­gung des Landgerichts, der Ring­fil­tere­in­satz sei bloßes Objekt des verbesserten Ein­set­zvor­gangs und trage zum Leis­tungsergeb­nis der Erfind­ung nichts bei8, ver­mag das Ober­lan­des­gericht daher nicht zu teilen. Der verbesserte Ein­führvor­gang wird nach der Lehre bei­der Klagepatente auch durch kör­per­liche Merk­male des Ring­fil­tere­in­satzes erre­icht, näm­lich durch die funk­tion­sori­en­tierte Anpas­sung des Zapfens an die im Fil­terge­häuse vorhan­dene Rampe sowie durch die weit­ere Abstim­mung des Ring­fil­tere­in­satzes und des Fil­terge­häus­es.

Dass Ring­fil­tere­in­sätze mit ange­formtem exzen­trischen Zapfen, der den Ableitungskanal im Ein­bauzu­s­tand ver­schließt, bere­its aus dem in den Klagepaten­ten zitierten Stand der Tech­nik bekan­nt waren, ändert an diesem Ergeb­nis nichts. Zen­traler Erfind­ungs­gedanke ist die Erle­ichterung des Ein­set­zvor­gangs, die gegenüber diesem Stand der Tech­nik durch die Rampe, den auf sie abges­timmten Zapfen und durch die weit­ere Anpas­sung von Ring­fil­tere­in­satz und Fil­terge­häuse erre­icht wird und die bewirkt, dass es auf die rel­a­tive Winkel­po­si­tion (in Drehrich­tung) von Ring­fil­tere­in­satz und Fil­terge­häuse nicht mehr ankommt. Diese spez­i­fis­che Aus­gestal­tung des Ring­fil­tere­in­satzes wird durch den genan­nten Stand der Tech­nik ger­ade nicht offen­bart.

Wegen der anspruchs­gemäßen wech­sel­seit­i­gen Anpas­sung von Ring­fil­tere­in­satz und Fil­terge­häuse /Funktionsträgereinsatz wird der Ring­fil­tere­in­satz in sein­er Funk­tion durch die Lehre der Klagepatente maßge­blich bee­in­flusst9. Anders als in der oben zitierten Entschei­dung des Ober­lan­des­gerichts Düs­sel­dorf10 ist der auszu­tauschende Teil der Vor­rich­tung (Ring­fil­tere­in­satz) zen­traler Bestandteil der unter Schutz gestell­ten tech­nis­chen Lehre; er ste­ht insoweit gle­ich­w­er­tig neben den anderen, auf das Fil­terge­häuse bzw. den Funk­tion­strägere­in­satz bezo­ge­nen Teilen der Erfind­ung. Bei der wer­tenden Betra­ch­tung im Rah­men der zu tre­f­fend­en Inter­essen­ab­wä­gung entspricht der Stre­it­fall dem­jeni­gen, der der Entschei­dung “Flügel­radzäh­ler” des Bun­des­gericht­shofs11 zugrun­de­lag; dort wirk­te die aus­tauschbare Messkapsel eines Flügel­radzäh­lers zur Erfas­sung der Durch­fluss­menge von Flüs­sigkeit­en mit dem erfind­ungs­gemäßen Gehäuse des Zäh­lers so zusam­men, dass das in der Messkapsel enthal­tene Flügel­rad gle­ich­mäßig und wirbel­frei beauf­schlagt und deshalb die Gefahr eines Aneinan­der­fest­back­ens von Messkapsel und Gehäuse ver­ringert wurde12. Ganz entsprechend wird auch hier das von der beansprucht­en Erfind­ung angestrebte Leis­tungsergeb­nis erst durch das Zusam­men­wirken der anspruchs­gemäß aufeinan­der abges­timmten Teile von Ring­fil­tere­in­satz und Gehäuse/Funktionsträgereinsatz erre­icht.

Im Ergeb­nis liegt also im Aus­tausch des Ring­fil­tere­in­satzes eine Neuher­stel­lung des von der Erfind­ung geschützten Gegen­standes. Damit ist die mit­tel­bare Benutzung der geschützten Lehre nicht wegen insoweit beste­hen­der Erschöp­fung der Paten­trechte gerecht­fer­tigt. Auf die von den Parteien in der mündlichen Ver­hand­lung vor dem Ober­lan­des­gericht disku­tierte Frage, ob in die Ölfil­ter YY auch andere, nicht patent­gemäße Ring­fil­tere­in­sätze einge­baut wer­den kön­nen, kommt es nach Auf­fas­sung des Ober­lan­des­gerichts nicht an. Die durch den Ein­bau des ange­grif­f­e­nen, mit­tel­bar patentver­let­zen­den Ring­fil­tere­in­satzes bewirk­te Neuher­stel­lung der geschützten Vor­rich­tung ist nach dem Aus­ge­führten vom Auss­chließlichkeit­srecht der Klagepatente umfasst.

Ober­lan­des­gericht Karl­sruhe, Urteil vom 23. Juli 2014 — 6 U 89/13

  1. vgl. BGHZ 143, 268, 270 f. = GRUR 2000, 299 – Karate; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 27 – Pipet­ten­sys­tem []
  2. BGHZ 159, 76, 89 = GRUR 2004, 758, 762 – Flügel­radzäh­ler; BGH GRUR 2006, 837 16 – Laufkranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 27 – Pipet­ten­sys­tem; BGH GRUR 2012, 1118 18 – Palet­ten­be­häl­ter II []
  3. BGH a.a.O. Rn.20 – Palet­ten­be­häl­ter II []
  4. BGH a.a.O. Rn. 26 m.w.N. – Palet­ten­be­häl­ter II []
  5. BGHZ 171, 167 28 – Pipet­ten­sys­tem []
  6. BGH GRUR 2012, 1118 23, 28 – Palet­ten­be­häl­ter II; BGH GRUR 2004, 758, 762 – Flügel­radzäh­ler []
  7. OLG Düs­sel­dorf GRUR-RR 2013, 185 116 m.w.N. – Nespres­sokapseln []
  8. vgl. dazu BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 31 – Pipet­ten­sys­tem []
  9. vgl. dazu BGH GRUR 2006, 837 22 – Laufkranz []
  10. GRUR-RR 2013, 185 119 ff. – Nespres­sokapseln []
  11. BGHZ 159, 76, 92 f. = GRUR 2004, 758, 762 f. []
  12. vgl. auch BGH GRUR 2012, 1118 44 – Palet­ten­be­häl­ter II []