Ein­spruch gegen das Patent trotz Mit­be­nut­zung des Patents

Ist aus einem zwi­schen dem allei­ni­gen Patent­in­ha­ber und einem Mit­er­fin­der geschlos­se­nen Ver­trag ein Drit­ter im Sin­ne von § 328 BGB zur Nut­zung der patent­ge­mä­ßen Leh­re berech­tigt, kann der Patent­in­ha­ber dem Ein­spruch des Drit­ten gegen das Patent nicht den gegen den Mit­er­fin­der grund­sätz­lich bestehen­den Ein­wand der Treu­wid­rig­keit der Ein­spruchs­ein­le­gung entgegenhalten.

Ein­spruch gegen das Patent trotz Mit­be­nut­zung des Patents

Die aus­drück­li­che oder kon­klu­den­te Ver­ein­ba­rung von Nicht­an­griffs­ab­re­den wird regel­mä­ßig dar­auf beru­hen, dass nach dem Wil­len der Betei­lig­ten kon­kre­te, über den Bestand des Patents als sol­ches hin­aus­ge­hen­de Inter­es­sen gewahrt wer­den sol­len. Inwie­weit sol­che ver­trag­lich (kon­klu­dent) ver­ein­bar­ten Nicht­an­griffs­ab­re­den dem Ein­spruch gegen die Ertei­lung des Patents gene­rell ent­ge­gen­ge­hal­ten wer­den kön­nen oder nicht, ist im Streit­fall nicht all­ge­mein zu entscheiden.

Die vom Patent­ge­richt ange­nom­me­ne Nicht­an­griffs­ver­pflich­tung ist nicht aus­drück­lich ver­ein­bart wor­den. Das Patent­ge­richt hat auch kei­ne Fest­stel­lun­gen getrof­fen, aus denen sich ergä­be, dass die Betei­lig­ten bei Abschluss des Ver­tra­ges den Schutz ganz bestimm­ter, durch eine Nicht­an­griffs­ab­re­de zu schüt­zen­der Inter­es­sen im Auge gehabt hät­ten oder dass sol­ches für das For­schungs­zen­trum zumin­dest erkenn­bar gewe­sen wäre. Nach Lage des Sach­ver­halts kann eine Nicht­an­griffs­pflicht sich, wovon das Patent­ge­richt aus­weis­lich der Begrün­dung, die es für sei­ne Ent­schlie­ßung, die Rechts­be­schwer­de zuzu­las­sen, gege­ben hat, ersicht­lich auch aus­ge­gan­gen ist, nur aus dem Grund­satz von Treu und Glau­ben, also aus Umstän­den erge­ben, die die Durch­füh­rung des vom For­schungs­zen­trum ein­ge­leg­ten Ein­spruchs jen­seits kon­kre­ter ver­trag­lich ver­ein­bar­ter Rech­te und Pflich­ten als unbil­lig erschei­nen lassen.

Der Grund­satz von Treu und Glau­ben beherrscht über den Wort­laut der Norm (§ 242 BGB) hin­aus das gesam­te Rechts­le­ben und kann prin­zi­pi­ell jedem Recht sozi­al­ethi­sche Gren­zen set­zen. Es ist des­halb nicht von vorn­her­ein aus­ge­schlos­sen, dass auch die Erhe­bung des Ein­spruchs gegen eine Paten­ter­tei­lung nach Treu und Glau­ben zu miss­bil­li­gen sein und des­halb die Unzu­läs­sig­keit des Rechts­be­helfs nach sich zie­hen kann. Ob es sich so ver­hält, bedarf in jedem Ein­zel­fall einer umfas­sen­den Wür­di­gung aller Umstän­de, die zudem im Lich­te des Inter­es­ses der All­ge­mein­heit an der Besei­ti­gung nicht pat­ent­wür­di­ger Schutz­rech­te zu erfol­gen hat und auf die, je nach den Umstän­den, über­dies auch die gesetz­ge­be­ri­sche Wer­tung von Ein­fluss sein kann, dass ver­trag­li­chen Nicht­an­griffs­ab­re­den kar­tell­recht­lich Gren­zen gesetzt sind.

Im hier vom Bun­des­ge­richts­hof ent­schie­de­nen Streit­fall ist dem For­schungs­zen­trum der Ein­spruch gegen das Streit­pa­tent nach Treu und Glau­ben nicht ver­wehrt. Die gegen­tei­li­ge Ent­schei­dung des Patent­ge­richts beruht auf der Ansicht, der Patent­in­ha­ber kön­ne die sei­nen Ver­trags­part­ner Pro­fes­sor Z. tref­fen­de Pflicht, einen schä­di­gen­den Angriff zu unter­las­sen, der ihm, dem Patent­in­ha­ber, die Erfül­lung der sich aus dem Ver­trag vom 14. August 2000 erge­ben­den Ver­pflich­tun­gen unmög­lich machen wür­de, gemäß den §§ 328, 333, 334 BGB auch dem For­schungs­zen­trum ent­ge­gen­hal­ten. Dies ist in mehr­fa­cher Hin­sicht nicht frei von Rechtsfehlern.

Die Annah­me des Patent­ge­richts, der Patent­in­ha­ber und Pro­fes­sor Z. hät­ten einen (ech­ten) Ver­trag zuguns­ten eines Drit­ten (§ 328 BGB) geschlos­sen, wird nicht von den getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen getra­gen. Das Patent­ge­richt lei­tet die­ses Ergeb­nis allein aus dem Wort­laut der Ver­ein­ba­rung vom 14. August 2000 und der Erwä­gung her, es erge­be kei­nen Sinn, wenn das For­schungs­zen­trum kein eige­nes For­de­rungs­recht haben sol­le, denn sonst lau­fe “die gesam­te Ver­ein­ba­rung sozu­sa­gen leer”. Es ist indes nicht ersicht­lich, war­um es für den Sinn und Zweck der Ver­ein­ba­rung – zu dem das Patent­ge­richt kei­ne nähe­ren Fest­stel­lun­gen getrof­fen hat – unver­zicht­bar sein soll, dass das For­de­rungs­recht statt Pro­fes­sor Z. nur dem For­schungs­zen­trum zuste­hen soll, wie es bei einem ech­ten Ver­trag zuguns­ten eines Drit­ten prin­zi­pi­ell der Fall wäre (vgl. § 335 BGB), oder war­um etwa das For­schungs­zen­trum und Pro­fes­sor Z. neben­ein­an­der berech­tigt sein könn­ten, kei­nes­wegs aber Pro­fes­sor Z. allein. Gegen das vom Patent­ge­richt gefun­de­ne Aus­le­gungs­er­geb­nis spricht im Übri­gen, dass der Wort­laut der Ver­ein­ba­rung eher auf eine Über­las­sung nur an Pro­fes­sor Z. hin­deu­tet, weil es dort heißt, dass das patent­ge­mä­ße Ver­fah­ren “für die Benut­zung ‘am’ Insti­tut für Medi­zin … zur Ver­fü­gung gestellt wird”.

Unab­hän­gig hier­von recht­fer­tig­te auch ein eige­nes For­de­rungs­recht nicht die Annah­me des Patent­ge­richts, das For­schungs­zen­trum sei wegen die­ses ihm ein­ge­räum­ten Rechts gehin­dert, das Streit­pa­tent mit dem Ein­spruch anzu­grei­fen. Das Patent­ge­richt ist zwar recht­lich zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass dem Ver­spre­chen­den beim Ver­trag zuguns­ten eines Drit­ten Ein­wen­dun­gen aus dem Ver­trag auch gegen den Drit­ten zuste­hen (§ 334 BGB). Die­se gesetz­li­che Rege­lung beruht auf der Erwä­gung, dass der Ver­spre­chen­de in einem sol­chen Ver­trags­ver­hält­nis nicht schlech­ter ste­hen soll, als bei unmit­tel­bar gegen­über dem Ver­trags­part­ner selbst bestehen­der Leis­tungs­pflicht. Zu der dar­in zum Aus­druck kom­men­den Bewer­tung der betei­lig­ten Inter­es­sen steht es aber nicht in Wider­spruch, dem For­schungs­zen­trum das Ein­spruchs­recht zuzu­ge­ste­hen. Einer etwai­gen Ein­spruchs­ein­le­gung durch Pro­fes­sor Z. als sei­nes eigent­li­chen Ver­trags­part­ners könn­te der Patent­in­ha­ber den Ein­wand der treu­wid­ri­gen Rechts­aus­übung nach dem fest­ge­stell­ten Sach­ver­halt viel­mehr allen­falls aus Grün­den ent­ge­gen­hal­ten, die allein in sei­ner Per­son begrün­det sind. Der Ein­wand wäre mit­hin kein Ein­wand aus dem Ver­trag, den der Patent­in­ha­ber nach § 334 BGB auch gegen das For­schungs­zen­trum als Drit­ten gel­tend machen könn­te. Ihn dem Patent­in­ha­ber gleich­wohl zuzu­ge­ste­hen lie­fe auf die Beja­hung eines Ver­trags­schlus­ses zulas­ten eines Drit­ten, des For­schungs­zen­trums, hinaus.

Pro­fes­sor Z. könn­te nach Treu und Glau­ben nur des­halb an der Ein­spruchs­ein­le­gung gehin­dert sein, weil er, wäre er Patent­mit­in­ha­ber gewor­den, nicht ein­spruchs­be­rech­tigt wäre. Die­se Rol­le wäre ihm als Mit­er­fin­der aber zwangs­läu­fig zuge­fal­len (§ 6 Abs. 1 PatG), wenn die Mit­er­fin­der nicht ver­ein­bart hät­ten, dass nur der jet­zi­ge Patent­in­ha­ber das Streit­pa­tent anmel­den soll­te. Es mag ange­zeigt sein, die Ein­spruchs­be­fug­nis von Pro­fes­sor Z. trotz die­ser Ver­ein­ba­rung nicht anders zu beur­tei­len, als wenn sie nicht geschlos­sen wor­den wäre, so dass ein von Pro­fes­sor Z. ein­ge­leg­ter Ein­spruch vor die­sem Hin­ter­grund als unzu­läs­sig zu bewer­ten wäre. Wäre aber des­sen Mit­er­fin­der­stel­lung der ein­zi­ge Grund, aus dem die Treu­wid­rig­keit der Ein­spruchs­ein­le­gung her­ge­lei­tet wer­den könn­te und betrifft § 334 BGB nur Ein­wen­dun­gen “aus dem Ver­trag”, eröff­net die­se gesetz­li­che Rege­lung dem Patent­in­ha­ber nicht die Mög­lich­keit, die­sen Ein­wand auch gegen­über einem Drit­ten gel­tend zu machen, in des­sen Per­son der höchst­per­sön­li­che Umstand, Mit­er­fin­der zu sein, nicht gege­ben ist. In einer sol­chen Kon­stel­la­ti­on steht die­se Rege­lung dem gesetz­ge­be­ri­schen Anlie­gen, nicht pat­ent­wür­di­ge Schutz­rech­te dem Angriff durch jeder­mann aus­zu­set­zen, nicht im Wege.

Wei­te­re Umstän­de, die die Ein­spruchs­ein­le­gung als treu­wid­rig erschei­nen las­sen könn­ten und die außer­halb der Per­son des Ver­trags­part­ners, Pro­fes­sor Z., lie­gen, sind weder fest­ge­stellt (§ 107 Abs. 2 PatG) noch ersicht­lich. Ins­be­son­de­re ist es ent­ge­gen der Auf­fas­sung des Patent­ge­richts kein dafür hin­rei­chen­der Grund, dass der durch Ein­spruch des zur Nut­zung des Patents berech­tig­ten Drit­ten her­bei­ge­führ­te Wider­ruf des Patents dem Ver­spre­chen­den die Leis­tung unmög­lich macht. Das ist evi­dent für den ech­ten Ver­trag zuguns­ten eines Drit­ten, weil der Drit­te dort der eigent­li­che Nutz­nie­ßer der Leis­tung ist und der Patent­in­ha­ber nicht ohne Wei­te­res vor den Fol­gen geschützt wer­den muss, die sich dar­aus erge­ben, dass der Emp­fän­ger den Bezug der Leis­tung selbst durch Ein­spruch gegen das Patent unter­gräbt. Aber auch in sons­ti­gen Fäl­len, wie dem soge­nann­ten unech­ten Ver­trag zu Guns­ten eines Drit­ten, muss ein Patent­in­ha­ber stets damit rech­nen, dass von dem Popu­lar­rechts­be­helf des Ein­spruchs gegen das Patent auch von Per­so­nen Gebrauch gemacht wird, die zur Benut­zung des Patents berech­tigt sind. Eine Benut­zungs­be­rech­ti­gung lässt als sol­che den Angriff auf das Patent durch den von ihr Begüns­tig­ten noch nicht als treu­wid­rig erscheinen.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 24. Janu­ar 2011 – X ZB 33/​08 – Deformationsfelder

Einspruch gegen das Patent trotz Mitbenutzung des Patents