Einspruch gegen das Patent trotz Mitbenutzung des Patents

Ist aus einem zwis­chen dem alleini­gen Patentin­hab­er und einem Miterfind­er geschlosse­nen Ver­trag ein Drit­ter im Sinne von § 328 BGB zur Nutzung der patent­gemäßen Lehre berechtigt, kann der Patentin­hab­er dem Ein­spruch des Drit­ten gegen das Patent nicht den gegen den Miterfind­er grund­sät­zlich beste­hen­den Ein­wand der Treuwidrigkeit der Ein­spruch­sein­le­gung ent­ge­gen­hal­ten.

Einspruch gegen das Patent trotz Mitbenutzung des Patents

Die aus­drück­liche oder kon­klu­dente Vere­in­barung von Nich­tan­griff­sabre­den wird regelmäßig darauf beruhen, dass nach dem Willen der Beteiligten konkrete, über den Bestand des Patents als solch­es hin­aus­ge­hende Inter­essen gewahrt wer­den sollen. Inwieweit solche ver­traglich (kon­klu­dent) vere­in­barten Nich­tan­griff­sabre­den dem Ein­spruch gegen die Erteilung des Patents generell ent­ge­genge­hal­ten wer­den kön­nen oder nicht, ist im Stre­it­fall nicht all­ge­mein zu entschei­den.

Die vom Patent­gericht angenommene Nich­tan­griffsverpflich­tung ist nicht aus­drück­lich vere­in­bart wor­den. Das Patent­gericht hat auch keine Fest­stel­lun­gen getrof­fen, aus denen sich ergäbe, dass die Beteiligten bei Abschluss des Ver­trages den Schutz ganz bes­timmter, durch eine Nich­tan­griff­sabrede zu schützen­der Inter­essen im Auge gehabt hät­ten oder dass solch­es für das Forschungszen­trum zumin­d­est erkennbar gewe­sen wäre. Nach Lage des Sachver­halts kann eine Nich­tan­griff­spflicht sich, wovon das Patent­gericht ausweis­lich der Begrün­dung, die es für seine Entschließung, die Rechts­beschw­erde zuzu­lassen, gegeben hat, ersichtlich auch aus­ge­gan­gen ist, nur aus dem Grund­satz von Treu und Glauben, also aus Umstän­den ergeben, die die Durch­führung des vom Forschungszen­trum ein­gelegten Ein­spruchs jen­seits konkreter ver­traglich vere­in­barter Rechte und Pflicht­en als unbil­lig erscheinen lassen.

Der Grund­satz von Treu und Glauben beherrscht über den Wort­laut der Norm (§ 242 BGB) hin­aus das gesamte Recht­sleben und kann prinzip­iell jedem Recht sozialethis­che Gren­zen set­zen. Es ist deshalb nicht von vorn­here­in aus­geschlossen, dass auch die Erhe­bung des Ein­spruchs gegen eine Paten­terteilung nach Treu und Glauben zu miss­bil­li­gen sein und deshalb die Unzuläs­sigkeit des Rechts­be­helfs nach sich ziehen kann. Ob es sich so ver­hält, bedarf in jedem Einzelfall ein­er umfassenden Würdi­gung aller Umstände, die zudem im Lichte des Inter­ess­es der All­ge­mein­heit an der Besei­t­i­gung nicht paten­twürdi­ger Schutzrechte zu erfol­gen hat und auf die, je nach den Umstän­den, überdies auch die geset­zge­berische Wer­tung von Ein­fluss sein kann, dass ver­traglichen Nich­tan­griff­sabre­den kartell­rechtlich Gren­zen geset­zt sind.

Im hier vom Bun­des­gericht­shof entsch­iede­nen Stre­it­fall ist dem Forschungszen­trum der Ein­spruch gegen das Stre­it­patent nach Treu und Glauben nicht ver­wehrt. Die gegen­teilige Entschei­dung des Patent­gerichts beruht auf der Ansicht, der Patentin­hab­er könne die seinen Ver­tragspart­ner Pro­fes­sor Z. tre­f­fende Pflicht, einen schädi­gen­den Angriff zu unter­lassen, der ihm, dem Patentin­hab­er, die Erfül­lung der sich aus dem Ver­trag vom 14. August 2000 ergeben­den Verpflich­tun­gen unmöglich machen würde, gemäß den §§ 328, 333, 334 BGB auch dem Forschungszen­trum ent­ge­gen­hal­ten. Dies ist in mehrfach­er Hin­sicht nicht frei von Rechts­fehlern.

Die Annahme des Patent­gerichts, der Patentin­hab­er und Pro­fes­sor Z. hät­ten einen (echt­en) Ver­trag zugun­sten eines Drit­ten (§ 328 BGB) geschlossen, wird nicht von den getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen getra­gen. Das Patent­gericht leit­et dieses Ergeb­nis allein aus dem Wort­laut der Vere­in­barung vom 14. August 2000 und der Erwä­gung her, es ergebe keinen Sinn, wenn das Forschungszen­trum kein eigenes Forderungsrecht haben solle, denn son­st laufe “die gesamte Vere­in­barung sozusagen leer”. Es ist indes nicht ersichtlich, warum es für den Sinn und Zweck der Vere­in­barung – zu dem das Patent­gericht keine näheren Fest­stel­lun­gen getrof­fen hat – unverzicht­bar sein soll, dass das Forderungsrecht statt Pro­fes­sor Z. nur dem Forschungszen­trum zuste­hen soll, wie es bei einem echt­en Ver­trag zugun­sten eines Drit­ten prinzip­iell der Fall wäre (vgl. § 335 BGB), oder warum etwa das Forschungszen­trum und Pro­fes­sor Z. nebeneinan­der berechtigt sein kön­nten, keineswegs aber Pro­fes­sor Z. allein. Gegen das vom Patent­gericht gefun­dene Ausle­gungsergeb­nis spricht im Übri­gen, dass der Wort­laut der Vere­in­barung eher auf eine Über­las­sung nur an Pro­fes­sor Z. hin­deutet, weil es dort heißt, dass das patent­gemäße Ver­fahren “für die Benutzung ‘am’ Insti­tut für Medi­zin … zur Ver­fü­gung gestellt wird”.

Unab­hängig hier­von recht­fer­tigte auch ein eigenes Forderungsrecht nicht die Annahme des Patent­gerichts, das Forschungszen­trum sei wegen dieses ihm eingeräumten Rechts gehin­dert, das Stre­it­patent mit dem Ein­spruch anzu­greifen. Das Patent­gericht ist zwar rechtlich zutr­e­f­fend davon aus­ge­gan­gen, dass dem Ver­sprechen­den beim Ver­trag zugun­sten eines Drit­ten Ein­wen­dun­gen aus dem Ver­trag auch gegen den Drit­ten zuste­hen (§ 334 BGB). Diese geset­zliche Regelung beruht auf der Erwä­gung, dass der Ver­sprechende in einem solchen Ver­tragsver­hält­nis nicht schlechter ste­hen soll, als bei unmit­tel­bar gegenüber dem Ver­tragspart­ner selb­st beste­hen­der Leis­tungspflicht. Zu der darin zum Aus­druck kom­menden Bew­er­tung der beteiligten Inter­essen ste­ht es aber nicht in Wider­spruch, dem Forschungszen­trum das Ein­spruch­srecht zuzugeste­hen. Ein­er etwaigen Ein­spruch­sein­le­gung durch Pro­fes­sor Z. als seines eigentlichen Ver­tragspart­ners kön­nte der Patentin­hab­er den Ein­wand der treuwidri­gen Recht­sausübung nach dem fest­gestell­ten Sachver­halt vielmehr allen­falls aus Grün­den ent­ge­gen­hal­ten, die allein in sein­er Per­son begrün­det sind. Der Ein­wand wäre mithin kein Ein­wand aus dem Ver­trag, den der Patentin­hab­er nach § 334 BGB auch gegen das Forschungszen­trum als Drit­ten gel­tend machen kön­nte. Ihn dem Patentin­hab­er gle­ich­wohl zuzugeste­hen liefe auf die Bejahung eines Ver­tragss­chlusses zulas­ten eines Drit­ten, des Forschungszen­trums, hin­aus.

Pro­fes­sor Z. kön­nte nach Treu und Glauben nur deshalb an der Ein­spruch­sein­le­gung gehin­dert sein, weil er, wäre er Patent­mit­in­hab­er gewor­den, nicht ein­spruchs­berechtigt wäre. Diese Rolle wäre ihm als Miterfind­er aber zwangsläu­fig zuge­fall­en (§ 6 Abs. 1 PatG), wenn die Miterfind­er nicht vere­in­bart hät­ten, dass nur der jet­zige Patentin­hab­er das Stre­it­patent anmelden sollte. Es mag angezeigt sein, die Ein­spruchs­befug­nis von Pro­fes­sor Z. trotz dieser Vere­in­barung nicht anders zu beurteilen, als wenn sie nicht geschlossen wor­den wäre, so dass ein von Pro­fes­sor Z. ein­gelegter Ein­spruch vor diesem Hin­ter­grund als unzuläs­sig zu bew­erten wäre. Wäre aber dessen Miterfind­er­stel­lung der einzige Grund, aus dem die Treuwidrigkeit der Ein­spruch­sein­le­gung hergeleit­et wer­den kön­nte und bet­rifft § 334 BGB nur Ein­wen­dun­gen “aus dem Ver­trag”, eröffnet diese geset­zliche Regelung dem Patentin­hab­er nicht die Möglichkeit, diesen Ein­wand auch gegenüber einem Drit­ten gel­tend zu machen, in dessen Per­son der höch­st­per­sön­liche Umstand, Miterfind­er zu sein, nicht gegeben ist. In ein­er solchen Kon­stel­la­tion ste­ht diese Regelung dem geset­zge­berischen Anliegen, nicht paten­twürdi­ge Schutzrechte dem Angriff durch jed­er­mann auszuset­zen, nicht im Wege.

Weit­ere Umstände, die die Ein­spruch­sein­le­gung als treuwidrig erscheinen lassen kön­nten und die außer­halb der Per­son des Ver­tragspart­ners, Pro­fes­sor Z., liegen, sind wed­er fest­gestellt (§ 107 Abs. 2 PatG) noch ersichtlich. Ins­beson­dere ist es ent­ge­gen der Auf­fas­sung des Patent­gerichts kein dafür hin­re­ichen­der Grund, dass der durch Ein­spruch des zur Nutzung des Patents berechtigten Drit­ten her­beige­führte Wider­ruf des Patents dem Ver­sprechen­den die Leis­tung unmöglich macht. Das ist evi­dent für den echt­en Ver­trag zugun­sten eines Drit­ten, weil der Dritte dort der eigentliche Nutznießer der Leis­tung ist und der Patentin­hab­er nicht ohne Weit­eres vor den Fol­gen geschützt wer­den muss, die sich daraus ergeben, dass der Empfänger den Bezug der Leis­tung selb­st durch Ein­spruch gegen das Patent unter­gräbt. Aber auch in son­sti­gen Fällen, wie dem soge­nan­nten unecht­en Ver­trag zu Gun­sten eines Drit­ten, muss ein Patentin­hab­er stets damit rech­nen, dass von dem Pop­u­lar­rechts­be­helf des Ein­spruchs gegen das Patent auch von Per­so­n­en Gebrauch gemacht wird, die zur Benutzung des Patents berechtigt sind. Eine Benutzungs­berech­ti­gung lässt als solche den Angriff auf das Patent durch den von ihr Begün­stigten noch nicht als treuwidrig erscheinen.

Bun­des­gericht­shof, Beschluss vom 24. Jan­u­ar 2011 – X ZB 33/08 – Defor­ma­tions­felder

Einspruch gegen das Patent trotz Mitbenutzung des Patents