Einspruch gegen das Patent trotz Mitbenutzung des Patents

Ist aus einem zwischen dem alleinigen Patentinhaber und einem Miterfinder geschlossenen Vertrag ein Dritter im Sinne von § 328 BGB zur Nutzung der patentgemäßen Lehre berechtigt, kann der Patentinhaber dem Einspruch des Dritten gegen das Patent nicht den gegen den Miterfinder grundsätzlich bestehenden Einwand der Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung entgegenhalten.

Einspruch gegen das Patent trotz Mitbenutzung des Patents

Die ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung von Nichtangriffsabreden wird regelmäßig darauf beruhen, dass nach dem Willen der Beteiligten konkrete, über den Bestand des Patents als solches hinausgehende Interessen gewahrt werden sollen. Inwieweit solche vertraglich (konkludent) vereinbarten Nichtangriffsabreden dem Einspruch gegen die Erteilung des Patents generell entgegengehalten werden können oder nicht, ist im Streitfall nicht allgemein zu entscheiden.

Die vom Patentgericht angenommene Nichtangriffsverpflichtung ist nicht ausdrücklich vereinbart worden. Das Patentgericht hat auch keine Feststellungen getroffen, aus denen sich ergäbe, dass die Beteiligten bei Abschluss des Vertrages den Schutz ganz bestimmter, durch eine Nichtangriffsabrede zu schützender Interessen im Auge gehabt hätten oder dass solches für das Forschungszentrum zumindest erkennbar gewesen wäre. Nach Lage des Sachverhalts kann eine Nichtangriffspflicht sich, wovon das Patentgericht ausweislich der Begründung, die es für seine Entschließung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, gegeben hat, ersichtlich auch ausgegangen ist, nur aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, also aus Umständen ergeben, die die Durchführung des vom Forschungszentrum eingelegten Einspruchs jenseits konkreter vertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten als unbillig erscheinen lassen.

Der Grundsatz von Treu und Glauben beherrscht über den Wortlaut der Norm (§ 242 BGB) hinaus das gesamte Rechtsleben und kann prinzipiell jedem Recht sozialethische Grenzen setzen. Es ist deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen, dass auch die Erhebung des Einspruchs gegen eine Patenterteilung nach Treu und Glauben zu missbilligen sein und deshalb die Unzulässigkeit des Rechtsbehelfs nach sich ziehen kann. Ob es sich so verhält, bedarf in jedem Einzelfall einer umfassenden Würdigung aller Umstände, die zudem im Lichte des Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung nicht patentwürdiger Schutzrechte zu erfolgen hat und auf die, je nach den Umständen, überdies auch die gesetzgeberische Wertung von Einfluss sein kann, dass vertraglichen Nichtangriffsabreden kartellrechtlich Grenzen gesetzt sind.

Im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Streitfall ist dem Forschungszentrum der Einspruch gegen das Streitpatent nach Treu und Glauben nicht verwehrt. Die gegenteilige Entscheidung des Patentgerichts beruht auf der Ansicht, der Patentinhaber könne die seinen Vertragspartner Professor Z. treffende Pflicht, einen schädigenden Angriff zu unterlassen, der ihm, dem Patentinhaber, die Erfüllung der sich aus dem Vertrag vom 14. August 2000 ergebenden Verpflichtungen unmöglich machen würde, gemäß den §§ 328, 333, 334 BGB auch dem Forschungszentrum entgegenhalten. Dies ist in mehrfacher Hinsicht nicht frei von Rechtsfehlern.

Die Annahme des Patentgerichts, der Patentinhaber und Professor Z. hätten einen (echten) Vertrag zugunsten eines Dritten (§ 328 BGB) geschlossen, wird nicht von den getroffenen Feststellungen getragen. Das Patentgericht leitet dieses Ergebnis allein aus dem Wortlaut der Vereinbarung vom 14. August 2000 und der Erwägung her, es ergebe keinen Sinn, wenn das Forschungszentrum kein eigenes Forderungsrecht haben solle, denn sonst laufe “die gesamte Vereinbarung sozusagen leer”. Es ist indes nicht ersichtlich, warum es für den Sinn und Zweck der Vereinbarung – zu dem das Patentgericht keine näheren Feststellungen getroffen hat – unverzichtbar sein soll, dass das Forderungsrecht statt Professor Z. nur dem Forschungszentrum zustehen soll, wie es bei einem echten Vertrag zugunsten eines Dritten prinzipiell der Fall wäre (vgl. § 335 BGB), oder warum etwa das Forschungszentrum und Professor Z. nebeneinander berechtigt sein könnten, keineswegs aber Professor Z. allein. Gegen das vom Patentgericht gefundene Auslegungsergebnis spricht im Übrigen, dass der Wortlaut der Vereinbarung eher auf eine Überlassung nur an Professor Z. hindeutet, weil es dort heißt, dass das patentgemäße Verfahren “für die Benutzung ‘am’ Institut für Medizin … zur Verfügung gestellt wird”.

Unabhängig hiervon rechtfertigte auch ein eigenes Forderungsrecht nicht die Annahme des Patentgerichts, das Forschungszentrum sei wegen dieses ihm eingeräumten Rechts gehindert, das Streitpatent mit dem Einspruch anzugreifen. Das Patentgericht ist zwar rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass dem Versprechenden beim Vertrag zugunsten eines Dritten Einwendungen aus dem Vertrag auch gegen den Dritten zustehen (§ 334 BGB). Diese gesetzliche Regelung beruht auf der Erwägung, dass der Versprechende in einem solchen Vertragsverhältnis nicht schlechter stehen soll, als bei unmittelbar gegenüber dem Vertragspartner selbst bestehender Leistungspflicht. Zu der darin zum Ausdruck kommenden Bewertung der beteiligten Interessen steht es aber nicht in Widerspruch, dem Forschungszentrum das Einspruchsrecht zuzugestehen. Einer etwaigen Einspruchseinlegung durch Professor Z. als seines eigentlichen Vertragspartners könnte der Patentinhaber den Einwand der treuwidrigen Rechtsausübung nach dem festgestellten Sachverhalt vielmehr allenfalls aus Gründen entgegenhalten, die allein in seiner Person begründet sind. Der Einwand wäre mithin kein Einwand aus dem Vertrag, den der Patentinhaber nach § 334 BGB auch gegen das Forschungszentrum als Dritten geltend machen könnte. Ihn dem Patentinhaber gleichwohl zuzugestehen liefe auf die Bejahung eines Vertragsschlusses zulasten eines Dritten, des Forschungszentrums, hinaus.

Professor Z. könnte nach Treu und Glauben nur deshalb an der Einspruchseinlegung gehindert sein, weil er, wäre er Patentmitinhaber geworden, nicht einspruchsberechtigt wäre. Diese Rolle wäre ihm als Miterfinder aber zwangsläufig zugefallen (§ 6 Abs. 1 PatG), wenn die Miterfinder nicht vereinbart hätten, dass nur der jetzige Patentinhaber das Streitpatent anmelden sollte. Es mag angezeigt sein, die Einspruchsbefugnis von Professor Z. trotz dieser Vereinbarung nicht anders zu beurteilen, als wenn sie nicht geschlossen worden wäre, so dass ein von Professor Z. eingelegter Einspruch vor diesem Hintergrund als unzulässig zu bewerten wäre. Wäre aber dessen Miterfinderstellung der einzige Grund, aus dem die Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung hergeleitet werden könnte und betrifft § 334 BGB nur Einwendungen “aus dem Vertrag”, eröffnet diese gesetzliche Regelung dem Patentinhaber nicht die Möglichkeit, diesen Einwand auch gegenüber einem Dritten geltend zu machen, in dessen Person der höchstpersönliche Umstand, Miterfinder zu sein, nicht gegeben ist. In einer solchen Konstellation steht diese Regelung dem gesetzgeberischen Anliegen, nicht patentwürdige Schutzrechte dem Angriff durch jedermann auszusetzen, nicht im Wege.

Weitere Umstände, die die Einspruchseinlegung als treuwidrig erscheinen lassen könnten und die außerhalb der Person des Vertragspartners, Professor Z., liegen, sind weder festgestellt (§ 107 Abs. 2 PatG) noch ersichtlich. Insbesondere ist es entgegen der Auffassung des Patentgerichts kein dafür hinreichender Grund, dass der durch Einspruch des zur Nutzung des Patents berechtigten Dritten herbeigeführte Widerruf des Patents dem Versprechenden die Leistung unmöglich macht. Das ist evident für den echten Vertrag zugunsten eines Dritten, weil der Dritte dort der eigentliche Nutznießer der Leistung ist und der Patentinhaber nicht ohne Weiteres vor den Folgen geschützt werden muss, die sich daraus ergeben, dass der Empfänger den Bezug der Leistung selbst durch Einspruch gegen das Patent untergräbt. Aber auch in sonstigen Fällen, wie dem sogenannten unechten Vertrag zu Gunsten eines Dritten, muss ein Patentinhaber stets damit rechnen, dass von dem Popularrechtsbehelf des Einspruchs gegen das Patent auch von Personen Gebrauch gemacht wird, die zur Benutzung des Patents berechtigt sind. Eine Benutzungsberechtigung lässt als solche den Angriff auf das Patent durch den von ihr Begünstigten noch nicht als treuwidrig erscheinen.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 24. Januar 2011 – X ZB 33/08 – Deformationsfelder