Diensterfindungen und die Verteidigung durch den Lizenznehmer

Zu den Ein­nah­men im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG gehören nicht nur Geldzahlun­gen, die dem Dien­s­ther­rn auf­grund der Ver­w­er­tung der Erfind­ung zufließen, son­dern auch alle son­sti­gen geld­w­erten Vorteile, die der Dien­s­therr infolge der Ver­w­er­tung erlangt. Ein solch­er Vorteil fließt dem Dien­s­ther­rn auch dann zu, wenn es ein Lizen­znehmer auf eigene Kosten übern­immt, zu Gun­sten des Dien­s­ther­rn ein Schutzrecht zu begrün­den, aufrechtzuer­hal­ten oder zu vertei­di­gen. Zur Bew­er­tung dieses Ver­mö­gensvorteils kann in der Regel auf die Kosten abgestellt wer­den, die dem Lizen­znehmer für die Anmel­dung, Erteilung, Aufrechter­hal­tung oder Vertei­di­gung des Schutzrechts ent­standen sind.

Diensterfindungen und die Verteidigung durch den Lizenznehmer

Wenn es ein Lizen­znehmer auf eigene Kosten übern­immt, zu Gun­sten des Dien­s­ther­rn ein Schutzrecht zu begrün­den, aufrechtzuer­hal­ten oder zu vertei­di­gen, fließt dem Dien­s­ther­rn ein Ver­mö­gensvorteil zu, der bei der Bemes­sung der Vergü­tung gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG zu berück­sichti­gen ist.

§ 42 Nr. 4 ArbEG enthält eine beson­dere Regelung über die Höhe der Vergü­tung, die der Dien­s­therr bei Inanspruch­nahme und Ver­w­er­tung ein­er Dien­sterfind­ung dem Arbeit­nehmer zu zahlen hat.

Für die Bemes­sung der Vergü­tung sind danach die Ein­nah­men maßge­blich, die der Dien­s­therr durch die Ver­w­er­tung der Erfind­ung erzielt. Dies sind, wie in den Geset­zes­ma­te­ri­alien aus­drück­lich klargestellt wird, die Brut­toVer­w­er­tungser­löse, ohne Abzug von Kosten für die Erwirkung, Aufrechter­hal­tung, Vertei­di­gung und Ver­w­er­tung von Schutzrecht­en. Hier­aus wird in der Lit­er­atur zutr­e­f­fend der Schluss gezo­gen, dass als Ein­nah­men im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG alle Ver­mö­gensvorteile anzuse­hen sind, die dem Dien­s­ther­rn zufließen und die kausal auf die Dien­sterfind­ung und deren Ver­w­er­tung zurück­zuführen sind.

Zu den danach rel­e­van­ten Ver­mö­gensvorteilen gehören nicht nur Geldzahlun­gen, die dem Dien­s­ther­rn auf­grund der Ver­w­er­tung der Erfind­ung zufließen, son­dern auch alle son­sti­gen geld­w­erten Vorteile, die der Dien­s­therr infolge der Ver­w­er­tung erlangt.

Der Wort­laut von § 42 Nr. 4 ArbEG dif­feren­ziert nicht zwis­chen ver­schiede­nen Arten von Ein­nah­men. Er umfasst mithin nicht nur Geldein­nah­men, son­dern auch Sachein­nah­men. Dies ste­ht in Ein­klang mit dem aus den Geset­zes­ma­te­ri­alien ersichtlichen Zweck der Vorschrift. Diese dient dazu, den Erfind­er an allen Ver­mö­genswerten zu beteili­gen, die dem Dien­s­ther­rn durch die Ver­w­er­tung der Erfind­ung zufließen, und zwar unab­hängig davon, ob die Ver­w­er­tung durch Lizen­zver­gabe, Patentverkauf oder in son­stiger Weise erfol­gt.

Vor diesem Hin­ter­grund kann es grund­sät­zlich keinen Unter­schied machen, ob dem Dien­s­ther­rn für die Über­tra­gung von Schutzrecht­en oder die Ein­räu­mung von Nutzungsrecht­en an der Erfind­ung Geldleis­tun­gen zufließen oder ob er dafür son­stige geld­w­erte Vorteile erlangt. Soweit die erlangten Ver­mö­gensvorteile nicht in Geld beste­hen, ist der Erfind­er an ihnen allerd­ings nicht in natu­ra zu beteili­gen. Vielmehr ist ihm als Vergü­tung der in § 42 Nr. 4 ArbEG vorge­se­hene Anteil von 30% des Werts dieser Vorteile zu zahlen.

Ein Ver­mö­gensvorteil im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG fließt dem Dien­s­ther­rn auch dann zu, wenn es ein Lizen­znehmer auf eigene Kosten übern­immt, zu Gun­sten des Dien­s­ther­rn auf die Erfind­ung ein Schutzrecht zu begrün­den, aufrechtzuer­hal­ten oder zu vertei­di­gen.

Das zu Gun­sten des Dien­s­ther­rn angemeldete, erteilte, aufrechter­hal­tene oder vertei­digte Schutzrecht stellt einen Ver­mö­genswert dar, der dem Dien­s­ther­rn zugutekommt. Gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG hat er den Erfind­er an diesem Ver­mö­gensvorteil zu beteili­gen, indem er dessen Wert in die Bemes­sung der Vergü­tung mit ein­bezieht.

Ent­ge­gen ein­er in der Lit­er­atur vertrete­nen Auf­fas­sung ist hier­bei grund­sät­zlich uner­he­blich, ob die vom Lizen­znehmer über­nomme­nen Kosten vor oder nach Abschluss des Lizen­zver­trages ent­standen sind.

Nach § 42 Nr. 4 ArbEG ist allein maßge­blich, ob zwis­chen der Ver­w­er­tung des Patents und dem zuge­flosse­nen Ver­mö­gensvorteil ein Kausalzusam­men­hang beste­ht. Ein solch­er Zusam­men­hang beste­ht auch und ger­ade dann, wenn der Dien­s­therr auf­grund des Lizen­zver­trages Inhab­er weit­er­er Schutzrechte wird, ohne die hier­für anfal­l­en­den Kosten tra­gen zu müssen. Dies gilt auch dann, wenn der Dien­s­therr nach dem Lizen­zver­trag zur Anmel­dung und Aufrechter­hal­tung dieser Schutzrechte nicht nur berechtigt, son­dern auch verpflichtet ist. Auch in dieser Kon­stel­la­tion fließt ihm der aus der Bestel­lung der Schutzrechte resul­tierende Ver­mö­gensvorteil zu.

Eine abwe­ichende Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass Hand­lun­gen, die ein Drit­ter auf eigene Kosten vorn­immt, um Schutzrechte zu begrün­den, aufrechtzuer­hal­ten oder zu vertei­di­gen, grund­sät­zlich unberück­sichtigt bleiben, wenn der Dien­s­therr die Rechte an der Erfind­ung veräußert. In jen­em Fall entste­ht dem Dien­s­ther­rn schon deshalb kein (weit­er­er) Vorteil, weil er nicht (mehr) Inhab­er der Schutzrechte ist, zu deren Begrün­dung, Aufrechter­hal­tung oder Vertei­di­gung der Dritte tätig wird. Damit fehlt es – anders als in der im Stre­it­fall zu beurteilen­den Kon­stel­la­tion – an einem dem Dien­s­ther­rn zufließen­den Ver­mö­genswert.

Zur Bew­er­tung des erlangten Ver­mö­gensvorteils kann in der Regel auf die Kosten abgestellt wer­den, die dem Lizen­znehmer für die Anmel­dung, Erteilung, Aufrechter­hal­tung oder Vertei­di­gung des Schutzrechts ent­standen sind.

Dem ste­ht nicht ent­ge­gen, dass der wirtschaftliche Wert eines Schutzrechts aus ökonomis­ch­er Sicht nicht immer mit dessen Anschaf­fungskosten iden­tisch ist, son­dern je nach Einzelfall erhe­blich höher, aber auch niedriger sein kann. Nach § 42 Nr. 4 ArbEG soll die angemessene Beteili­gung des Arbeit­nehmers an der Ver­w­er­tung der Erfind­ung ger­ade nicht dadurch stat­tfind­en, dass der Wert der Erfind­ung im Einzelfall unter Rück­griff auf betrieb­swirtschaftliche Meth­o­d­en ermit­telt wird. Vielmehr wird pauschalierend auf die Ein­nah­men abgestellt, die der Dien­s­therr durch die Ver­w­er­tung der Erfind­ung erzielt. Dies dient dazu, die Berech­nung zu vere­in­fachen, Stre­it zu ver­mei­den und einen Anreiz für die Hochschul­mi­tar­beit­er zu set­zen.

Erlangt der Dien­s­therr einen Ver­mö­gensvorteil, indem es ein Drit­ter auf eigene Kosten übern­immt, zu seinen Gun­sten ein Schutzrecht zu begrün­den, aufrechtzuer­hal­ten oder zu vertei­di­gen, ist für die Bemes­sung der Erfind­ervergü­tung deshalb eben­falls nicht an den Wert anzuknüpfen, der dem erlangten Ver­mö­gensvorteil im Einzelfall aus betrieb­swirtschaftlich­er Sicht beizumessen ist. Maßge­blich sind vielmehr auch in dieser Kon­stel­la­tion die Kosten, die der Dritte zu Gun­sten des Dien­s­ther­rn übern­immt. Aus wirtschaftlich­er Sicht begrün­det es keinen rel­e­van­ten Unter­schied, ob der Dien­s­therr die Aufwen­dun­gen zur Erlan­gung, Aufrechter­hal­tung oder Vertei­di­gung des Schutzrechts selb­st tätigt und sich von einem Drit­ten erstat­ten lässt oder ob der Dritte diese Tätigkeit­en von vorn­here­in auf eigene Kosten übern­immt. Aus rechtlich­er Sicht kön­nen diese bei­den Kon­stel­la­tio­nen angesichts der aufgezeigten Zielset­zung von § 42 Nr. 4 ArbEG eben­falls nicht zu ein­er unter­schiedlichen Bew­er­tung führen.

Die Vorteile, die der Arbeit­ge­berin auf­grund der auf eigene Kosten ent­fal­teten Tätigkeit der Lizen­znehmerin zur Begrün­dung, Aufrechter­hal­tung und Vertei­di­gung von Schutzrecht­en zu ihren Gun­sten zuge­flossen sind, gehören aus den oben genan­nten Grün­den zu ihren Ein­nah­men im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG.

Hier­bei ist uner­he­blich, ob die Arbeit­ge­berin auf­grund geset­zlich­er Vorschriften oder auf­grund eigen­er Man­datierung von Paten­tan­wäl­ten verpflichtet war, diese Kosten zu tra­gen, und ob sie durch die Zahlun­gen der Lizen­znehmerin von dieser Verpflich­tung freige­wor­den ist. Auch wenn diese Voraus­set­zun­gen nicht vor­liegen, ist der Arbeit­ge­berin dadurch, dass zu ihren Gun­sten ein Schutzrecht angemeldet, erteilt, aufrechter­hal­ten oder vertei­digt wurde, ohne dass sie die dafür anfal­l­en­den Kosten tra­gen musste, ein Ver­mö­genswert zuge­flossen, der bei der Bemes­sung der Erfind­ervergü­tung zu berück­sichti­gen ist.

Uner­he­blich ist auch, ob die Arbeit­ge­berin zur Begrün­dung der in Rede ste­hen­den Schutzrechte verpflichtet war und von wem die Ini­tia­tive zur Anmel­dung von Schutzrecht­en außer­halb von Deutsch­land aus­ging. Nach § 42 Nr. 4 ArbEG sind bei der Bemes­sung der Vergü­tung alle vom Dien­s­ther­rn durch die Ver­w­er­tung der Erfind­ung erziel­ten Ein­nah­men zu berück­sichti­gen, unab­hängig davon, ob er zu der betr­e­f­fend­en Ver­w­er­tung­shand­lung verpflichtet war oder nicht.

Dass der Arbeit­ge­berin während der Laufzeit der Lizen­zverträge eine ander­weit­ige Ver­w­er­tung der Schutzrechte ver­wehrt ist, führt ent­ge­gen der Auf­fas­sung der Revi­sion nicht zu ein­er abwe­ichen­den Beurteilung. Wie bere­its oben dargelegt, ist für die Frage, mit welchem Wert der der Arbeit­ge­berin zuge­flossene Ver­mö­gensvorteil bei der Berech­nung der Erfind­ervergü­tung anzuset­zen ist, allein maßge­blich, welche Mit­tel die Arbeit­ge­berin oder die Lizen­znehmerin aufwen­den musste, um diesen Vorteil zu erlan­gen.

Die in der Lit­er­atur vertretene Auf­fas­sung, staatliche Finanzierungsmit­tel und entwick­lungs­be­zo­gene Drittmit­tel, die zur Kos­ten­deck­ung bere­it­gestellt wür­den, seien bei der Berech­nung der Vergü­tung gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG nicht zu berück­sichti­gen, führt im Stre­it­fall eben­falls nicht zu ein­er abwe­ichen­den Beurteilung.

Solche Zuwen­dun­gen sind nicht berück­sich­ti­gungs­fähig, wenn es an dem erforder­lichen Kausalzusam­men­hang zur Ver­w­er­tung fehlt. Let­zteres set­zt voraus, dass die Zuwen­dung nicht deshalb erfol­gt, weil der Zuwen­dende die Erfind­ung benutzen will, son­dern auss­chließlich anderen Zweck­en dient, etwa der Forschungs­förderung. Die im Stre­it­fall zu beurteilen­den Zuwen­dun­gen beruhen indes auf dem Lizen­zver­trag und damit auf der Ver­w­er­tung der Erfind­ung durch die Arbeit­ge­berin.

Die Berück­sich­ti­gung der von der Lizen­znehmerin getätigten Aufwen­dun­gen für die Anmel­dung, Erteilung, Aufrechter­hal­tung und Vertei­di­gung von Schutzrecht­en wirft in der Regel keine kom­plizierten Berech­nungs­fra­gen auf.

Wie bere­its oben dargelegt ist allein maßge­blich, welche Kosten die Lizen­znehmerin für die genan­nten Zwecke über­nom­men hat. Dies sind ins­beson­dere die ent­stande­nen, an die zuständi­gen öffentlichen Stellen entrichteten Gebühren und die Kosten für die mit den genan­nten Tätigkeit­en betraut­en Paten­tan­wälte oder für eigene Mitar­beit­er, die anstelle von Paten­tan­wäl­ten tätig gewor­den sind. Die Höhe dieser Kosten kann die Arbeit­ge­berin, wenn sie nicht schon im Lizen­zver­trag bez­if­fert sind, durch Nach­frage bei der Lizen­znehmerin in Erfahrung brin­gen, die ihr gegenüber insoweit schon nach Treu und Glauben zur Mitwirkung verpflichtet ist.

Ohne Erfolg macht die Revi­sion gel­tend, die Berück­sich­ti­gung der in Rede ste­hen­den Ver­mö­gensvorteile führe dazu, dass der Erfind­er von der Gebühren­struk­tur der beteiligten Paten­tämter und Paten­tan­wälte prof­i­tiere und zusät­zliche Kosten verur­sache, durch die der finanzielle Aufwand für die Anmel­dung und Aufrechter­hal­tung der Schutzrechte mas­siv erhöht werde.

Erhöhter finanzieller Aufwand entste­ht allen­falls dann, wenn sich der Dien­s­therr dazu entschließt, über den Umfang sein­er gegenüber dem Erfind­er beste­hen­den Verpflich­tun­gen hin­aus weit­ere Schutzrechte anzumelden und aufrecht zu erhal­ten. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, obliegt der Entschei­dung des Dien­s­ther­rn. Entschei­det er sich dafür, solche Rechte zu seinen Gun­sten anmelden zu lassen, kann er die Kosten dafür gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG nicht von der Erfind­ervergü­tung abset­zen.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 5. Feb­ru­ar 2013 – X ZR 59/12 – Gen­verän­derun­gen

Diensterfindungen und die Verteidigung durch den Lizenznehmer