Die Verurteilung im Patentverletzungsprozess — und die spätere Nichtigerklärung des Patents

Die Zwangsvoll­streck­ung aus einem wegen Patentver­let­zung verurteilen­den Erken­nt­nis ist nach § 719 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 707 Abs. 1 ZPO vom Landgericht oder vom Beru­fungs­gericht grund­sät­zlich gegen Sicher­heit­sleis­tung einst­weilen einzustellen, wenn das Klagepatent durch (nicht recht­skräftiges) Urteil des Patent­gerichts für nichtig erk­lärt wird.

Die Verurteilung im Patentverletzungsprozess — und die spätere Nichtigerklärung des Patents

Ist der Ver­let­zungs­beklagte durch ein vor­läu­fig voll­streck­bares Urteil, gegen das Ein­spruch oder Beru­fung ein­gelegt wor­den ist, wegen Patentver­let­zung verurteilt, ist es grund­sät­zlich geboten, die Zwangsvoll­streck­ung aus diesem Urteil gemäß § 719 Abs. 1 und § 707 ZPO gegen Sicher­heit­sleis­tung einst­weilen einzustellen, wenn das Klagepatent im Patent­nichtigkeitsver­fahren durch das Bun­despatent­gericht für nichtig erk­lärt wor­den ist. Unter den gle­ichen Voraus­set­zun­gen ist die Zwangsvoll­streck­ung in entsprechen­der Anwen­dung von § 719 Abs. 1 ZPO auch im Revi­sionsver­fahren und im Ver­fahren der Beschw­erde gegen die Nichtzu­las­sung der Revi­sion gegen Sicher­heit­sleis­tung einst­weilen einzustellen.

Wenn das Klagepatent mit ein­er Patent­nichtigkeit­sklage ange­grif­f­en ist, verurteilt das Ver­let­zungs­gericht auch dann, wenn es eine Ver­let­zung des in Kraft ste­hen­den Patents bejaht, grund­sät­zlich nur dann wegen Patentver­let­zung, wenn es eine Nichtigerk­lärung nicht für (über­wiegend) wahrschein­lich hält; andern­falls set­zt es die Ver­hand­lung des Rechtsstre­its nach § 148 ZPO aus, bis jeden­falls erstin­stan­zlich über die Klage auf Nichtigerk­lärung des Patents entsch­ieden ist. Denn eine vor­läu­fig voll­streck­bare Verpflich­tung des Ver­let­zungs­beklagten zu Unter­las­sung, Auskun­ft, Rech­nungsle­gung sowie Ver­nich­tung patent­gemäßer Erzeug­nisse ist regelmäßig nicht zu recht­fer­ti­gen, wenn mit hin­re­ichen­der Wahrschein­lichkeit zu erwarten ste­ht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerk­lärung des Klagepatents die Grund­lage ent­zo­gen wer­den wird.

Der aus dem Rechtsstaat­sprinzip (Art.20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grun­drecht­en fol­gende und damit ver­fas­sungsrechtlich ver­bürgte Jus­tizgewährungsanspruch1 gebi­etet, dem Ver­let­zungs­beklagten wirkungsvollen Rechtss­chutz zur Ver­fü­gung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gege­nan­griff gegen den Rechts­be­stand dieses Patents zur Wehr set­zen will. Dies erfordert nicht nur eine effek­tive Möglichkeit, diesen Angriff selb­st durch eine Klage auf Nichtigerk­lärung führen zu kön­nen, son­dern auch eine angemessene Berück­sich­ti­gung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein und gegebe­nen­falls das einzige Vertei­di­gungsmit­tel gegen die Inanspruch­nahme aus dem Patent liegen kann.

Wegen der geset­zlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft ste­hen­des Patent ver­langt und für die Besei­t­i­gung dieser Recht­spo­si­tion nur die in die auss­chließliche Zuständigkeit des Patent­gerichts fal­l­ende Nichtigkeit­sklage zur Ver­fü­gung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Recht­sor­d­nun­gen nicht als Ein­wand im Ver­let­zungsver­fahren oder durch Erhe­bung ein­er Widerk­lage auf Nichtigerk­lärung geführt wer­den. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Ver­let­zungsver­fahren ver­sagt wird. Die Aus­set­zung des Ver­let­zungsstre­its ist vielmehr grund­sät­zlich geboten, wenn mit hin­re­ichen­der Wahrschein­lichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobe­nen Nichtigkeit­sklage nicht stand­hal­ten wird.

Ist der Ver­let­zungs­beklagte bere­its durch ein vor­läu­fig voll­streck­bares Urteil wegen Patentver­let­zung verurteilt, reicht jedoch die Aus­set­zung allein nicht aus, um ein­er wahrschein­lichen Nichtigerk­lärung des Klagepatents Rech­nung zu tra­gen. Vielmehr erschüt­tert die Erwartung des Ver­let­zungs­gerichts, das Klagepatent werde für nichtig erk­lärt wer­den, zugle­ich die Grund­lage eines bere­its ergan­genen, auf Patentver­let­zung Urteils oder Ver­säum­nisurteils in einem solchen Maße, dass es grund­sät­zlich geboten ist, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Zwangsvoll­streck­ung aus diesem Urteil nach §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO gegen Sicher­heit­sleis­tung einst­weilen einzustellen. Dies ist regelmäßig angezeigt, wenn das Klagepatent durch das erstin­stan­zlich zur Beurteilung sein­er Rechts­beständigkeit berufene Bun­despatent­gericht bere­its für nichtig erk­lärt wor­den ist. Dem entspricht auch die oberg­erichtliche Ein­stel­lung­sprax­is2.

Eine andere Ein­schätzung kann im Einzelfall geboten sein, wenn sich aus den Grün­den der patent­gerichtlichen Entschei­dung gewichtige Anhalt­spunk­te dafür ergeben, dass diese ein­er Über­prü­fung im Beru­fungsver­fahren aller Voraus­sicht nach nicht stand­hal­ten wird. Dies kommt jedoch allen­falls in Aus­nah­me­fällen in Betra­cht.

Hat das Patent­gericht wie im Stre­it­fall das Klagepatent für nichtig erk­lärt, ist die Zwangsvoll­streck­ung auch dann in entsprechen­der Anwen­dung der §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO gegen Sicher­heit­sleis­tung einst­weilen einzustellen, wenn das Ver­let­zungsver­fahren vom Beru­fungs­gericht bere­its entsch­ieden und auf­grund ein­er Beschw­erde gegen die Nichtzu­las­sung der Revi­sion oder ein­er zuge­lasse­nen Revi­sion beim Bun­des­gericht­shof anhängig ist. Die Ein­stel­lungsmöglichkeit nach den §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO tritt insoweit neben die von der Beklagten in erster Lin­ie erstrebte und im BGH, Beschluss vom 08.07.2014 erörterte Ein­stel­lung nach § 719 Abs. 2 ZPO, deren Voraus­set­zun­gen, wie in diesem Beschluss näher aus­ge­führt wurde, nicht erfüllt sind.

Zwar ist die Möglichkeit, die einst­weilige Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung auch dann anzuord­nen, wenn der Schuld­ner nicht glaub­haft machen kann, dass ihm die Voll­streck­ung einen nicht zu erset­zen­den Nachteil brin­gen würde, nach dem Wort­laut des § 719 Abs. 1 ZPO an sich nur dann eröffnet, wenn gegen ein für vor­läu­fig voll­streck­bar erk­lärtes Urteil der Ein­spruch oder die Beru­fung ein­gelegt wird. Die Vorschrift ist im Revi­sionsver­fahren und im Ver­fahren der Nichtzu­las­sungs­beschw­erde aber entsprechend anzuwen­den, wenn das Klagepatent erstin­stan­zlich für nichtig erk­lärt wor­den ist.

Sinn und Zweck der Dif­feren­zierung zwis­chen den Voraus­set­zun­gen des § 719 Abs. 1 und des § 719 Abs. 2 ZPO ist es, der erhöht­en Richtigkeits­gewähr Rech­nung zu tra­gen, die der Geset­zge­ber, ähn­lich wie in § 708 Nr. 10 und § 717 Abs. 3 ZPO ein­er­seits und in §§ 709, 717 Abs. 2 ZPO ander­er­seits mit Beru­fung­surteilen verbindet. Sie trägt den Beson­der­heit­en der Ver­schränkung von Patentver­let­zung­sprozess und Patent­nichtigkeitsver­fahren, die sich aus dem “Tren­nung­sprinzip” ergibt, nicht hin­re­ichend Rech­nung. Die sich daraus ergebende plan­widrige Regelungslücke ist durch entsprechende Anwen­dung von § 719 Abs. 1 ZPO auszufüllen.

Im Ver­let­zungsrechtsstre­it muss die Frage der Aus­set­zung nach § 148 ZPO und damit die Frage, ob eine erhobene Nichtigkeit­sklage hin­re­ichende Aus­sicht auf Erfolg hat, in jed­er Instanz erneut geprüft wer­den, und zwar unter Berück­sich­ti­gung des jew­eili­gen Standes des Patent­nichtigkeitsver­fahrens. Die Beurteilung dieser Frage bietet aber keine ver­gle­ich­bare Richtigkeits­gewähr wie die Beurteilung der Recht­slage im Übri­gen, weil die Entschei­dung über die Nichtigkeit­sklage nicht dem Ver­let­zungsrichter, son­dern in erster Instanz dem Patent­gericht obliegt. Gibt das Patent­gericht der Nichtigkeit­sklage statt, so wird die Richtigkeits­gewähr eines Beru­fung­surteils aus gle­ich­sam außer­halb dieses Urteils liegen­den Grün­den erschüt­tert, und zwar in gle­ichem Maße wie die Richtigkeits­gewähr eines entsprechen­den erstin­stan­zlichen Urteils. Für die der Regelung in § 719 Abs. 1 und 2 ZPO zugrunde liegende Dif­feren­zierung ist angesichts dessen insoweit kein Raum. Vielmehr muss die Regelung des § 719 Abs. 1 ZPO entsprechend herange­zo­gen wer­den, wenn gegen ein Beru­fung­surteil Revi­sion oder Nichtzu­las­sungs­beschw­erde ein­gelegt wor­den ist.

Nach diesen Grund­sätzen ist auch im hier entsch­iede­nen Stre­it­fall die einst­weilige Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung aus dem Beru­fung­surteil und dem Urteil des Landgerichts München — I anzuord­nen.

Der dem ange­focht­e­nen Beru­fung­surteil zugrunde liegen­den Ein­schätzung, die Nichtigkeit­sklage werde voraus­sichtlich erfol­g­los bleiben, ist mit dem Urteil des Patent­gerichts die Grund­lage ent­zo­gen. Die nun­mehr vor­liegen­den Entschei­dungs­gründe dieses Urteils enthal­ten keine Anhalt­spunk­te dafür, dass dieses offen­sichtlich unrichtig ist. Vor diesem Hin­ter­grund ist die Voll­streck­ung aus dem ange­focht­e­nen Urteil in entsprechen­der Anwen­dung von § 719 Abs. 1 ZPO gegen Sicher­heit­sleis­tung einst­weilen einzustellen. Beson­dere Umstände, die aus­nahm­sweise eine andere Beurteilung nahele­gen kön­nten, sind wed­er dar­ge­tan noch son­st ersichtlich. Auch die Erk­lärung der Klägerin, bis zum recht­skräfti­gen Abschluss des Nichtigkeitsver­fahrens keine weit­eren Voll­streck­ungs­maß­nah­men aus den Ver­let­zung­surteilen vorzunehmen, ver­schafft der Beklagten schon deshalb keine Recht­spo­si­tion, die ver­gle­ich­bar der einst­weili­gen Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung wäre, weil sie unter dem unbes­timmten Vor­be­halt ein­er “unverän­derten Sach­lage” abgegeben wurde.

Bun­des­gericht­shof, Beschluss vom 16. Sep­tem­ber 2014 — X ZR 61/13 (eben­so: BGH, Beschluss vom 16.09.2014 — X ZR 68/13)

  1. s. nur BVer­fGE 88, 118, 123 []
  2. vgl. OLG Düs­sel­dorf, Beschluss vom 07.07.2008 2 U 90/06, InstGE 9, 173 Herzk­lap­pen­ring­prothese []