Die Ver­ur­tei­lung im Patent­ver­let­zungs­pro­zess – und die spä­te­re Nich­tig­erklä­rung des Patents

Die Zwangs­voll­stre­ckung aus einem wegen Patent­ver­let­zung ver­ur­tei­len­den Erkennt­nis ist nach § 719 Abs. 1 ZPO in Ver­bin­dung mit § 707 Abs. 1 ZPO vom Land­ge­richt oder vom Beru­fungs­ge­richt grund­sätz­lich gegen Sicher­heits­leis­tung einst­wei­len ein­zu­stel­len, wenn das Kla­ge­pa­tent durch (nicht rechts­kräf­ti­ges) Urteil des Patent­ge­richts für nich­tig erklärt wird.

Die Ver­ur­tei­lung im Patent­ver­let­zungs­pro­zess – und die spä­te­re Nich­tig­erklä­rung des Patents

Ist der Ver­let­zungs­be­klag­te durch ein vor­läu­fig voll­streck­ba­res Urteil, gegen das Ein­spruch oder Beru­fung ein­ge­legt wor­den ist, wegen Patent­ver­let­zung ver­ur­teilt, ist es grund­sätz­lich gebo­ten, die Zwangs­voll­stre­ckung aus die­sem Urteil gemäß § 719 Abs. 1 und § 707 ZPO gegen Sicher­heits­leis­tung einst­wei­len ein­zu­stel­len, wenn das Kla­ge­pa­tent im Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren durch das Bun­des­pa­tent­ge­richt für nich­tig erklärt wor­den ist. Unter den glei­chen Vor­aus­set­zun­gen ist die Zwangs­voll­stre­ckung in ent­spre­chen­der Anwen­dung von § 719 Abs. 1 ZPO auch im Revi­si­ons­ver­fah­ren und im Ver­fah­ren der Beschwer­de gegen die Nicht­zu­las­sung der Revi­si­on gegen Sicher­heits­leis­tung einst­wei­len ein­zu­stel­len.

Wenn das Kla­ge­pa­tent mit einer Patent­nich­tig­keits­kla­ge ange­grif­fen ist, ver­ur­teilt das Ver­let­zungs­ge­richt auch dann, wenn es eine Ver­let­zung des in Kraft ste­hen­den Patents bejaht, grund­sätz­lich nur dann wegen Patent­ver­let­zung, wenn es eine Nich­tig­erklä­rung nicht für (über­wie­gend) wahr­schein­lich hält; andern­falls setzt es die Ver­hand­lung des Rechts­streits nach § 148 ZPO aus, bis jeden­falls erst­in­stanz­lich über die Kla­ge auf Nich­tig­erklä­rung des Patents ent­schie­den ist. Denn eine vor­läu­fig voll­streck­ba­re Ver­pflich­tung des Ver­let­zungs­be­klag­ten zu Unter­las­sung, Aus­kunft, Rech­nungs­le­gung sowie Ver­nich­tung patent­ge­mä­ßer Erzeug­nis­se ist regel­mä­ßig nicht zu recht­fer­ti­gen, wenn mit hin­rei­chen­der Wahr­schein­lich­keit zu erwar­ten steht, dass die­ser Ver­ur­tei­lung durch die Nich­tig­erklä­rung des Kla­ge­pa­tents die Grund­la­ge ent­zo­gen wer­den wird.

Der aus dem Rechts­staats­prin­zip (Art.20 Abs. 3 GG) in Ver­bin­dung mit den Grund­rech­ten fol­gen­de und damit ver­fas­sungs­recht­lich ver­bürg­te Jus­tiz­ge­wäh­rungs­an­spruch [1] gebie­tet, dem Ver­let­zungs­be­klag­ten wir­kungs­vol­len Rechts­schutz zur Ver­fü­gung zu stel­len, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Kla­ge­pa­tent mit einem Gegen­an­griff gegen den Rechts­be­stand die­ses Patents zur Wehr set­zen will. Dies erfor­dert nicht nur eine effek­ti­ve Mög­lich­keit, die­sen Angriff selbst durch eine Kla­ge auf Nich­tig­erklä­rung füh­ren zu kön­nen, son­dern auch eine ange­mes­se­ne Berück­sich­ti­gung des Umstands, dass in die­sem Angriff auch ein und gege­be­nen­falls das ein­zi­ge Ver­tei­di­gungs­mit­tel gegen die Inan­spruch­nah­me aus dem Patent lie­gen kann.

Wegen der gesetz­li­chen Rege­lung, die für die Ansprü­che nach §§ 139 ff. PatG ledig­lich ein in Kraft ste­hen­des Patent ver­langt und für die Besei­ti­gung die­ser Rechts­po­si­ti­on nur die in die aus­schließ­li­che Zustän­dig­keit des Patent­ge­richts fal­len­de Nich­tig­keits­kla­ge zur Ver­fü­gung stellt, kann der Angriff gegen das Kla­ge­pa­tent anders als in ande­ren Rechts­ord­nun­gen nicht als Ein­wand im Ver­let­zungs­ver­fah­ren oder durch Erhe­bung einer Wider­kla­ge auf Nich­tig­erklä­rung geführt wer­den. Dies darf indes­sen nicht dazu füh­ren, dass die­sem Angriff jede Aus­wir­kung auf das Ver­let­zungs­ver­fah­ren ver­sagt wird. Die Aus­set­zung des Ver­let­zungs­streits ist viel­mehr grund­sätz­lich gebo­ten, wenn mit hin­rei­chen­der Wahr­schein­lich­keit zu erwar­ten ist, dass das Kla­ge­pa­tent der erho­be­nen Nich­tig­keits­kla­ge nicht stand­hal­ten wird.

Ist der Ver­let­zungs­be­klag­te bereits durch ein vor­läu­fig voll­streck­ba­res Urteil wegen Patent­ver­let­zung ver­ur­teilt, reicht jedoch die Aus­set­zung allein nicht aus, um einer wahr­schein­li­chen Nich­tig­erklä­rung des Kla­ge­pa­tents Rech­nung zu tra­gen. Viel­mehr erschüt­tert die Erwar­tung des Ver­let­zungs­ge­richts, das Kla­ge­pa­tent wer­de für nich­tig erklärt wer­den, zugleich die Grund­la­ge eines bereits ergan­ge­nen, auf Patent­ver­let­zung Urteils oder Ver­säum­nis­ur­teils in einem sol­chen Maße, dass es grund­sätz­lich gebo­ten ist, von der Mög­lich­keit Gebrauch zu machen, die Zwangs­voll­stre­ckung aus die­sem Urteil nach §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO gegen Sicher­heits­leis­tung einst­wei­len ein­zu­stel­len. Dies ist regel­mä­ßig ange­zeigt, wenn das Kla­ge­pa­tent durch das erst­in­stanz­lich zur Beur­tei­lung sei­ner Rechts­be­stän­dig­keit beru­fe­ne Bun­des­pa­tent­ge­richt bereits für nich­tig erklärt wor­den ist. Dem ent­spricht auch die ober­ge­richt­li­che Ein­stel­lungs­pra­xis [2].

Eine ande­re Ein­schät­zung kann im Ein­zel­fall gebo­ten sein, wenn sich aus den Grün­den der patent­ge­richt­li­chen Ent­schei­dung gewich­ti­ge Anhalts­punk­te dafür erge­ben, dass die­se einer Über­prü­fung im Beru­fungs­ver­fah­ren aller Vor­aus­sicht nach nicht stand­hal­ten wird. Dies kommt jedoch allen­falls in Aus­nah­me­fäl­len in Betracht.

Hat das Patent­ge­richt wie im Streit­fall das Kla­ge­pa­tent für nich­tig erklärt, ist die Zwangs­voll­stre­ckung auch dann in ent­spre­chen­der Anwen­dung der §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO gegen Sicher­heits­leis­tung einst­wei­len ein­zu­stel­len, wenn das Ver­let­zungs­ver­fah­ren vom Beru­fungs­ge­richt bereits ent­schie­den und auf­grund einer Beschwer­de gegen die Nicht­zu­las­sung der Revi­si­on oder einer zuge­las­se­nen Revi­si­on beim Bun­des­ge­richts­hof anhän­gig ist. Die Ein­stel­lungs­mög­lich­keit nach den §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO tritt inso­weit neben die von der Beklag­ten in ers­ter Linie erstreb­te und im BGH, Beschluss vom 08.07.2014 erör­ter­te Ein­stel­lung nach § 719 Abs. 2 ZPO, deren Vor­aus­set­zun­gen, wie in die­sem Beschluss näher aus­ge­führt wur­de, nicht erfüllt sind.

Zwar ist die Mög­lich­keit, die einst­wei­li­ge Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung auch dann anzu­ord­nen, wenn der Schuld­ner nicht glaub­haft machen kann, dass ihm die Voll­stre­ckung einen nicht zu erset­zen­den Nach­teil brin­gen wür­de, nach dem Wort­laut des § 719 Abs. 1 ZPO an sich nur dann eröff­net, wenn gegen ein für vor­läu­fig voll­streck­bar erklär­tes Urteil der Ein­spruch oder die Beru­fung ein­ge­legt wird. Die Vor­schrift ist im Revi­si­ons­ver­fah­ren und im Ver­fah­ren der Nicht­zu­las­sungs­be­schwer­de aber ent­spre­chend anzu­wen­den, wenn das Kla­ge­pa­tent erst­in­stanz­lich für nich­tig erklärt wor­den ist.

Sinn und Zweck der Dif­fe­ren­zie­rung zwi­schen den Vor­aus­set­zun­gen des § 719 Abs. 1 und des § 719 Abs. 2 ZPO ist es, der erhöh­ten Rich­tig­keits­ge­währ Rech­nung zu tra­gen, die der Gesetz­ge­ber, ähn­lich wie in § 708 Nr. 10 und § 717 Abs. 3 ZPO einer­seits und in §§ 709, 717 Abs. 2 ZPO ande­rer­seits mit Beru­fungs­ur­tei­len ver­bin­det. Sie trägt den Beson­der­hei­ten der Ver­schrän­kung von Patent­ver­let­zungs­pro­zess und Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren, die sich aus dem „Tren­nungs­prin­zip“ ergibt, nicht hin­rei­chend Rech­nung. Die sich dar­aus erge­ben­de plan­wid­ri­ge Rege­lungs­lü­cke ist durch ent­spre­chen­de Anwen­dung von § 719 Abs. 1 ZPO aus­zu­fül­len.

Im Ver­let­zungs­rechts­streit muss die Fra­ge der Aus­set­zung nach § 148 ZPO und damit die Fra­ge, ob eine erho­be­ne Nich­tig­keits­kla­ge hin­rei­chen­de Aus­sicht auf Erfolg hat, in jeder Instanz erneut geprüft wer­den, und zwar unter Berück­sich­ti­gung des jewei­li­gen Stan­des des Patent­nich­tig­keits­ver­fah­rens. Die Beur­tei­lung die­ser Fra­ge bie­tet aber kei­ne ver­gleich­ba­re Rich­tig­keits­ge­währ wie die Beur­tei­lung der Rechts­la­ge im Übri­gen, weil die Ent­schei­dung über die Nich­tig­keits­kla­ge nicht dem Ver­let­zungs­rich­ter, son­dern in ers­ter Instanz dem Patent­ge­richt obliegt. Gibt das Patent­ge­richt der Nich­tig­keits­kla­ge statt, so wird die Rich­tig­keits­ge­währ eines Beru­fungs­ur­teils aus gleich­sam außer­halb die­ses Urteils lie­gen­den Grün­den erschüt­tert, und zwar in glei­chem Maße wie die Rich­tig­keits­ge­währ eines ent­spre­chen­den erst­in­stanz­li­chen Urteils. Für die der Rege­lung in § 719 Abs. 1 und 2 ZPO zugrun­de lie­gen­de Dif­fe­ren­zie­rung ist ange­sichts des­sen inso­weit kein Raum. Viel­mehr muss die Rege­lung des § 719 Abs. 1 ZPO ent­spre­chend her­an­ge­zo­gen wer­den, wenn gegen ein Beru­fungs­ur­teil Revi­si­on oder Nicht­zu­las­sungs­be­schwer­de ein­ge­legt wor­den ist.

Nach die­sen Grund­sät­zen ist auch im hier ent­schie­de­nen Streit­fall die einst­wei­li­ge Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung aus dem Beru­fungs­ur­teil und dem Urteil des Land­ge­richts Mün­chen – I anzu­ord­nen.

Der dem ange­foch­te­nen Beru­fungs­ur­teil zugrun­de lie­gen­den Ein­schät­zung, die Nich­tig­keits­kla­ge wer­de vor­aus­sicht­lich erfolg­los blei­ben, ist mit dem Urteil des Patent­ge­richts die Grund­la­ge ent­zo­gen. Die nun­mehr vor­lie­gen­den Ent­schei­dungs­grün­de die­ses Urteils ent­hal­ten kei­ne Anhalts­punk­te dafür, dass die­ses offen­sicht­lich unrich­tig ist. Vor die­sem Hin­ter­grund ist die Voll­stre­ckung aus dem ange­foch­te­nen Urteil in ent­spre­chen­der Anwen­dung von § 719 Abs. 1 ZPO gegen Sicher­heits­leis­tung einst­wei­len ein­zu­stel­len. Beson­de­re Umstän­de, die aus­nahms­wei­se eine ande­re Beur­tei­lung nahe­le­gen könn­ten, sind weder dar­ge­tan noch sonst ersicht­lich. Auch die Erklä­rung der Klä­ge­rin, bis zum rechts­kräf­ti­gen Abschluss des Nich­tig­keits­ver­fah­rens kei­ne wei­te­ren Voll­stre­ckungs­maß­nah­men aus den Ver­let­zungs­ur­tei­len vor­zu­neh­men, ver­schafft der Beklag­ten schon des­halb kei­ne Rechts­po­si­ti­on, die ver­gleich­bar der einst­wei­li­gen Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung wäre, weil sie unter dem unbe­stimm­ten Vor­be­halt einer „unver­än­der­ten Sach­la­ge“ abge­ge­ben wur­de.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 16. Sep­tem­ber 2014 – X ZR 61/​13 (eben­so: BGH, Beschluss vom 16.09.2014 – X ZR 68/​13)

  1. s. nur BVerfGE 88, 118, 123[]
  2. vgl. OLG Düs­sel­dorf, Beschluss vom 07.07.2008 2 U 90/​06, Inst­GE 9, 173 Herz­klap­pen­ring­pro­the­se[]