Die Patentverletzungsklage und die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent

Hat der Patentin­hab­er, nach­dem er Ansprüche gegen einen Patentver­let­zer recht­shängig gemacht hat, einem Drit­ten eine auss­chließliche Lizenz an dem Klagepatent eingeräumt, ist der Dritte als (Teil-)Rechtsnachfolger des Patentin­hab­ers an der Erhe­bung ein­er eige­nen Klage gegen den Patentver­let­zer gehin­dert, solange die Klage des Patentin­hab­ers recht­shängig ist. Das recht­skräftige Urteil über die Klage des Patentin­hab­ers wirkt unter den genan­nten Voraus­set­zun­gen auch für und gegen den Drit­ten.

Die Patentverletzungsklage und die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent

Nach § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO hat die Veräußerung der stre­it­be­fan­genen Sache oder die Abtre­tung des gel­tend gemacht­en Anspruchs nach Ein­tritt der Recht­shängigkeit auf den Prozess keinen Ein­fluss. Zweck der Vorschrift ist es, zu ver­hin­dern, dass eine Partei sich der Recht­skraftwirkung entzieht, indem sie den Stre­it­ge­gen­stand nach Recht­shängigkeit veräußert. Gle­ichzeit­ig soll der Prozess­geg­n­er des Veräußer­ers vor der Gefahr eines neuen Prozess­es geschützt wer­den. Eine Veräußerung in diesem Sinne ist ins­beson­dere dann gegeben, wenn ein Recht­süber­gang stat­tfind­et, der einen Wech­sel in der Sach­le­git­i­ma­tion begrün­det. § 325 Abs. 1 ZPO, der mit dem Rechts­gedanken des § 265 in engem Zusam­men­hang ste­ht, erstreckt die sub­jek­tiv­en Wirkun­gen der Recht­skraft auf den Recht­snach­fol­ger, sofern die Recht­snach­folge nach dem Ein­tritt der Recht­shängigkeit stattge­fun­den hat.

Die Recht­spo­si­tio­nen des Schutzrechtsin­hab­ers und des auss­chließlichen Lizen­znehmers sind voneinan­der insoweit unab­hängig, als ein Urteil gegen den einen nicht ohne weit­eres Recht­skraftwirkung gegenüber dem anderen ent­fal­tet. Anders als bei der Veräußerung des Patents ver­liert der Patentin­hab­er nicht seine Sach­le­git­i­ma­tion, wenn er einem Lizen­znehmer am Patent eine auss­chließliche Lizenz ein­räumt, son­dern bleibt neben diesem zur Gel­tend­machung der in §§ 139 ff. des Patent­ge­set­zes vorge­se­henen Ansprüche befugt. Mit der Ein­räu­mung ein­er auss­chließlichen Lizenz kön­nen Patentin­hab­er und Inhab­er der auss­chließlichen Lizenz an dem Patent unab­hängig voneinan­der gegen Ver­let­zun­gen des Schutzrechts vorge­hen. Der auss­chließliche Lizen­znehmer hat dabei zwar oft das über­wiegende oder gar alleinige Inter­esse an der Abwehr von Rechtsver­let­zun­gen und am Aus­gle­ich durch Schadenser­satz; dem Schutzrechtsin­hab­er kön­nen aber eigene Ansprüche ins­beson­dere dann zuste­hen, wenn ihm aus der Lizen­zver­gabe fort­dauernd materielle Vorteile erwach­sen, etwa wenn er an der Ausübung der Lizenz durch den Lizen­znehmer par­tizip­iert.

Auch wenn die Recht­spo­si­tio­nen von Patentin­hab­er und auss­chließlichem Lizen­znehmer voneinan­der unab­hängig sind, leit­et der Lizen­znehmer den­noch seine Rechtsstel­lung von dem Schutzrechtsin­hab­er und aus dessen Schutzrecht ab. Der Patentin­hab­er kann dem Lizen­znehmer, soweit es um das gegenüber Drit­ten wirk­same Auss­chließlichkeit­srecht geht, keine Recht­spo­si­tion ver­schaf­fen, die ihm nicht zuvor als Bestandteil seines (noch nicht um eine solche abgeleit­ete Berech­ti­gung geschmälerten) Paten­trechts zuste­ht. Dies zeigt sich daran, dass wie auch das Beru­fungs­gericht aus­führt der Lizen­znehmer nicht anders als der Erwer­ber des Patents oder ein­er Mit­berech­ti­gung an dem Patent an ein Urteil gegen den Schutzrechtsin­hab­er gebun­den ist, wenn die Lizenz nach Ein­tritt der Recht­skraft eingeräumt wird. Aber auch wenn die Ein­räu­mung ein­er auss­chließlichen Lizenz vor Ein­tritt der Recht­skraft, jedoch nach Ein­tritt der Recht­shängigkeit erfol­gt, ist der auss­chließliche Lizen­znehmer (Teil-)Rechtsnachfolger des Patentin­hab­ers. Denn in bei­den Fällen Lizen­z­erteilung nach Recht­skraft und Lizen­z­erteilung vor Recht­skraft, aber nach Recht­shängigkeit kann die Recht­skrafter­streck­ung nur auf § 325 Abs. 1 ZPO gestützt wer­den. Diese Vorschrift stellt ger­ade nicht auf den Zeit­punkt der Recht­skraft ab, son­dern aus den genan­nten Grün­den auf den Zeit­punkt der Recht­shängigkeit.

Dass der Patentin­hab­er eine eigene Berech­ti­gung behält, ist uner­he­blich. Insofern ist die Sit­u­a­tion nicht anders, als wenn der Patentin­hab­er nach Klageer­he­bung einem Drit­ten die Mit­in­hab­er­schaft am Klagepatent ein­räu­men würde; auch auf diesen Fall wäre § 265 ZPO anzuwen­den.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 19. Feb­ru­ar 2013 – X ZR 70/12

Die Patentverletzungsklage und die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent