Hat der Patentinhaber, nachdem er Ansprüche gegen einen Patentverletzer rechtshängig gemacht hat, einem Dritten eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent eingeräumt, ist der Dritte als (Teil-)Rechtsnachfolger des Patentinhabers an der Erhebung einer eigenen Klage gegen den Patentverletzer gehindert, solange die Klage des Patentinhabers rechtshängig ist. Das rechtskräftige Urteil über die Klage des Patentinhabers wirkt unter den genannten Voraussetzungen auch für und gegen den Dritten.
Nach § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO hat die Veräußerung der streitbefangenen Sache oder die Abtretung des geltend gemachten Anspruchs nach Eintritt der Rechtshängigkeit auf den Prozess keinen Einfluss. Zweck der Vorschrift ist es, zu verhindern, dass eine Partei sich der Rechtskraftwirkung entzieht, indem sie den Streitgegenstand nach Rechtshängigkeit veräußert. Gleichzeitig soll der Prozessgegner des Veräußerers vor der Gefahr eines neuen Prozesses geschützt werden. Eine Veräußerung in diesem Sinne ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Rechtsübergang stattfindet, der einen Wechsel in der Sachlegitimation begründet. § 325 Abs. 1 ZPO, der mit dem Rechtsgedanken des § 265 in engem Zusammenhang steht, erstreckt die subjektiven Wirkungen der Rechtskraft auf den Rechtsnachfolger, sofern die Rechtsnachfolge nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit stattgefunden hat.
Die Rechtspositionen des Schutzrechtsinhabers und des ausschließlichen Lizenznehmers sind voneinander insoweit unabhängig, als ein Urteil gegen den einen nicht ohne weiteres Rechtskraftwirkung gegenüber dem anderen entfaltet. Anders als bei der Veräußerung des Patents verliert der Patentinhaber nicht seine Sachlegitimation, wenn er einem Lizenznehmer am Patent eine ausschließliche Lizenz einräumt, sondern bleibt neben diesem zur Geltendmachung der in §§ 139 ff. des Patentgesetzes vorgesehenen Ansprüche befugt. Mit der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz können Patentinhaber und Inhaber der ausschließlichen Lizenz an dem Patent unabhängig voneinander gegen Verletzungen des Schutzrechts vorgehen. Der ausschließliche Lizenznehmer hat dabei zwar oft das überwiegende oder gar alleinige Interesse an der Abwehr von Rechtsverletzungen und am Ausgleich durch Schadensersatz; dem Schutzrechtsinhaber können aber eigene Ansprüche insbesondere dann zustehen, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernd materielle Vorteile erwachsen, etwa wenn er an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer partizipiert.
Auch wenn die Rechtspositionen von Patentinhaber und ausschließlichem Lizenznehmer voneinander unabhängig sind, leitet der Lizenznehmer dennoch seine Rechtsstellung von dem Schutzrechtsinhaber und aus dessen Schutzrecht ab. Der Patentinhaber kann dem Lizenznehmer, soweit es um das gegenüber Dritten wirksame Ausschließlichkeitsrecht geht, keine Rechtsposition verschaffen, die ihm nicht zuvor als Bestandteil seines (noch nicht um eine solche abgeleitete Berechtigung geschmälerten) Patentrechts zusteht. Dies zeigt sich daran, dass wie auch das Berufungsgericht ausführt der Lizenznehmer nicht anders als der Erwerber des Patents oder einer Mitberechtigung an dem Patent an ein Urteil gegen den Schutzrechtsinhaber gebunden ist, wenn die Lizenz nach Eintritt der Rechtskraft eingeräumt wird. Aber auch wenn die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz vor Eintritt der Rechtskraft, jedoch nach Eintritt der Rechtshängigkeit erfolgt, ist der ausschließliche Lizenznehmer (Teil-)Rechtsnachfolger des Patentinhabers. Denn in beiden Fällen Lizenzerteilung nach Rechtskraft und Lizenzerteilung vor Rechtskraft, aber nach Rechtshängigkeit kann die Rechtskrafterstreckung nur auf § 325 Abs. 1 ZPO gestützt werden. Diese Vorschrift stellt gerade nicht auf den Zeitpunkt der Rechtskraft ab, sondern aus den genannten Gründen auf den Zeitpunkt der Rechtshängigkeit.
Dass der Patentinhaber eine eigene Berechtigung behält, ist unerheblich. Insofern ist die Situation nicht anders, als wenn der Patentinhaber nach Klageerhebung einem Dritten die Mitinhaberschaft am Klagepatent einräumen würde; auch auf diesen Fall wäre § 265 ZPO anzuwenden.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 19. Februar 2013 – X ZR 70/12
