Der Schutzbereich im Patentverletzungsverfahren — und die Patenthistorie

Vorgänge im Erteilungsver­fahren, die der Paten­terteilung voraus­ge­gan­gen sind, kön­nen grund­sät­zlich nicht zur Bes­tim­mung des Schutzbere­ichs im Patentver­let­zung­sprozess herange­zo­gen wer­den1.

Der Schutzbereich im Patentverletzungsverfahren — und die Patenthistorie

Ist das Klagepatent im Rah­men eines nicht recht­skräftig abgeschlosse­nen Ein­spruchsver­fahrens geän­dert wor­den und macht der Kläger im Ver­let­zung­sprozess diese geän­derte Fas­sung des Patents gel­tend, kann bei der Frage, welche Bedeu­tung eine schon in der erteil­ten Fas­sung des Patents enthal­tene Beschrei­bungsstelle für die Ausle­gung des Paten­tanspruchs hat, auf die erteilte Fas­sung des Klagepatents zurück­ge­grif­f­en wer­den.

Auch hier ist zur Bes­tim­mung des Schutzbere­ichs eine isolierte Betra­ch­tung der Merk­male nicht angängig; vielmehr ist der Paten­tanspruch im Gesamtzusam­men­hang in den Blick zu nehmen. Fest­stel­lun­gen zum Inhalt einzel­ner Merk­male kön­nen nur dazu dienen, schrit­tweise den allein maßge­blichen Wortsinn des Paten­tanspruchs als ein­er Ein­heit zu ermit­teln2. Im Rah­men der Ausle­gung sind der Sin­nge­halt des Paten­tanspruchs in sein­er Gesamtheit und der Beitrag, den die einzel­nen Merk­male zum Leis­tungsergeb­nis der Erfind­ung liefern, zu bes­tim­men. Die Bes­tim­mung des Sin­nge­halts eines einzel­nen Merk­mals muss stets in diesem Kon­text erfol­gen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merk­mal eine andere Bedeu­tung zukommt als einem entsprechen­den Merk­mal in ein­er zum Stand der Tech­nik gehören­den Ent­ge­gen­hal­tung. Denn für das Ver­ständ­nis entschei­dend ist zumin­d­est im Zweifel die Funk­tion, die das einzelne tech­nis­che Merk­mal für sich und im Zusam­men­wirken mit den übri­gen Merk­malen des Paten­tanspruchs bei der Her­beiführung des erfind­ungs­gemäßen Erfol­gs hat. Dabei sind Beschrei­bung und Zeich­nun­gen her­anzuziehen, die die tech­nis­che Lehre des Paten­tanspruchs erläutern und ver­an­schaulichen und daher nach ständi­ger Recht­sprechung für die Bes­tim­mung des Schutzbere­ichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ) und für die Ausle­gung des Paten­tanspruchs her­anzuziehen sind3.

Nach der Vor­gabe in Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ wird der Schutzbere­ich eines Patents durch die Paten­tansprüche bes­timmt. Damit diese Bes­tim­mung so erfol­gen kann, dass die Ziele des Artikels 1 des Ausle­gung­spro­tokolls erre­icht wer­den, ist zunächst unter Berück­sich­ti­gung von Beschrei­bung und Zeich­nun­gen der tech­nis­che Sin­nge­halt zu ermit­teln, der dem Wort­laut des Paten­tanspruchs aus fach­män­nis­ch­er Sicht beizumessen ist. Zwar ist ein buch­stäblich­es Ver­ständ­nis der Paten­tansprüche nicht zur Erfas­sung des geschützten Gegen­stands geeignet, ander­er­seits darf der Schutzge­gen­stand aber auch nicht durch Ver­all­ge­meinerung konkreter, im Anspruch angegeben­er Lösungsmit­tel erweit­ert wer­den. Ins­beson­dere darf ein enger­er Paten­tanspruch nicht nach Maß­gabe ein­er weit­er gefassten Beschrei­bung inter­pretiert wer­den. Der Paten­tanspruch hat vielmehr Vor­rang gegenüber der Beschrei­bung. Was in den Paten­tansprüchen keinen Nieder­schlag gefun­den hat, kann nicht unter den Schutz des Patents fall­en. Die Beschrei­bung und die Zeich­nun­gen sind zwar nach Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ zur Ausle­gung der Paten­tansprüche her­anzuziehen, da diese der Erläuterung der Paten­tansprüche dienen. Beschrei­bung und Zeich­nun­gen sind mithin her­anzuziehen, um den Sin­nge­halt des Paten­tanspruchs zu ermit­teln. Ihre Her­anziehung darf aber wed­er zu ein­er inhaltlichen Erweiterung noch zu ein­er sach­lichen Einen­gung des durch den Wortsinn des Paten­tanspruchs fest­gelegten Gegen­stands führen4. Lassen sich die tech­nis­che Lehre der Beschrei­bung und die tech­nis­che Lehre des Paten­tanspruchs nicht in Ein­klang brin­gen, ist der Paten­tanspruch maßge­blich. Bei Wider­sprüchen zwis­chen Paten­tansprüchen und Beschrei­bung sind solche Bestandteile der Beschrei­bung, die in den Paten­tansprüchen keinen Nieder­schlag gefun­den haben, grund­sät­zlich nicht in den Patentschutz ein­be­zo­gen. Die Beschrei­bung darf somit nur insoweit berück­sichtigt wer­den, als sie sich als Erläuterung des Gegen­stands des Paten­tanspruchs lesen lässt.5.

Auch die Über­legung, dass die Fach­welt grund­sät­zlich bestrebt ist, die Patentschrift in einem sin­nvollen Zusam­men­hang zu lesen und ihren Gesamt­in­halt im Zweifel so zu ver­ste­hen, dass sich Wider­sprüche nicht ergeben, führt im Stre­it­fall nicht zu einem anderen Ergeb­nis. Dieser Grund­satz wird näm­lich durch den Vor­rang des Paten­tanspruchs einge­gren­zt. Kann, wie hier, der Wort­laut des Paten­tanspruchs mit ein­er Beschrei­bungsstelle nicht in Ein­klang gebracht wer­den, kann die Beschrei­bung nicht zur “Kor­rek­tur” des Paten­tanspruchs herange­zo­gen wer­den; andern­falls würde gegen den Grund­satz des Vor­rangs des Paten­tanspruchs ver­stoßen6.

Ob und inwieweit die “Erteilung­shis­to­rie” des Klagepatents bei dessen Ausle­gung berück­sichtigt wer­den kann, ist allerd­ings nicht abschließend gek­lärt. Für die Schutzbere­ichs­bes­tim­mung sind nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ die Paten­tansprüche maßge­blich, zu deren Ausle­gung die Beschrei­bung und die Zeich­nun­gen her­anzuziehen sind. Nach der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs, der das Ober­lan­des­gericht in ständi­ger Prax­is fol­gt, kommt es daher nicht auf Vorgänge im Erteilungsver­fahren an, die der Paten­terteilung voraus­ge­gan­gen sind. Es beste­ht auch kein prak­tis­ches Bedürf­nis dafür, Vorgän­gen im Erteilungs- wie im Ein­spruchsver­fahren als solchen, die in der Patentschrift oder in der geän­derten Patentschrift keinen Nieder­schlag gefun­den haben, für sich schutzbe­gren­zende Wirkun­gen zuzuerken­nen. Soweit sie, ins­beson­dere durch beschränk­te Aufrechter­hal­tung, in der Patentschrift ihren Nieder­schlag gefun­den haben, ergibt sich ihre Beachtlichkeit unmit­tel­bar aus der Regelung in Art. 69 EPÜ7. Weit­erge­hend wird auch die Beachtlichkeit von Änderun­gen des Stre­it­patents, die aus den entsprechen­den Veröf­fentlichun­gen des Schutzrechts oder sein­er Anmel­dung ersichtlich sind, über­wiegend verneint8. Der Bun­des­gericht­shof hat diese Frage in jün­ger­er Zeit wieder­holt offen­ge­lassen9.

Nach Auf­fas­sung des Ober­lan­des­gerichts Karl­sruhe kann jeden­falls in ein­er Kon­stel­la­tion wie der vor­liegen­den zur Behe­bung etwaiger Zweifel hin­sichtlich der Ausle­gung des geän­derten Paten­tanspruchs auf die ursprüngliche Fas­sung des Klagepatents zurück­ge­grif­f­en wer­den. Ein Ver­stoß gegen Art. 69 Abs. 1 EPÜ liegt darin nicht. Die erteilte Fas­sung des Klagepatents ist – da das Ein­spruchsver­fahren noch nicht recht­skräftig abgeschlossen ist – die derzeit rechtlich maßgebende und derzeit allein veröf­fentlichte Fas­sung des Schutzrechts. Es geht also nicht um die Her­anziehung der Erteilungsak­ten oder son­stiger patent­fremder Unter­la­gen, son­dern um die Klärung der Frage, welche Bedeu­tung eine bes­timmte Beschrei­bungsstelle für die Ausle­gung des geän­derten, zuläs­siger­weise im Ver­let­zungsver­fahren gel­tend gemacht­en Paten­tanspruchs hat. Bedenken unter dem Gesicht­spunkt der Rechtssicher­heit kön­nen in dieser Kon­stel­la­tion nicht beste­hen. Das Ober­lan­des­gericht verken­nt nicht, dass sich Fälle wie der vor­liegende, in denen nach ein­er Änderung des Schutzrechts Teile der Beschrei­bung “ste­henge­blieben” sind, unter Rück­griff auf die in der Entschei­dung “Okklu­sionsvor­rich­tung” wiedergegebe­nen Grund­sätze zutr­e­f­fend lösen lassen10; das ergibt sich bere­its aus den obi­gen Aus­führun­gen. Die Erken­nt­nis, dass es sich um einen solchen Fall han­delt, lässt sich aber zumin­d­est zuver­läs­siger gewin­nen, wenn die erteilte Fas­sung des Patents berück­sichtigt wird. Vielfach ist in solchen Fällen nicht leicht zu entschei­den, ob eine Beschrei­bungsstelle im Wider­spruch zum Anspruchsin­halt ste­ht (so dass die Grund­sätze der Entschei­dung “Okklu­sionsvor­rich­tung” anzuwen­den sind) oder ob sie erst den Weg zum maßge­blichen “paten­teige­nen” Ver­ständ­nis der Anspruchsmerk­male weist11. Gegen die Her­anziehung der veröf­fentlicht­en erteil­ten Fas­sung des Klageschutzrechts als Ausle­gung­shil­f­s­mit­tel beste­hen aus Sicht des OLG Karl­sruhe in diesen Fällen keine durch­greifend­en Bedenken.

Ober­lan­des­gericht Karl­sruhe, Urteil vom 9. Juli 2014 — 6 U 29/11

  1. vgl. BGHZ 150, 161 = GRUR 2002, 511 33 — Kun­st­stof­frohrteil; BGH GRUR 2010, 602 Rn. 33 — Gelenkanord­nung; BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 25 — Okklu­sionsvor­rich­tung; OLG Düs­sel­dorf GRUR-RR 2014, 185, 196 — W- C‑Sitzgelenk []
  2. BGH GRUR 2004, 845, 846 — Drehzahler­mit­tlung []
  3. vgl. BGHZ 194, 107 = GRUR 2012, 1124 Rn. 27 – Poly­mer­schaum []
  4. BGH a.a.O 26 – Boden­seit­ige Vere­inzelung­sein­rich­tung []
  5. BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 23 m.w.N. — Okklu­sionsvor­rich­tung []
  6. vgl. BGH a.a.O. Rn. 24 – Okklu­sionsvor­rich­tung []
  7. BGHZ 150, 161 = GRUR 2002, 511 33 m.w.N. – Kun­st­stof­frohrteil; vgl. auch Kraßer, Paten­trecht, 6. Aufl., § 32 III. 4.; Ann Mitt.2000, 181; je m.w.N., sowie die nach­ste­hend ange­führte Lit­er­atur []
  8. vgl. aus­führlich Benkard/Scharen, EPÜ, 2. Aufl., Art. 69 Rn. 27 ff.; Schulte/Rinken/Kühnen, Patent­ge­setz mit EPÜ, 9. Aufl., § 14 Rn. 45; Küh­nen GRUR 2012, 664 ff.; kri­tisch, aber let­ztlich offen­lassend OLG Düs­sel­dorf GRUR-RR 2014, 185, 196 – W- C‑Sitzgelenk [zum Rekurs auf die offen­gelegte Anmel­dung]; offen Busse/Keukenschrijver, Patent­ge­setz, 7. Aufl., § 14 Rn. 48 f.; Fitzner/Lutz/Bodewig/Ahrens, Paten­trecht­skom­men­tar, 4. Aufl., Art. 69 EPÜ Rn. 78 ff.; Rogge, Festschrift König (2003), 451, 461 ff.; alle m.w.N. []
  9. BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 25 – Okklu­sionsvor­rich­tung; BGH GRUR 2010, 602 Rn. 33 – Gelenkanord­nung []
  10. so Scharen Rn. 27 a.a.O. []
  11. vgl. BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube []