Der Schutzbereich im Patentverletzungsverfahren – und die Patenthistorie

Vorgänge im Erteilungsverfahren, die der Patenterteilung vorausgegangen sind, können grundsätzlich nicht zur Bestimmung des Schutzbereichs im Patentverletzungsprozess herangezogen werden1.

Der Schutzbereich im Patentverletzungsverfahren – und die Patenthistorie

Ist das Klagepatent im Rahmen eines nicht rechtskräftig abgeschlossenen Einspruchsverfahrens geändert worden und macht der Kläger im Verletzungsprozess diese geänderte Fassung des Patents geltend, kann bei der Frage, welche Bedeutung eine schon in der erteilten Fassung des Patents enthaltene Beschreibungsstelle für die Auslegung des Patentanspruchs hat, auf die erteilte Fassung des Klagepatents zurückgegriffen werden.

Auch hier ist zur Bestimmung des Schutzbereichs eine isolierte Betrachtung der Merkmale nicht angängig; vielmehr ist der Patentanspruch im Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen. Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale können nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln2. Im Rahmen der Auslegung sind der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen. Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung. Denn für das Verständnis entscheidend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Dabei sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ) und für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sind3.

Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ wird der Schutzbereich eines Patents durch die Patentansprüche bestimmt. Damit diese Bestimmung so erfolgen kann, dass die Ziele des Artikels 1 des Auslegungsprotokolls erreicht werden, ist zunächst unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs aus fachmännischer Sicht beizumessen ist. Zwar ist ein buchstäbliches Verständnis der Patentansprüche nicht zur Erfassung des geschützten Gegenstands geeignet, andererseits darf der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch angegebener Lösungsmittel erweitert werden. Insbesondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach Maßgabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch hat vielmehr Vorrang gegenüber der Beschreibung. Was in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden hat, kann nicht unter den Schutz des Patents fallen. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zwar nach Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, da diese der Erläuterung der Patentansprüche dienen. Beschreibung und Zeichnungen sind mithin heranzuziehen, um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln. Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen4. Lassen sich die technische Lehre der Beschreibung und die technische Lehre des Patentanspruchs nicht in Einklang bringen, ist der Patentanspruch maßgeblich. Bei Widersprüchen zwischen Patentansprüchen und Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf somit nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.5.

Auch die Überlegung, dass die Fachwelt grundsätzlich bestrebt ist, die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und ihren Gesamtinhalt im Zweifel so zu verstehen, dass sich Widersprüche nicht ergeben, führt im Streitfall nicht zu einem anderen Ergebnis. Dieser Grundsatz wird nämlich durch den Vorrang des Patentanspruchs eingegrenzt. Kann, wie hier, der Wortlaut des Patentanspruchs mit einer Beschreibungsstelle nicht in Einklang gebracht werden, kann die Beschreibung nicht zur “Korrektur” des Patentanspruchs herangezogen werden; andernfalls würde gegen den Grundsatz des Vorrangs des Patentanspruchs verstoßen6.

Ob und inwieweit die “Erteilungshistorie” des Klagepatents bei dessen Auslegung berücksichtigt werden kann, ist allerdings nicht abschließend geklärt. Für die Schutzbereichsbestimmung sind nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ die Patentansprüche maßgeblich, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der das Oberlandesgericht in ständiger Praxis folgt, kommt es daher nicht auf Vorgänge im Erteilungsverfahren an, die der Patenterteilung vorausgegangen sind. Es besteht auch kein praktisches Bedürfnis dafür, Vorgängen im Erteilungs- wie im Einspruchsverfahren als solchen, die in der Patentschrift oder in der geänderten Patentschrift keinen Niederschlag gefunden haben, für sich schutzbegrenzende Wirkungen zuzuerkennen. Soweit sie, insbesondere durch beschränkte Aufrechterhaltung, in der Patentschrift ihren Niederschlag gefunden haben, ergibt sich ihre Beachtlichkeit unmittelbar aus der Regelung in Art. 69 EPÜ7. Weitergehend wird auch die Beachtlichkeit von Änderungen des Streitpatents, die aus den entsprechenden Veröffentlichungen des Schutzrechts oder seiner Anmeldung ersichtlich sind, überwiegend verneint8. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in jüngerer Zeit wiederholt offengelassen9.

Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Karlsruhe kann jedenfalls in einer Konstellation wie der vorliegenden zur Behebung etwaiger Zweifel hinsichtlich der Auslegung des geänderten Patentanspruchs auf die ursprüngliche Fassung des Klagepatents zurückgegriffen werden. Ein Verstoß gegen Art. 69 Abs. 1 EPÜ liegt darin nicht. Die erteilte Fassung des Klagepatents ist – da das Einspruchsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist – die derzeit rechtlich maßgebende und derzeit allein veröffentlichte Fassung des Schutzrechts. Es geht also nicht um die Heranziehung der Erteilungsakten oder sonstiger patentfremder Unterlagen, sondern um die Klärung der Frage, welche Bedeutung eine bestimmte Beschreibungsstelle für die Auslegung des geänderten, zulässigerweise im Verletzungsverfahren geltend gemachten Patentanspruchs hat. Bedenken unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit können in dieser Konstellation nicht bestehen. Das Oberlandesgericht verkennt nicht, dass sich Fälle wie der vorliegende, in denen nach einer Änderung des Schutzrechts Teile der Beschreibung “stehengeblieben” sind, unter Rückgriff auf die in der Entscheidung “Okklusionsvorrichtung” wiedergegebenen Grundsätze zutreffend lösen lassen10; das ergibt sich bereits aus den obigen Ausführungen. Die Erkenntnis, dass es sich um einen solchen Fall handelt, lässt sich aber zumindest zuverlässiger gewinnen, wenn die erteilte Fassung des Patents berücksichtigt wird. Vielfach ist in solchen Fällen nicht leicht zu entscheiden, ob eine Beschreibungsstelle im Widerspruch zum Anspruchsinhalt steht (so dass die Grundsätze der Entscheidung “Okklusionsvorrichtung” anzuwenden sind) oder ob sie erst den Weg zum maßgeblichen “patenteigenen” Verständnis der Anspruchsmerkmale weist11. Gegen die Heranziehung der veröffentlichten erteilten Fassung des Klageschutzrechts als Auslegungshilfsmittel bestehen aus Sicht des OLG Karlsruhe in diesen Fällen keine durchgreifenden Bedenken.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 9. Juli 2014 – 6 U 29/11

  1. vgl. BGHZ 150, 161 = GRUR 2002, 511 33 – Kunststoffrohrteil; BGH GRUR 2010, 602 Rn. 33 – Gelenkanordnung; BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 25 – Okklusionsvorrichtung; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2014, 185, 196 – W- C-Sitzgelenk []
  2. BGH GRUR 2004, 845, 846 – Drehzahlermittlung []
  3. vgl. BGHZ 194, 107 = GRUR 2012, 1124 Rn. 27 – Polymerschaum []
  4. BGH a.a.O 26 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung []
  5. BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 23 m.w.N. – Okklusionsvorrichtung []
  6. vgl. BGH a.a.O. Rn. 24 – Okklusionsvorrichtung []
  7. BGHZ 150, 161 = GRUR 2002, 511 33 m.w.N. – Kunststoffrohrteil; vgl. auch Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., § 32 III. 4.; Ann Mitt.2000, 181; je m.w.N., sowie die nachstehend angeführte Literatur []
  8. vgl. ausführlich Benkard/Scharen, EPÜ, 2. Aufl., Art. 69 Rn. 27 ff.; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz mit EPÜ, 9. Aufl., § 14 Rn. 45; Kühnen GRUR 2012, 664 ff.; kritisch, aber letztlich offenlassend OLG Düsseldorf GRUR-RR 2014, 185, 196 – W- C-Sitzgelenk [zum Rekurs auf die offengelegte Anmeldung]; offen Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Aufl., § 14 Rn. 48 f.; Fitzner/Lutz/Bodewig/Ahrens, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., Art. 69 EPÜ Rn. 78 ff.; Rogge, Festschrift König (2003), 451, 461 ff.; alle m.w.N. []
  9. BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 25 – Okklusionsvorrichtung; BGH GRUR 2010, 602 Rn. 33 – Gelenkanordnung []
  10. so Scharen Rn. 27 a.a.O. []
  11. vgl. BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube []