Das Verletzungsprozess, das nichtige Klagepatent — und der nicht zu ersetzende Nachteil

Wird das Klagepatent, das der Zwangsvoll­streck­ung aus einem Ver­let­zung­surteil des Beru­fungs­gerichts zugrunde liegt, nach Schluss der mündlichen Ver­hand­lung vor dem Beru­fungs­gericht durch nicht recht­skräftiges Urteil des Bun­despatent­gerichts für nichtig erk­lärt, liegt darin kein zusät­zlich­er nicht zu erset­zen­der Nachteil, der eine vor­läu­fige Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung im Revi­sionsver­fahren nach § 719 Abs. 2 ZPO recht­fer­tigt.

Das Verletzungsprozess, das nichtige Klagepatent — und der nicht zu ersetzende Nachteil

Wird gegen ein für vor­läu­fig voll­streck­bar erk­lärtes Urteil, in dem die Revi­sion nicht zuge­lassen wor­den ist, Nichtzu­las­sungs­beschw­erde ein­gelegt, ord­net das Revi­sion­s­gericht die einst­weilige Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung nach § 719 Abs. 2 ZPO an, wenn die Voll­streck­ung dem Schuld­ner einen nicht zu erset­zen­den Nachteil brin­gen würde und kein über­wiegen­des Inter­esse des Gläu­bigers ent­ge­gen­ste­ht. Die Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung durch das Revi­sion­s­gericht kommt nach der ständi­gen Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs allerd­ings grund­sät­zlich nicht in Betra­cht, wenn der Schuld­ner es ver­säumt hat, im Beru­fungsrecht­szug einen Voll­streck­ungss­chutzantrag nach § 712 Abs. 1 ZPO zu stellen1.

Unter diesen Umstän­den kommt die Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung nach § 719 Abs. 2 ZPO nur aus­nahm­sweise dann in Betra­cht, wenn es dem Schuld­ner aus beson­deren Grün­den nicht möglich oder nicht zumut­bar war, einen Voll­streck­ungss­chutzantrag zu stellen2. Einen in diesem Sinne hin­re­ichen­den Grund dafür, die Zwangsvoll­streck­ung ohne vorheri­gen Antrag nach § 712 Abs. 1 ZPO einzustellen, hat die Beklagte nicht dar­ge­tan.

Im vor­liegen­den Fall sind der Beklagten nach ihrem Vor­brin­gen durch die Zwangsvoll­streck­ung aus den Urteilen der vorin­stan­zlichen Gerichte dadurch erhe­bliche Nachteile erwach­sen, dass sie unter hohem per­son­ellen und finanziellen Aufwand eine alter­na­tive Soft­ware­vari­ante per­ma­nent vorhal­ten und dafür sor­gen muss, dass bei den von drit­ter Seite regelmäßig durchge­führten Updates der Basisver­sion der Geräte­soft­ware der Soft­ware­code der Abwand­lung aufwändig in den Code der Basisver­sion eingear­beit­et und der Gesamt­code getestet wird. Ob das den Tatbe­stand eines nicht zu erset­zen­den Nachteils im Sinne von § 712 Abs. 1, § 719 Abs. 2 ZPO aus­füllen kön­nte, was tatrichter­lich­er Würdi­gung bedurft und deshalb nach der Recht­sprechung des Bun­des­gericht­shofs einen Antrag nach § 712 Abs. 1 ZPO erfordert hätte, kann dahin­ste­hen, weil die Beklagte sich hier­auf für die Begrün­de­theit ihres Antrags nach § 719 Abs. 2 ZPO nicht stützt.

Der nicht zu erset­zende Nachteil liegt nach ihrem Vor­brin­gen vielmehr darin, dass sie sich verpflichtet sieht, sich an ein gerichtlich­es Ver­bot zu hal­ten, dessen Grund­lage mit der Nichtigerk­lärung des Klagepatents durch das Patent­gericht ent­fall­en sei. Dem kann nicht beige­treten wer­den. Der Umstand, dass das Klagepatent erstin­stan­zlich für nichtig erk­lärt wor­den ist, recht­fer­tigt für sich allein genom­men und ohne weit­ere Umstände, für die hier nichts gel­tend gemacht und ersichtlich ist, nicht die Annahme, dass die (weit­ere) Zwangsvoll­streck­ung einen für den Schuld­ner nicht zu erset­zen­den Nachteil im Sinne von § 719 Abs. 2 ZPO darstellt. Die auf den Zeit­punkt der Anmel­dung der Erfind­ung zum Schutzrecht zurück­wirk­ende Gestal­tungswirkung der Nichtigerk­lärung eines Patents tritt erst mit der Recht­skraft des Nichtigkeit­surteils ein3. Dass das Urteil des Patent­gerichts vom 07.05.2014 bere­its in Recht­skraft erwach­sen wäre, macht die Beklagte selb­st nicht gel­tend und dafür ist auch nichts ersichtlich. Dem im Ver­let­zung­sprozess aus­ge­sproch­enen Unter­las­sungs­ge­bot ist dementsprechend gegen­wär­tig nicht die materiell­rechtliche Grund­lage ent­zo­gen. Bei der gebote­nen wer­tenden Betra­ch­tung kann der Erlass eines der Nichtigkeit­sklage stattgeben­den erstin­stan­zlichen Urteils im Nichtigkeitsver­fahren für sich allein nicht als eine so gravierende Zäsur ange­se­hen wer­den, dass deshalb ohne Weit­eres die Ein­stel­lung der Zwangsvoll­streck­ung nach § 719 Abs. 2 ZPO gerecht­fer­tigt wäre.

Bun­des­gericht­shof, Beschluss vom 8. Juli 2014 — X ZR 61/13

  1. BGH, Beschluss vom 04.06.2008 XII ZR 55/08, NJW-RR 2008, 1038 Rn. 5; Beschluss vom 20.03.2012 — V ZR 275/11, NJW 2012, 1292 Rn. 5 []
  2. BGH, NJW 2012, 1292 Rn. 5 []
  3. BGH, Urteil vom 05.07.2005 — X ZR 167/03, GRUR 2005, 935, 936 — Ver­gle­ich­sempfehlung II []