Angrif­fe gegen die Patent­fä­hig­keit – und die Hin­wei­se des Gerichts

Greift das Patent­ge­richt in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteil­ten Hin­weis nur ein­zel­ne Angriffs­mit­tel des Klä­gers auf, so hat der Beklag­te in der Regel kei­nen Anlass, zusätz­lich zu Hilfs­an­trä­gen, die dem erteil­ten Hin­weis Rech­nung tra­gen, vor­sorg­lich wei­te­re Hilfs­an­trä­ge im Hin­blick auf Angriffs­mit­tel zu stel­len, auf die das Patent­ge­richt in sei­nem Hin­weis nicht ein­ge­gan­gen ist oder die es als nicht aus­sichts­reich ein­ge­schätzt hat.

Angrif­fe gegen die Patent­fä­hig­keit – und die Hin­wei­se des Gerichts

Nach der Recht­spre­chung des Senats ist ein Nich­tig­keits­klä­ger grund­sätz­lich nicht gehal­ten, den Angriff gegen die Patent­fä­hig­keit des Streit­pa­tents auf alle denk­ba­ren Gesichts­punk­te zu stüt­zen, ins­be­son­de­re mit einer Viel­zahl unter­schied­li­cher Argu­men­ta­ti­ons­li­ni­en zu begrün­den, war­um der Gegen­stand der Erfin­dung durch den Stand der Tech­nik vor­weg­ge­nom­men oder nahe­ge­legt sei. Hier­durch wür­de eine sinn­vol­le Kon­zen­tra­ti­on des erst­in­stanz­li­chen Ver­fah­rens behin­dert. Der Hin­weis, den das Patent­ge­richt nach § 83 Abs. 1 PatG gibt, dient unter ande­rem dazu, eine sach­ge­rech­te Fokus­sie­rung der Argu­men­ta­ti­on zu ermög­li­chen [1].

Die­se Grund­sät­ze gel­ten für die Ver­tei­di­gung des Nich­tig­keits­be­klag­ten ent­spre­chend. Auch die­ser ist nicht ohne wei­te­res gehal­ten, allen vom Klä­ger vor­ge­tra­ge­nen Angriffs­mit­teln mit einer Viel­zahl von Hilfs­an­trä­gen ent­ge­gen­zu­tre­ten. Im Ein­zel­fall mag zwar ein­zel­nen Angriffs­mit­teln offen­sicht­lich ein so gro­ßes Gewicht zukom­men, dass eine beschränk­te Ver­tei­di­gung mit Haupt- oder Hilfs­an­trag schlech­ter­dings uner­läss­lich erscheint. Greift das Patent­ge­richt in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteil­ten Hin­weis aber nur ein­zel­ne Angriffs­mit­tel des Klä­gers auf, so hat der Beklag­te in der Regel jedoch kei­nen Anlass, zusätz­lich zu Hilfs­an­trä­gen, die dem erteil­ten Hin­weis Rech­nung tra­gen, vor­sorg­lich wei­te­re Hilfs­an­trä­ge im Hin­blick auf Angriffs­mit­tel zu stel­len, auf die das Patent­ge­richt in sei­nem Hin­weis nicht ein­ge­gan­gen ist oder die es als nicht aus­sichts­reich ein­ge­schätzt hat.

Im Streit­fall bestand für die Beklag­te mit­hin erst dann Anlass für die hier in Rede ste­hen­de Ände­rung des Patent­an­spruchs, als der Senat sie dar­auf hin­ge­wie­sen hat­te, dass das Feh­len der Wor­te „im Rück­kopp­lungs­pfad“ zu einer unzu­läs­si­gen Erwei­te­rung füh­ren könn­te. Auf die­sen Hin­weis hat die Beklag­te umge­hend reagiert.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 27. Mai 2014 – X ZR 2/​13

  1. BGH, Urteil vom 28.08.2012 – X ZR 99/​11, BGHZ 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38 – Fahr­zeug­wech­sel­strom­ge­ne­ra­tor; Urteil vom 28.05.2013 – X ZR 21/​12, GRUR 2013, 912 Rn. 71 – Walz­stra­ße[]