Angriffe gegen die Patentfähigkeit — und die Hinweise des Gerichts

Greift das Patent­gericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteil­ten Hin­weis nur einzelne Angriff­s­mit­tel des Klägers auf, so hat der Beklagte in der Regel keinen Anlass, zusät­zlich zu Hil­f­santrä­gen, die dem erteil­ten Hin­weis Rech­nung tra­gen, vor­sor­glich weit­ere Hil­f­santräge im Hin­blick auf Angriff­s­mit­tel zu stellen, auf die das Patent­gericht in seinem Hin­weis nicht einge­gan­gen ist oder die es als nicht aus­sicht­sre­ich eingeschätzt hat.

Angriffe gegen die Patentfähigkeit — und die Hinweise des Gerichts

Nach der Recht­sprechung des Sen­ats ist ein Nichtigkeit­skläger grund­sät­zlich nicht gehal­ten, den Angriff gegen die Patent­fähigkeit des Stre­it­patents auf alle denkbaren Gesicht­spunk­te zu stützen, ins­beson­dere mit ein­er Vielzahl unter­schiedlich­er Argu­men­ta­tion­slin­ien zu begrün­den, warum der Gegen­stand der Erfind­ung durch den Stand der Tech­nik vor­weggenom­men oder nahegelegt sei. Hier­durch würde eine sin­nvolle Konzen­tra­tion des erstin­stan­zlichen Ver­fahrens behin­dert. Der Hin­weis, den das Patent­gericht nach § 83 Abs. 1 PatG gibt, dient unter anderem dazu, eine sachgerechte Fokussierung der Argu­men­ta­tion zu ermöglichen1.

Diese Grund­sätze gel­ten für die Vertei­di­gung des Nichtigkeits­beklagten entsprechend. Auch dieser ist nicht ohne weit­eres gehal­ten, allen vom Kläger vor­ge­tra­ge­nen Angriff­s­mit­teln mit ein­er Vielzahl von Hil­f­santrä­gen ent­ge­gen­zutreten. Im Einzelfall mag zwar einzel­nen Angriff­s­mit­teln offen­sichtlich ein so großes Gewicht zukom­men, dass eine beschränk­te Vertei­di­gung mit Haupt- oder Hil­f­santrag schlech­ter­d­ings uner­lässlich erscheint. Greift das Patent­gericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteil­ten Hin­weis aber nur einzelne Angriff­s­mit­tel des Klägers auf, so hat der Beklagte in der Regel jedoch keinen Anlass, zusät­zlich zu Hil­f­santrä­gen, die dem erteil­ten Hin­weis Rech­nung tra­gen, vor­sor­glich weit­ere Hil­f­santräge im Hin­blick auf Angriff­s­mit­tel zu stellen, auf die das Patent­gericht in seinem Hin­weis nicht einge­gan­gen ist oder die es als nicht aus­sicht­sre­ich eingeschätzt hat.

Im Stre­it­fall bestand für die Beklagte mithin erst dann Anlass für die hier in Rede ste­hende Änderung des Paten­tanspruchs, als der Sen­at sie darauf hingewiesen hat­te, dass das Fehlen der Worte “im Rück­kop­plungsp­fad” zu ein­er unzuläs­si­gen Erweiterung führen kön­nte. Auf diesen Hin­weis hat die Beklagte umge­hend reagiert.

Bun­des­gericht­shof, Urteil vom 27. Mai 2014 — X ZR 2/13

  1. BGH, Urteil vom 28.08.2012 — X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38 — Fahrzeug­wech­sel­strom­gen­er­a­tor; Urteil vom 28.05.2013 — X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 71 — Walzs­traße []